　ローライブラリー ◆ 2015 年 2 月 6 日掲載　新・判例解説 Watch ◆ 知的財産法 No.94 文献番号 z18817009-00-110941178 特許権者と独占的通常実施権者による損害賠償請求【文献種別】　判決／東京地方裁判所【裁判年月日】　平成 25 年 1 月 31 日【事件番号】　平成 21 年（ワ）第 23445 号【事　件　名】　特許権侵害差止請求事件【裁判結果】　一部認容、一部棄却【参照法令】　特許法 77 条 4 項・102 条、民法 709 条【掲　載　誌】　裁判所ウェブサイト LEX/DB 文献番号 25445300 …………………………………… …………………………………… を認め、原審とは反対に、本件特許権 2 についてのみ侵害を肯定した。Ｘ３社による損害賠償請求の可否及び 102 条の類推適用の可否については、Ｘ３社がＸ２から独占的通常実施権を設定された旨認定した上で、原審の判断を維持している。ただし、特許権者Ｘ２が控訴していなかったため、Ｘ２による損害賠償請求の可否（下記判決の要旨２に相当する部分）は判断されていない。事実の概要原告Ｘ１社は、発明の名称を「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法」とする特許権（以下、これを「本件特許権 1」という）の特許権者であり、原告Ｘ２は発明の名称を「ロータリー式撹拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする特許権（以下、これを「本件特許権 2」という）の特許権者である。原告Ｘ２が現在、代表取締役を務めている原告Ｘ３社は、Ｘ１社及びＸ２から、それぞれ本件特許権 1、本件特許権 2 について独占的通常実施権の設定を受けたと主張している。しかし、Ｘ１社・Ｘ３社間の独占的通常実施権設定契約後に、Ｘ１社が訴外Ａ社に対し、同じく本件特許権 1 について実施対価を無償とする通常実施権を設定し、その旨の登録がされたとも認定されている。Ｘ１社、Ｘ２、Ｘ３社は、被告Ｙ社が製造販売する製品が、本件特許権 1 及び本件特許権 2 を侵害すると主張して、Ｘ１社・Ｘ２がＹ社に対する製品の製造・販売の差止めを、Ｘ１社・Ｘ２・Ｘ３社がＹ社に対する不法行為に基づく損害賠償を求めて訴えを提起した。東京地裁は、Ｙ社による本件特許権 1 の侵害のみを認め、Ｘ１社による差止請求を肯定した上で、Ｘ１社とＸ３社による損害賠償請求について、下記判決の要旨の通り判示した。本件における争点は多岐にわたるが、本稿では、損害賠償に関する争点のみを扱うこととする。なお、本件控訴審である知財高判平 26・3・26 平成 25 年（ネ）第 10017 号・10041 号は、本件特許権 1 について特許法 104 条の 3 の適用を認めて侵害を否定し、本件特許権 2 について、原審口頭弁論終結後に確定した訂正後の発明に基づき、原審では主張されていなかった均等論の適用 vol.7（2010.10） vol.17（2015.10）判決の要旨１　独占的通常実施権者Ｘ３社による損害賠償請求Ｘ３社は、少なくとも、Ｘ１社から、本件特許権 1 の全部につき、無償で独占的通常実施権の許諾を受けたことが認められる。確かに、本件特許権 1 については、Ｘ１社がＡ社に通常実施権を設定し、設定登録が経由されたことが認められる。一方で、Ｘ１社とＸ３社が独占的通常実施権許諾契約書を作成した当時の両原告の代表取締役社長であった訴外Ｂは、Ａ社に上記通常実施権の設定がされた当時も、引き続きＸ３社の代表取締役に在職し、上記通常実施権の設定及びその設定登録を了承していたことが認められる。「特許法 77 条 4 項は、専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合には、他人に通常実施権を許諾することができる旨規定しており、同規定は、専用実施権者が第三者に通常実施権を許諾した場合であっても専用実施権を有することに影響を及ぼすものではないことを前提としているものと解されるものであり、かかる規定の趣旨に鑑みれば、特許権者が独占的通常実施権を許諾した後に、そ 1 1 新・判例解説 Watch ◆ 知的財産法 No.94 Ｘ３社の上記損害賠償請求権……とＸ１の上記損害賠償請求権……とは、その重複する限度で、いわゆる不真正連帯債権の関係に立つものと解するのが相当である。」の独占的通常実施権者の了承を得て、第三者に通常実施権を設定した場合には、通常実施権が設定されたからといって直ちに当該独占的通常実施権者の地位に影響を及ぼすものではないというべきである。また、本件においては、Ｘ１社がＸ３社及びＡ社以外の第三者に本件特許権 1 の実施権を許諾していることをうかがわせる証拠はなく、また、Ａ社が本件特許権 1 の特許発明の実施品を現実に販売していることを認めるに足りる証拠もないことに照らすならば、Ａ社に対する上記通常実施権の設定によって、Ｘ３社による本件独占的通常実施権……に基づく本件特許権 1 の実施についての事実上の独占が損なわれたものということはできない。」「独占的通常実施権者は、登録によって公示がされていない点などで専用実施権者とは異なるが、その実施権に基づいて特許権を独占的に実施して利益を上げることができる点においては専用実施権者と実質的に異なるものではなく、損害については基本的に専用実施権者と同様の地位にあるということができるから、独占的通常実施権者については、特許法 102 条 1 項又は 2 項を類推適用することができると解するのが相当である。」判例の解説一　判決の意義本判決は、特許権者が独占的通常実施権者の許諾のもと他社に実施許諾を与えていた場合について、独占的通常実施権者による損害賠償請求を認めた点、さらに、無償の独占的通常実施権を設定し、自らも実施していない特許権者による損害賠償請求について、102 条 3 項の適用を認めた点に特徴がある。独占的通常実施権者による損害賠償請求に関しては、これまで多くの裁判例が蓄積しているところ、本判決は、これに新たな一事例を付け加えるものとして意義がある。二　独占的通常実施権者Ｘ３社による損害賠償請求１　「事実上の独占状態」の保持と不法行為の成否本件では、独占的通常実施権者以外に、特許権者が通常実施権の設定を行っていたケースで、独占的通常実施権者が、侵害者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができるのかが 1 つの争点となった。この問題に関しては、東京地判平 15・6・27 判時 1840 号 92 頁［花粉のど飴］が、商標の独占的通常使用権者による損害賠償請求を否定している。「独占的通常使用権者に固有の損害賠償請求権を認めるにしても、それは独占的通常使用権者が契約上の地位に基づいて事実上本件登録商標の使用権を専有しているという事実状態が存在することを前提とするものであるところ」、このような前提を欠く場合には、独占的通常使用権の侵害を理由として損害賠償を請求することは許されないというのである。本判決も、独占的通常実施権者Ｘ３社による損害賠償請求を基礎付けるのに、「本件独占的通常実施権……に基づく本件特許権 1 の実施についての事実上の独占」を要求するかのような趣旨を窺うことができ、単に、独占的通常実施権設定契約の有効な成立のみでは足りず、花粉のど飴事件同様、独占的通常実施権者による事実上の独占状態を要求していると解する余地もある。もっとも、２　特許権者Ｘ１社による損害賠償請求判旨は、Ｘ１社による損害賠償請求について、Ｘ１社が自己実施していないことを認定した上で、特許法 102 条 3 項に基づきＹ社の売上げの 3％を賠償額とする請求を認めた。しかしながら、「特許法 102 条 1 項は、侵害者の侵害行為がなければ権利者が自己の物を販売することができたことによる得べかりし利益（逸失利益）の損害額の算定方式を定めた規定であって、侵害者の侵害行為（特許権の実施行為）がなかったという仮定を前提とした損害額の算定方式を定めた規定であるのに対し、同条 3 項は、侵害者の特許権の実施行為があったことを前提として権利者が受けるべき実施料相当額の損害額の算定方式を定めた規定であって、両者は前提を異にする損害額の算定方式であり、1 つの侵害行為について同条 1 項に基づく損害賠償請求権と同条 3 項に基づく損害賠償請求権とが単純に並立すると解すると、権利者側に逸失利益を超える額についてまで損害賠償を認めることとなり、妥当でないというべきであるから、 2 2 新・判例解説 Watch 新・判例解説 Watch ◆ 知的財産法 No.94 仮にそうであったとしても、花粉のど飴事件と本件とでは、事案に重要な差異があり、それが結論の違いにつながった可能性がある。1 つは、花粉のど飴事件では、商標権者が独占的通常使用許諾契約に反して通常使用権を付与したのに対し、本件では、特許権者の第三者に対する実施許諾を独占的通常実施権者が了承していたと評価しうる事案であった。もう 1 つの違いは、花粉のど飴事件では、商標権者から許諾を得た通常使用権者が実際に商標を使用し製品を販売していたが、本件では、通常実施権者Ａ社は未だ実施行為を行っていなかった。この事案の差異は、仮に花粉のど飴事件のような判断枠組みを取る場合に、独占的通常実施権者固有の損害賠償請求を基礎付ける「独占という事実状態」の意義を明らかにする上で重要となる。すなわち、独占という事実状態について、 ①特許権者がおよそ第三者に実施許諾していない場合のみ独占の事実状態が維持されているという理解（特許権者による第三者への実施許諾を独占的で決定された場合には、なお独占的通常実施権者が認めた者のみで実施を独占しており、無断で他者に実施許諾されることはない。その意味で、独占的通常実施権者が実施をコントロールしうる地位は維持されているため、未だ独占的通常実施権設定契約に基づく実施の独占状態を脱していないということになろうか。さらに、本判決は③の理解に立つと解する余地もないではないが、通常実施権者Ａ社による実施が現実に行われていなかったという理由付けは、だめ押し的になされているようにも読める。確かに、実施を現実に独占しているという事実状態、現実の独占的利益というものを重視するのであれば、通常実施権を与えられた第三者が現実に実施していなければ、独占的通常実施権者による独占という事実状態が維持されているのであるから、侵害行為が行われた場合には、なお、損害賠償請求権を行使可能と考えることもできそうではある。しかし、このように考えると、独占的通常実施権者のみならず、非独占的通常実施権者であっても、たまたま特許権者が他者に実施許諾せず、あるいは、実施許諾していても当該実施権者が現実に実施するまでの間は、事実上、実施の独占状態にあったということができ、この独占状態を破る侵害者に対し、非独占的通常実施権者も損害賠償請求を行いうるという帰結につながりかねず、妥当ではない。たまたま他に誰も実施をしておらず、自分だけが実施を事実上独占しているという状態のみをもって、この事実状態に起因する利益を民法 709 条の「法律上保護される利益」と評価することができないのはいうまでもないであろう。花粉のど飴事件も、「商標権者等は、契約上独占的通常使用権者に対して当該登録商標を唯一使用し得る地位を第三者との関係でも確保すべき義務を負っているものであるから、独占的通常使用権者は、このことを通じて、当該登録商標を独占的に使用し、これを使用した商品を市場で販売することによる利益を独占的に享受し得る地位にあるものと評価することができる」と述べてお 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 り、あくまで、独占的通常実施権設定契約に基づ 4 4 4 4 4 4 4 き実施権を専有することにより実施を独占しうる地位・利益を「法律上保護される利益」と捉えており、非独占的通常実施権者にまで損害賠償請求権を認めるものでないことは明らかである。判決が要求しているのが、「現実に他に誰も実施して通常実施権者が承諾していても、実施許諾が行われた以上、もはや独占状態は維持されていない）、②特許権者が独占的通常実施権設定契約に反して、すなわち、独占的通常実施権者の承諾を得ずに実施許諾をしていなければ独占の事実状態が維持されているという理解、あるいは、③現実に他者が実施していなければ独占の事実状態が維持されているという理解（たとえ特許権者が他者に通常実施権を付与したとしても、当該通常実施権者が現実に実施していない段階であれば、なお独占的通常実施権者のみが実施を行っており、独占状態が維持されている）がありうる。花粉のど飴事件は②の立場であると理解されている１）。本判決も①に立たないことは明らかである。学説においても、少なくとも明示的に①の理解をする立場はないようである。特許権者が独占的通常実施権者以外の者に許諾していた場合には、もはや当該損害賠償請求は認められないとの立場に与する者２）であったとしても、第三者に対する実施許諾が独占的通常実施権設定契約に反してなされたことを前提としているように思われる。本判決が説くように、専用実施権者が他者に実施許諾しても専用実施権に何らの影響を与えないことに照らしても、たとえ、特許権者が他者に実施を許諾した、あるいは、特許権者自身が実施しうるとしても、これが独占的通常実施権者の承諾のもと vol.7（2010.10） vol.17（2015.10） 3 3 新・判例解説 Watch ◆ 知的財産法 No.94 常実施権設定契約がされていたケースでは、特許権者の逸失約定実施料額を差し引いて独占的通常実施権者の損害額を算定するものもあるが７）、3 項に基づく特許権者の損害賠償請求権と 2 項類推適用に基づく独占的通常実施権者の損害賠償請求権をともに認めた上で、重複する限度で不真正連帯債権の関係に立つと説く判決もある８）。いずれにせよ、侵害者が 1 つの特許権侵害行為に基づき重複した損害賠償義務を負担するという事態は回避される。もっとも、学説には、特許権者の 3 項に基づく損害賠償請求を否定した上で、独占的通常実施権者の損害額算定にあたり、特許権者に支払うべき約定実施料額があれば、これを控除し、特許権者は、約定実施料額の減収分を逸失利益として賠償請求すれば足りると説く者もある９）。独占的通常実施権を設定した特許権者は、これにより市場を排他的に利用する機会を活用済みであるため、 3 項の適用は否定されるというのである。この立場に立てば、本判決とは異なり、無償の独占的通常実施権が設定された場合、特許権者は一切の損害賠償請求を行うことができなくなる。いないという事実状態」ではなく、「使用権を専有しているという事実状態」であるという点にも、この趣旨が現れている。なお、花粉のど飴事件以降、「独占的通常実施権」の設定を約するかのような契約があったとしても、特許権者が第三者に対しても通常実施権を付与していたことを理由に（本件と同じく、（独占的）通常実施権者の了承があった事案を含む）、当該契約により付与されたのが独占的通常実施権であること自体を否定する裁判例が現れている３）。これに対して、本判決は、他者に対する実施許諾につき独占的通常実施権者Ｘ３社の了承があったものと評価した上で、専用実施権との対比から、独占的通常実施権者の地位に影響はないと断じている点も特徴的である。２　特許法 102 条 1 項・2 項の類推適用独占的通常実施権者による損害賠償請求が肯定される場合、花粉のど飴事件など少数を除く多くの裁判例は、102 条 1 項・2 項の類推適用を肯定するようである４）。独占的通常実施権者が自ら侵害品と競合する製品を販売している場合には、侵害行為により、独占的通常実施権者にも売上げ減少による逸失利益が発生するところ、その額の立証が極めて困難であることは、特許権者や専用実施権者が請求を行う場合と何ら異なるところはなく、立証困難の軽減を図るという 102 条 1 項・2 項の趣旨は独占的通常実施権者にも妥当すると考えるべきである。なお、本件では、3 項の類推適用について当事者は主張を行っていないが、同項の類推適用の可否についても議論がある５）。 ●――注１）金子敏哉「特許権の侵害者に対する独占的通常実施権者の損害賠償請求権」知的財産法政策学研究 21 号（2008 年）215 頁。２）三村量一「特許実施許諾契約」椙山敬士ほか編『ライセンス契約』（日本評論社、2007 年）123 頁以下、中山信弘『特許法〔第 2 版〕』（弘文堂、2012 年）467 頁、同『著 2014 年）642 頁もこの立場か。（有斐閣、作権法〔第 2 版〕』３）金子・前掲注１）215 頁以下に紹介されている裁判例を参照。４）裁判例の詳細な紹介は、金子・前掲注１）208 頁以下、三　特許権者Ｘ１社による損害賠償請求 102 条 3 項の適用は、本件でもそうであったように、一般に、独占的通常実施権者ではなく特許権者による損害賠償請求において主張されることが多い。本件では、特許権者Ｘ１社は実施を行っておらず、また、Ｘ３社に付与されたのも無償の独占的通常実施権であったというケースにおいて、Ｘ１社に対する 3 項の適用を肯定している。従来の裁判例でも、これを肯定するものが多数であった６）。しかしながら、たとえ、特許権者に 3 項に基づく損害賠償請求を認めるとしても、独占的通常実施権者による損害賠償請求と重複しないよう処理されている。たとえば、有償の独占的通 4 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（下巻）』（青林書院、2011 年）1567 頁、1623 頁以下［飯田圭執筆］参照。５）中山＝小泉・前掲注４）1687 頁以下参照。６）中山＝小泉・前掲注４）1685 頁以下。７）金子・前掲注１）211 頁以下。８）大阪地判平 19・11・19 平成 18 年（ワ）第 6536 号・ 12229 号［爪切り］、大阪地判平 22・12・26 平成 22 年（ワ）第 4770 号［長柄鋏］、東京地判平 23・12・27 平成 21 年（ワ）第 13219 号［蒸気モップ］。９）増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第 4 版〕』（有斐閣、 2012 年）402 頁以下［田村善之執筆］。京都大学准教授　愛知靖之 4 新・判例解説 Watch