知的財産権講義（７） 主として特許法の理解のために 平成16年2月3日（火） 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 池田 博一 第６回目設問の解答 設問【１】 同一の発明に関する出願の先後は、出願日をもって決するが、同 日出願のときは、出願前の事情が考慮されることがある。 我が国では、先出願主義（39条）が採用されていますので、 先に発明したかどうかといった、出願前の事情が考慮さ れることはありません。 設問【２】 同一発明に関して、二つの出願が同一人によって同日になされたとき は、その出願人は当然に特許を受けることができる。 同一人ではあっても、重複して特許権の設定の登録が為さ れることはありません。特許権の設定の登録後に、重複した 権利の一方が第三者に譲渡されたとすれば、権利の錯綜を 生ずることになるからです。したがって同一人であっても39条 の協議命令が発せられることになります。 設問【３】 一度出願したものを取り下げ・放棄したときは、これを再度出願す れば特許を受けることができることがある。 取り下げ、放棄された出願には先願の地位が残りませ ん（39条）ので、再度出願すれば特許を受けることがで きる場合があり得ます。もちろん拒絶理由を解消すべく 明細書等の内容を修正する必要があります。また、すで に出願公開されている場合には、出願人同一、又は発 明者同一であっても29条1項三号で拒絶されます。すで に、29条の２の適用の場面ではありません。 設問【４】 一度出願したものが出願拒絶されたときは、これを再度出願しても特 許を受けることができる場合はない。 同日出願について拒絶査定が確定した場合には、先願 の地位が残りますが、それ以外の拒絶理由の場合には、 先願の地位が残りませんので、再度出願をすれば、特許 を受けることができる場合があり得ます。前の設問と同様 に、拒絶理由を解消すべく明細書等の内容を修正する必 要があります。また、出願公開されていないことを要しま す。 設問【５】 第三者に発明を不正に取得され、その第三者による出願が出願公開さ れたときは、真の発明者が特許を受けることができる場合はない。 その第三者の出願は、冒認出願として拒絶査定を受けます が、この場合、先願の地位は残りません（39条）。また、29条 の2の拡大された先願の地位は、発明者が同一の場合には 適用されませんから、真の発明者が出願すれば特許を受け ることができる場合があり得ます。この場合、発明者の同一 は、形式的にではなく、実質的に判断されます。ただし、 真の発明者は、冒忍者の出願が出願公開される前に出願 する必要があります。また、願書の補正といった手段によっ て、当該出願そのものを維持することも考えられます。 設問【６】 発明者が同一であれば、発明者の先願であって出願公開されたも のを引用して拒絶されることがない。 29条の２の括弧書きに「その発明又は考案をした者が 当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である 場合におけるその発明又は考案を除く」とあります。 したがって、２９条の２を理由として拒絶されることはあ りません。ただし、先願が出願公開された後に出願した 場合には、29条1項三号を理由として拒絶されることが あり得ます。 設問【７】 出願人が同一であっても、出願人の後願であって先願の出願公開前 に出願したものは、特許を受けることができる場合がない。 29条の2の括弧書において、出願人が同一の場合にも拡 大された先願の地位は適用されない旨が規定されていま す。したがって、２９条の２を理由として拒絶されることは ありません。この設問では、後願は出願公開前に出願さ れていますので29条1項三号が適用されることはありませ ん。 先願の出願 29条の２ 出願公開 29条1項三号 設問【８】 原子力変換物質に関する特許は、一定の制約が課せられることがあ る。 現行の特許法上はなんら特別の規定は設けられていませ ん。しかし、原子力基本法17条ないし19条に一定の制約が 課せられる旨が規定されています。特許法９３条の裁定に よる通常実施権に類似の規定もあります。 設問【９】 クローン人間に関する発明は、公序良俗を害するおそれがあるの で特許されることはない。 「発明の本来の目的は公序良俗を害するおそれはないが、 使用の仕方が異常である場合には公序良俗を害するおそ れがある」という範疇に属すると思います。したがって、拒 絶査定を受けることはないと思います。だからといって、ク ローン人間に関する研究が自由にできるということにはな らないことに注意して下さい。 設問【１０】 クローン人間に関する発明には、国際条約によって特許を付与す ることができない。 一般には議論の多いところですが、今のところ特許を付 与することを禁止するという動きにはなっていないと思い ます。 第７回目講義の内容 第７回目講義の設問 講義の具体的内容に入る前に、いつもの 様に設問を検討します。 設問【１】 特許請求の範囲においては、同一の発明について複数の請求項 を設けることも可能である。 36条の記載要件の問題です。 設問【２】 特許請求の範囲においては、同一の願書で複数の発明について 特許を受けることができる場合がある。 原則的には、一出願一発明ですが------ 設問【３】 複数の発明を一の願書で出願した場合、その一部の発明 を分割して新たな出願とすることができる場合がある。 出願の分割（44条）の規定があります。 設問【４】 ボルトの発明とナットの発明は、一の出願で特許を受けること ができる場合がある。 ボルトとナットとは物としては別個のものですが-----------組として使用しないと役に立ちません。そこで、共通の技 術的特徴を観念することができる場合があると考えられ ます。受信機と送信機の場合も同様です。 設問【５】 物質Aと物質Aを生産する方法は、一の願書で特許を受けるこ とができる場合がある。 これも37条の問題です。 設問【６】 物質Aと物質Aによる殺虫方法は、一の願書で特許を受けるこ とができる場合はない。 物と単純方法の関係にある場合の37条の取扱いです。 設問【７】 特定構造のプレハブハウスと特定構造のプレハブハウスの収納運 搬方法は、一の願書で特許を受けることができる場合はない。 物とその取扱い方法との関係への37条の適用事例です。 設問【８】 我が国における一の願書で特許を受けることができる範囲は国 際的基準と完全に一致している。 国際的基準とは、たとえばPCTのこと------ 設問【９】 出願に係る発明に関する先行技術文献のうち公知なものにつ いてその存在を審査官から通知された場合に、適切な対応を 欠く場合には拒絶理由通知を受けることがある。 49条五号には拒絶理由として掲げられています。 設問【１０】 出願に係る発明に関する先行技術文献のうち既知のものについて、 故意に明細書にその情報の所在を記載しなかったとしても直ちに 拒絶理由通知を受ける訳ではない。 審査官は、出願人がどの程度先行技術調査をしたかに ついて知るはずはない------ 本日の講義の内容に入ります。 １）出願の単一性（改正前） ２）発明の単一性（改正後） ３）特許要件のまとめ ４）先行技術調査 ５）中村修二VS.日亜化学工業（株）続報 出願の単一性（１） 出願の単一性とは、ひとつの願書で出願できる発明の範囲をいいます （37条）。 昭和62年の改正前は、一発明一出願の原則のもと、例外的に一定の そこで、昭和62年改正により、複数の発明であっても一定の関係を有 密接な関係を有する複数の発明を一出願に含めることができる併合出 するものは一の願書で一出願できる出願の単一性を規定することにし 願制度を採用していました。 ました（37条）。 しかし、近年の技術開発の高度化等にともない、開発の成果は多様に さらに、平成15年には、発明の単一性の要件を国際的に調和させるこ 密接に関連する一群の発明として得られる場合が多く、一出願に含め とにより、国際的な権利取得と円滑化および判断に要する負担の軽減 ることができる発明の範囲を従来以上に拡大し、欧米先進国との調和 を図ることを目的として、法改正が行われ、平成16年1月1日から施行さ を図る必要が生じました。 れています。 出願の単一性（２） 37条は、49条列挙事由には掲げられていますが、（特許異議の申し立 て理由（113条）、）特許無効理由（123条）には掲げられていません。 したがって、特許庁審査官の過誤によって一旦特許権が発生した後は、 出願の単一性の瑕疵は問題となりません。発明それ自体の瑕疵では ないと解されるからです。 むしろ、登録事務、出願審査の手続、権利の取引、特許情報としての 利用の側面からの要請から、出願の単一性が求められているものと理 解することができます。特許庁としては、出願手数料、審査手数料、特 許料等の収入の適正化の観点からも出願の単一性を合理化すること ができます。 出願の単一性（３） 改正前の特許法においては、最も適切な一つの発明（特定発明）を選択 したときに、すべての発明が下記のいずれかの要件に該当する場合に は出願の単一性が満たされているとされていました。 特定発明と産業上の利用分野及び解決課題が同一の発明であること （同一号） カテゴリー（物と物、方法と方法）は同一であることが必要です。 「産業上の利用分野」とは、その発明と同一の技術分野、又はその発明 と直接関連性を有する分野をいいます。 「同一」とは、技術分野が一致、重複、技術的に直接関連性を有すること をいいます。新規の技術分野における発明の場合には、開拓された新し い技術分野を考慮することで足ります。 「解決課題」とは、出願時まで未解決であった技術上の課題をいいます。 「同一」とは、解決課題がが一致、重複することをいいます。 改正前37条一号 すべて同一の カテゴリーに属すること 関連発明２ 関連発明１ 特定発明 関連発明３ 関連発明どうしは ３７条一号の関係を 満たさないことが ありえます。 関連発明４ 出願の単一性（４） 【産業上の利用分野が同一】 【技術分野が一致】 特定発明：流体を用いた自動変速機 関連発明：金属ベルトを用いた自動変速機 【例：技術分野が重複】 特定発明：磁気材料XとYとを２層にコーティングした磁気記録媒体 関連発明：磁気材料XとYとを２層にコーティングした磁気円盤を （特定構造の）ジャケットに収めたフロッピーディスク 【例：技術分野が直接関連】 特定発明：リニアモーターを利用した自動ドア用駆動装置 関連発明：リニアモータを利用したドア駆動装置を有する（特定構造 の）自動ドア 出願の単一性（５） 【解決課題が同一】 特定発明：窒化ケイ素と炭化チタンとからなる導電性セラミックス 関連発明：窒化ケイ素と窒化チタンとからなる導電性セラミックス （出願時まで未解決であった課題は､セラミックスに導電性を 付与することによって放電加工を可能とすることであったとき） 【サブコンビネーション】 特定発明：映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機 関連発明：受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機 サブコンビネーションとは、組み合わされる各装置の発明、各工程の発 明をいいいます。一方、コンビネーションとは二以上の装置を組み合わ せてなる全体装置の発明や二以上の工程を組み合わせてなる製造方 法の発明等をいいます。 出願の単一性（６） 特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部 が同一の発明であること（同二号） 請求項に記載する事項の主要部：発明特定事項のうち、解決課題に対 応した新規な事項をいいます。ここで同一とは、主要部が主要部となっ ている場合のみならず、全部が主要部である場合、主要部が全部であ る場合も含みます。 ここでもカテゴリーが同一であることが要求されます。 最終生産物と中間体の発明も３７条二号の要件を満たし、一出願が可 能です。 関連発明１： 特定発明の主要部を その主要部としている場合 37条二号 関連発明２： 特定発明の全部を その主要部としている場合 特定発明 特定発明の 主要部 ここでも、カテゴリーが 同一であることが必要 関連発明３： 特定発明の主要部を その全部としている場合 出願の単一性（７） 【３７条二号に該当する例】 特定発明：高分子化合物A(酸素バリアー製の良い透明物質) 関連発明：高分子化合物Aからなる食品包装容器 １）両発明技術分野は技術的に直接関連性を有し、 産業上の利用分野は同一である。 ２）また、関連発明において、特定発明の新規な高分子化合物A を請求項に記載する事項の主要部としているので、両発明の 請求項に記載する事項の主要部は同一である。 出願の単一性（８） 特定発明（物の発明の場合）とその物を生産する方法等、その他の物 の発明であること（同三号） 【37条三号に該当する例】 【物質と触媒】 特定発明：物質A 関連発明：物質Aを生産するための触媒X 【物とその製造方法】 【物質とその利用方法】 特定発明：下部に拡大球根部を設けた基礎ぐい 特定発明：物質A 関連発明：爆薬の爆発により地中に空洞を形成した後、 関連発明：物質Aによる殺虫方法 その内部にコンクリート材を流し込む拡大球根部の造成方法 【物と取扱い方法】 特定発明：特定構造のプレハブハウス 関連発明：特定構造のプレハブハウスの収納運搬方法 出願の単一性（９） 特定発明（方法の発明の場合）の実施に直接使用する機械等その他 の物の発明（同四号） 【37条四号に該当する例】 【方法と直接使用する物】 特定発明：微生物Xを培養することによる抗生物質Aの製法 関連発明：微生物X 【方法と直接使用する装置】 特定発明：特定の手順よりなる水深測定方法 関連発明：特定構造を有する対象物距離測定装置 出願の単一性（１０） その他政令（施行令２条）で定める関係を有する発明であること（同号）： 政令で定めることにしたのは、将来の技術動向、諸外国の制度状況等に 応じて出願の単一性の要件が弾力的かつ速やかに拡大することができる ようにするためでした。 政令（特施例１条の２）で定める関係とは、特定発明と一号又は二号の関 係を有する発明を特定発明としたとき三号又は四号の関係を有する発明を いいます。 【物と改良物と改良物の製造方法】 特定発明：チタン合金からなるメガネフレーム 関連発明：窒化物をコーティングしたチタン合金からなるメガネフレーム 関連発明：チタン合金を一対成型した後窒化物を蒸着するメガネ フレームの製造方法 出願の単一性の リンク 特定発明 ② ① ③ 産業上の利用分野と 解決使用とする課題 の同一 ⑤（③） 特定発明が物の発明であって その物の生産方法等、その他の 物の発明 ④ 産業上の利用分野と 主要部の同一 ⑤（④） 特定発明が方法の発明であって その方法の実施に直接使用する 機械、その他の物の発明 発明の単一性（１） 改正前の出願の単一性は、必ずしも国際的な発明の単一性の要件に 一致していないため、我が国特許庁に出願した特許請求の範囲の記 改正前の課題として以下のような課題が掲げられていました。 載をもって国際出願をすると権利取得に困難を生ずることが有り得まし １）一の請求項（特定発明）とその他の請求項（関連発明）を一対一の関 た。また我が国特許庁においても単一性の判断の負担を軽減したいと 係で判断することによる問題（すべてに共通する技術的特徴の欠如） いう要請がありました。 ２）全ての請求項を順番に特定発明とし、「発明の単一性の要件」を判 断することによる負担 ３）「発明の単一性の要件」の有無を判断する際の先行技術の位置付け の不明確さ（主要部とされる部分の新規性等にかかる取扱いの問題） ４）同一請求項内で「発明の単一性の要件」を満足しない場合における 違反規定の不存在（マーカッシュ形式の請求項の問題） ５）我が国の｢出願の単一性の要件」と諸外国の制度や国際的制度での ｢発明の単一性の要件」との規定振りの乖離（カイリ） 発明の単一性（２） 例えば以下の例では、端的に 「一の請求項（特定発明）とその他の請 求項（関連発明）を一対一の関係で判断することによる問題」が顕在化 しています。 【請求項１】野菜室に（特定の）電子制御装置Aを有する温度調節機能 を設けたことを特徴とする冷凍冷蔵庫 【請求項２】野菜室に（特定の）機械構造Bからなる開閉補助力付与機 構を設けたことを特徴とする冷凍冷蔵庫 【請求項３】野菜室に（特定の）密閉シール構造Cからなる密閉手段を 設けたことを特徴とする冷凍冷蔵庫 【請求項４】野菜室を設けた冷凍冷蔵庫において、野菜室に（特定の） 電子制御装置Aを有する温度調節機能と、（特定の）機械構造Bからな る開閉補助力付与機構と、（特定の）密閉シール構造Cからなる密閉 上記設例においては、請求項１、２、３のみでは出願の単一性の要件 手段とを設けたことを特徴とする冷凍冷蔵庫 を満たさないが、請求項４を設けてこれを特定発明とした場合、出願の 単一性の要件を満たしていると判断し得ることになります。 発明の単一性（３） そこで､具体的解決策として次のような方針が掲げられました。 １）全請求項に共通する関係の有無により「発明の単一性の要件」の有 無を判断するように規定する。 ２）「共通する関係」とは、先行技術を超える程度の技術的特徴が含ま れる場合に限られることを規定する。 ３）一つの請求項内に複数の選択肢があり、「共通する関係」を有さな いものが存在する場合には、「発明の単一性の要件」を満たさないこと を規定する。 ４）これらの具体的内容は省令で規定する。 発明の単一性（４） 特許法第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定め る技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発 明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。 特許法施行規則第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省 令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別 な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発 明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。 ２ 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する 貢献を明示する技術的特徴をいう。 ３ 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の 請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載 されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。 特定発明 特定発明 関連発明 関連発明 関連発明 関連発明 関連発明 ３７条五号 関連発明 ３７条 一号ないし四号 関連発明 関連発明 関連発明 関連発明 出願の単一性 から 発明の単一性へ 移行 発明の先行技術に対する貢 献を明示する技術的特徴を もって単一の一般的発明概 念を形成するように連関し ていること 発明の単一性（５） 【請求項１】高分子化合物A（酸素バリヤー性の良い透明物質） 【請求項２】高分子化合物Aからなる食品包装容器 発明の単一性：化合物A が先行技術に対する貢献 をもたらすので、請求項１ 及び２は、 同一の特別な 技術的特徴を有する 出願の単一性：両発明技術分 野は技術的に直接関連性を有 し、産業上の利用分野は同一で ある。また、関連発明において、 特定発明の新規な高分子化合 物Aを請求項に記載する事項の 主要部としているので、両発明 の請求項に記載する事項の主 要部は同一である（改正前37条 二号）。 発明の単一性（６） 【請求項１】窒化ケイ素に炭化チタンを添加してなる導電性セラミックス 【請求項２】窒化ケイ素に窒化チタンを添加してなる導電性セラミックス 発明の単一性：両者は、 窒化ケイ素からなるセ ラミックスに導電性を 付与する点で、先行技 術との対比において発 明が有する技術上の 意義が共通している。 出願の単一性：出願時まで未 解決であった「セラミックスに 導電性を付与する。」という課 題が同一である。また、「放電 加工」とういう産業上の利用分 野も同一である（改正前37条 一号）。 発明の単一性（７） 【請求項１】下部に拡大球根部を設けた基礎杭 【請求項２】爆薬の爆破により地中に空洞を形成した後、その内部にコンク リート材料を流し込む拡大球根部の造形方法 発明の単一性：請求項２の 特別な技術的特徴である、 爆薬の爆発により地中に空 洞を形成した後、その内部 にコンクリート材料を流し込 む工程は、請求項１の特別 な技術的特徴である拡大 球根部を必然的にもたらす から、請求項２の造形方法 は請求項１の基礎杭の生 産に適している。 出願の単一性：特定発明 （物の発明）とその物を生産 する方法等（改正前37条三 号）。 発明の単一性（８） 【請求項１】物質A 【請求項２】物質Aによる殺虫方法 発明の単一性：請求項２の 殺虫方法は、請求項１の物 質Aの殺虫性という特有の 性質を使用しているから、 請求項２の殺虫方法は、請 求項１の物質Aを使用する ことに適している。 出願の単一性：物とその物 を使用する方法の発明に該 当する（改正前37条三号）。 発明の単一性（９） 【請求項１】特定構造のプレハブハウス 【請求項２】特定構造のプレハブハウスの収納方法 発明の単一性：請求項２の 収納方法は、請求項１の特 別な技術的特徴である特 定構造に外的な作用を施 すことにより、請求項１の特 定構造が有する収納性改 善という機能を必然的に発 揮させるものだから、請求 項２の収納方法は請求項１ のプレハブハウスの取扱い に適している。 出願の単一性：物とその物 を取り扱う方法の発明に該 当する（改正前37条三号）。 発明の単一性（１０） 【請求項１】セメントに氷の細粒を骨材とともに混入し、型に流し込む コンクリート製品の製法 【請求項２】氷の破砕部及び破砕された氷とセメント、骨材とを混合する 混合部とを有する特定構造の装置 発明の単一性：請求項２の 装置は、請求項１の特別な 技術的特徴である、セメント に氷の細粒と骨材を共に混 入する方法の実施に直接 使用されるものだから、請 求項２の装置は請求項１の 製法の実施に直接使用す ることに適している。 出願の単一性：方法の発明 と、その方法の発明の実施 に直接使用する装置に該 当します（改正前37条四号）。 発明の単一性（１１） 【請求項１】チタン合金Xからなるメガネフレーム 【請求項２】窒化物Yをコーティングしたチタン合金Xからなるメガネフレーム 【請求項３】チタン合金Xを一対成型した後窒化物Yを蒸着するメガネ フレームの製造方法 発明の単一性：請求項１、２ の特別な技術的特徴はチ タン合金Xからなるメガネフ レームである。そして請求 項３の製法は、請求項１、２ の特別な技術的特徴であ るチタン合金Xからなるメガ ネフレームを必然的にもた らすものである。したがって、 請求項３の製法は、請求項 １、２のメガネフレームの製 法に適している。 出願の単一性：特定発明と二号 の関係にある発明が、さらに四 号の関係を有する発明を従えて いる場合に該当する（改正前37 条五号、施行令2条）。 発明の単一性（１２） マーカッシュ形式とは、例えば化学物質を特定する場合に、群を構成す る物質の定義をおいて、その後においては、群を単位として記載するよう な形式をいいます。 マーカッシュ形式の例: (a)基板上にエネルギー感応性レジスト材料層を形成す るステップと、ここで、前記エネルギー感応性レジスト材料は、光酸生成剤、ポリ マー及び溶解抑制剤からなり、前記溶解抑制剤は、少なくとも１個のヒドロキシ （ＯＨ）置換基を有する飽和多環式炭化水素化合物と、線状炭化水素類、枝分 れ炭化水素類及び環状炭化水素類からなる群から選択される 二官能価炭化水 素化合物との縮合反応生成物からなり、官能基はカルボン酸基又はカルボン酸 ハロゲン化物基の何れかであり、前記縮合反応生成物は少なくとも２個の多環 式部分と少なくとも１個のカルボン酸基からなる置換基を有し、該カルボキシル 基の水素原子は酸不安定性基により置換されている、(b)エネルギー感応性レ ジスト材料層を、紫外線、Ｘ線、電子線からなる群から選択される パターン輻射 線に暴露させ、これにより、パターン画像を前記レジスト材料層中に描画するス テップと、(c)画像をパターンに現像するステップと、及び(d)パターンを下部の基 板に転写するステップと、からなることを特徴とするデバイスの製造方法。 発明の単一性（13） マーカッシュ形式で記載された請求項の取扱い（化学物質の場合）。 １） すべての選択肢が共通の性質又は活性を有しており、 ２） ①共通の化学構造が存在すること、すなわち、すべての選択肢が 重要な化学構造要素を共有していること。 ②共通の化学構造が判断基準にならない場合には、すべての 選択肢が、その発明の属する技術分野において、一群のもの として認識される化学物質群に属すること。 「一群のものとして認識される化学物質群」とは、請求項に係る発明の 下で同じように作用するであろうことが、その技術分野における知識か ら予想される化学物質群をいいます。 発明の単一性（１４） 中間体と最終生成物 中間体と最終生成物が同一又は技術的に密接に関連している新規な 構造を有すること。 １）中間体と最終生成物の化学構造において先行技術の中には発見さ れないような基本骨格が共通していること。 ２）両物質の化学構造が技術的に密接に関連していること。 中間体と最終生成物の間に相互関連性があること。 最終生成物が、中間体から直接製造される、または、同一の主要な構 造を含む少数の別の先行技術の中には発見されないような中間体を 経て製造されること。 最終生成物 中間体１ 中間体２ 中間体３ 発明の単一性（１５） 発明の単一性の審査手法 １）請求の範囲の最初に記載されている発明との関係で発明の単一性を 判断します。 ２）通常、まず独立形式請求項どうしの対比で発明の単一性の有無を 判断します。 ３）他の請求項のすべての発明特定事項を含む同一カテゴリーの請求項が直列 的な従属関係を形成している範囲では、まとめて先行技術調査・審査をすること が合理的であると判断される場合には、発明の単一性を問題としません。 ５）発明の単一性の要件は、拒絶理由ですが、無効理由ではありません。 ４）一の独立形式請求項の従属系列が分岐している場合において、分岐点の請 したがって、発明の単一性がない場合でも、それまでの調査結果が有効に利用 求項にかかる発明の特別な技術的特徴とされたものが、先行技術に対する貢 できる場合等、そのまま審査を続行するのが効果的と判断されるときは、審査を 献をもたらさないことが明らかとなった場合であっても、最初の一の直列的な従 続行することがあります。 属系列を形成している範囲については、発明の単一性を問題とせずに審査を ６）発明の単一性について拒絶理由を通知する際には、その理由を具体的に指 行います。 摘することになっています。 発明の単一性（１６） 発明の単一性を満たさないとして拒絶理由通知を受けた場合 １）３７条および施行規則に規定する発明の単一性の要件を満足する 旨を意見書において主張して、審査官の認定を覆すことができる場合 があります。 ２）適正な補正により発明の単一性を回復することができる場合には、 瑕疵を解消すべく手続補正書を提出し、かつ意見書において発明の単 一性が満たされるようになったことを主張するようにします。 ３）独立して発明として成立する場合には、出願の分割を行います。分 割出願と同時に、原出願における不要となった請求項を削除する補正 を行うことを忘れないようにする必要があります。 ４）なお、最初に記載された請求項の新規性・進歩性が否定された結 果、発明の単一性を失っているとされた場合には、最初に記載された 請求項に対する拒絶理由について意見書、補正等の対応を生ずる場 合もあります。 特許要件のまとめ（１） 49条一号: その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面 についてした補正が適法（17条の２第3項）であること。 49条二号： ①25条： 外国人の権利の享有（実質的相互主義、形式的相互主義、条約によ る場合） 49条三号： 条約の規定により特許をすることができないもの ②29条： 産業上利用することができる発明、新規性、進歩性 49条四号： ③29条の２： 拡大された先願 ①36条4項一号： 発明の詳細な説明の記載要件（実施可能要件） ④32条： 特許を受けることができない発明（公序良俗） ②36条6項： 特許請求の範囲の記載要件 ⑤38条： 共同出願 ③37条： 発明の単一性 ⑥39条1項から4項： 先願 49条五号： 先行技術文献のうち既知のものに関する情報の所在の記載（36条4 項二号、48条の７） 49条六号： 外国語書面出願の翻訳文における新規事項（36条の２第2項） 49条七号： 冒認出願（29条柱書） 特許要件のまとめ（２） これらの要件が満たされている場合には、特許査定がされ（51条）、 特許権の設定の登録（66条）によって特許権が発生します。 しかし、これらの要件が一部満たされていない場合には、拒絶査定（49 条柱書）がなされることになります。 しかし、拒絶査定がなされる前には、拒絶理由の通知（50条）があり、 出願人は、補正（17条の２）、意見書の提出等によって出願を防衛する 機会を付与されます。 なお、拒絶理由は限定列挙ですので、49条に掲げられた理由以外の 事由によって拒絶査定を受けることはないことにも注意して下さい。 先行技術文献調査の必要性 有効な技術開発を行うために必要とされるほか、明細書の記載内容として要求 されることがあります。 特許法36条4項二号：その発明に関連する文献公知発明（第二十九条 第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、 特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるとき は、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献 公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。 特許法48条の７：審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に 規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、 その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を 与えることができる。 特許法49条五号：前条の規定による通知をした場合であつて、その特 許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第 三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。 有効な技術開発を行うために 先行技術調査（１） 日本国特許庁：http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl 文献種別 検索可能範囲 特許公開 平05-000001 ～ 2004-024000 （2004/01/22） 3,868,313件 特許公表 平08-500001 ～ 2004-502400 （2004/01/22） 182,418件 特許再公表 92/022643 ～ 02/023654 （2004/01/22） 18,011件 実用公開 昭61-048201 ～ 2004-000004 （2004/01/15） 1,336,665件 登録実用 3000001 ～ 3097400 （2004/01/22） 97,382件 実用公表 平08-500001 ～ 平10-500001 （1998/11/17） 7件 特許公告 昭61-010921 ～ 平08-034772 （1996/03/29） 822,584件 特許登録 2500001 ～ 3491900 （2004/01/26） 991,853件 実用公告 昭61-010001 ～ 平08-011090 （1996/03/29） 509,982件 実用登録 2500001 ～ 2607884 （2003/12/15） 107,878件 先行技術調査（２） 米国特許商標庁：http://www.uspto.gov/patft/index.html 先行技術調査（３） 欧州特許庁：http://ep.espacenet.com/ 先行技術調査（４） 国際知的所有権機関：http://ipdl.wipo.int/ 先行技術調査（6） パトリス：http://www.online.patolis.co.jp/ 先行技術調査（7） 野村総研：http://www.patent.ne.jp 先行技術調査（8） http://office.chizaibu.com/ 先行技術調査（9） http://db.g-search.or.jp 先行技術調査（10） http://www.delphion.com/ 先行技術調査（11） http://www.micropat.com 先行技術調査（12） http://www.dialog.com 先行技術調査（13） http://stnweb-japan.cas.org 判例研究（速報） 民事訴訟事件：特許権持分確認等請求事件 管轄：東京地方裁判所 原告：中村修二 被告：日亜化学工業（株） 第2回目の講義で採り上げたもの（中間判決）と同一事件に 関する地裁判決（終局判決）です。 職務発明に該当しないこと を前提として特許権の移転 を請求 判例研究(1) 主位的請求：１）被告は，原告に対し，別紙特許権目録記載の特許権につき， 持分１０００分の１の移転登録手続をせよ。 ２）被告は，原告に対し，１億円及びこれに対する平成１３年８月２３日から支 払済みまで年５分の割合による金員を支払え。（不当利得、延滞損害金） ------------------------------------------------------------------------------------------- 本件特許発明は職務発明に該当すると認められるところ，同発明がされた当 時，被告社規が特許法３５条にいう「勤務規則その他の定」に該当するものと して存在したほか，遅くとも同発明がされる前までには，従業者と被告会社と の間で，職務発明については被告会社が特許を受ける権利を承継する旨の 黙示の合意が成立していたと認められる。また，本件特許発明の特許を受け る権利については，原告と被告会社の間で，これを被告会社に譲渡する旨の 個別の譲渡契約も成立していたと認められる。したがって，本件特許発明の 特許を受ける権利は，特許法３５条に基づき，発明者である原告から被告会 社に承継されたものであるから，上記権利が原告に原始的に帰属したまま被 告会社に承継されていないことを前提とする原告の主位的請求には理由が ない（中間判決）。 判例研究（２） １）中間判決以後は，本件特許権が被告会社に帰属するこを前提に，特許法３５条３項， ４項に基づき本件特許発明の相当対価を請求する予備的請求（その１、その２）につ いての審理がされ， ２）原告は，上記予備的請求（その２）の請求額を，平成１５年６月１７日に提出された同日 付け原告準備書面により50億円に（訴訟提起時には20億円であった）， ３）同月１９日に提出された同日付け原告準備書面により100億円に拡張し， ４）さらに同年９月１９日に提出された同日付け原告準備書面により200 億円に拡張した。 ５）当裁判所は，平成１５年１０月２４日に再び口頭弁論を終結した。 職務発明に該当すること を前提として、特許権の 移転を請求 判例研究（３） 予備的請求（その１）：１）被告は，原告に対し，別紙特許権目録記載の特 許権につき，持分１０００分の１の移転登録手続をせよ。 ２）被告は，原告に対し，１億円及びこれに対する平成１３年８月２３から支 払済みまで年５分の割合による金員を支払え。（不当利得、延滞損害金） また，特許法３５条は，使用者が特許を受ける権利又は特許権の全部を ---------------------------------------------------------------------------------------------使用者に承継させることを予定した規定というべきである。すなわち，特 特許法３５条３項は「相当の対価」と規定しているところ，「対価」とは譲渡の 許が従業者と共有となる場合には，使用者は，従業者の同意を得なけれ 目的物とは別個のものを反対給付することを意味するものである。特許権 ば専用実施権の設定や通常実施権の許諾をすることができず，また，従 は，特許を受ける権利がその目的を達して変容したものであり，実質上両 業者は使用者の同意を得ないで特許発明の実施をすることができること 者は同一と評価されるものであるから，特許を受ける権利を譲渡した対価 になるから（特許法７３条参照），使用者は特許発明を独占的に実施する として特許権の一部を移転するということは，譲渡の目的物の一部を対価 ことができないことになるが，特許法３５条の規定が職務発明についてこ また，原告の本件特許権の一部（共有持分）の移転登録請求が代物弁 として支払うということになり，文言上背理となる。 のような結果を予定しているとは到底解することはできない。したがって， 済として金員に代わって本件特許権の一部（共有持分）の譲渡を求める 特許法３５条に基づき本件特許権の一部（共有持分）の移転登録を求め 趣旨であるとしても，債権者が，債務者の同意なしに，一方的に代物弁 るという点は，失当である。 済として特定の財物の給付を求めることは許されないから，いずれにし ても，本件特許権の一部（共有持分）の移転登録請求は，失当である。 職務発明であること を前提として、その 対価を請求 判例研究（４） 予備的請求（その２）：被告は、原告に対し200億円及びこれに対する平成 13年8月23日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 なお，原告は，予備的請求（その２）につき，本件特許発明の相当対価のう ち，被告会社が過去に独占の利益として得た４９３億９０００万円に対応する ------------------------------------------------------------------------相当対価を一部請求とし，そのうち２００億円を請求すると主張した上で，こ 原告は被告会社に対し本件特許発明についての職務発明の相当対価とし のような過去の受益分という形での限定が法律上できないのであれば，被 て６０４億３００６万円の請求権を有するものであり，相当対価の支払につい 告会社が本件特許権の存続期間満了までの独占の利益として得る過去及 ては勤務規則等の定めによる支払時期から履行遅滞となるものであるから， び将来の受益分に対応する相当対価全体３３５７億５３００万円のうち，一 本件特許発明の相当対価の一部として２００億円及びこれに対する支払時 部請求として２００億円を請求すると主張している（第三，二１(6)イ）。職務 期以降の日である平成１３年８月２３日（訴訟提起の日）から支払済みまで 発明の相当対価請求権は，全体として１個の請求権として発生するもので の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める予備的請求 あり，そのうち一定の期間の受益分のみを区別することはできないから，過 （その２）は，理由がある。 去の受益分に相当するものとして一部請求したとしても，それは請求権の 一部を特定する意味を有するものではなく，単に，単純一部請求として請求 金額を画する意味を有するにすぎない。したがって，予備的請求（その２） は単純一部請求として相当対価全体のうち200億円の支払いを請求するも のと解すべきである。 判例研究（５） 監査法人ト-マツ（原告側鑑定）：1493億9300万円ないし2652億4300万円 （口頭弁論終結時を基準すると3357億5300万円である。また、口頭弁論終 結時までとすると493億9000万円である。） （株）ベンチャーラボ＆ASG監査法人（原告側鑑定）： 実施料率①：2911億円、 フリーキャッシュフロー②：2870億円ないし2942億円、 モンテカルロシミュレーション①：2872億円ないし2940億円 モンテカルロシミュレーション②：2841億円ないし2919億円 新日本監査法人（被告側鑑定）： 14億9000万円の損失である（平成13年12月期まで）。 裁判所：独占の利益は1208億6012万円、貢献度は50％ 判例研究（６） 主文：１） 被告は，原告に対し，２００億円及びこれに対する平成１３年８月 ２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 ２） 原告のその余の請求を棄却する。 ３） 訴訟費用はこれを１０分し，その１を原告の負担とし，その余を被告 の負担とする。 ４） この判決の第１項は，仮に執行することができる。 被告は、これに対して控訴しました。 青色ＬＥＤは数多くの特許権やノウハウからなり、製品はさらに多くの付加価値がつ いていることは自明なのに、判決はそれを見落とし、訴訟対象の唯一の特許権を過 一方、原告側は、 大評価して、他の多数の研究開発者と企業の貢献を正当に評価しない不当な判決 だ。巨額のリスクを負担した企業に破天荒ともいえる成功報酬を請求することは、安 中村教授側は判決が認めた対価総額６０４億円の残り 定収入とリスク報酬の二重取りを求めるもので理論上許されず、もし認められれば ４００億円余について今後追加請求する意向を明らかに 日本企業の研究開発活動は成り立たない。 しています。 判例研究（７） 仮執行：判決は確定して初めてその執行力などの判決の内容的効力を生 ずるのが原則です。しかし、敗訴者は控訴、上訴の提起によって判決の確 定を遅らせ、これによって執行による勝訴者の権利の満足を遅らせることも でします。そこで、仮執行の宣言によって未確定の終局の判決にも執行力 を発生させ、その判決の仮執行によって勝訴者の権利の早期実現を可能 にして、敗訴者の上訴の利益とこ均衡・調和を図ったのが仮執行制度です （民訴259条、260条）。 訴訟費用：通常は、敗訴者負担となります。しかし、今回は途 中で請求金額を何度を変更したことから、訴訟負担の一部を 原告の訴訟対応に帰責したものと考えられます。 さらに時間があれば第4回目の 講義の判例研究を取り上げます。 平成16年2月16日知的財産セミナー「知的財産を知る！」 第７回目講義は以上です。 第８回目の講義は ２月１０日 １０：００－１２：００の予定です。
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