Sentenza n. 10998/2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 41570/2010 Repert. n. 9270/2014 del 17/09/2014 N. R.G. 41570/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –A- dott. Marina Tavassi Presidente dott. Claudio Marangoni Giudice dott. Silvia Giani Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41570/2010 promossa da: LUCA DANIELI, in proprio e quale titolare della ditta Danieli Luca (C.F. 04247940960), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorella Bovone e Laura Dameno, con studio in Monza, corso Milano 37, ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria del Tribunale di Milano, giusta procura a margine dell'atto di citazione. ATTORE contro DECATHLON ITALIA S.R.L. (C.F. 11005760159), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Gelato e Simona Ricciotti del Foro di Torino e dall’Avv. Paolo De Santis del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo De Santis, via Senato 8, Milano, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTA OGGETTO: modello di utilità pagina http://bit.ly/1voIAzC 1 di 9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Sentenza n. 10998/2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 41570/2010 Repert. n. 9270/2014 del 17/09/2014 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni e cioè: Conclusioni per l'attore Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:  Voglia il Sig. Giudice Ill.mo, rigettata ogni contraria eccezione, accertare e dichiarare di cui all’atto introduttivo, di titolarità esclusiva di parte attrice, per aver commercializzato i prodotti del tutto identici al prodotto “tackle football” brevettato dall’attore;  Voglia il Sig. Giudice Ill.mo inibire alla convenuta qualsiasi ulteriore attività di contraffazione, ed in particolare la commercializzazione dei dispositivi per cui è causa, in violazione dei diritti di brevetto azionati da parte attrice, fissando una penale, nella misura che sarà ritenuta equa, per ogni ulteriore violazione e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza;  Voglia il Sig. Giudice Ill.mo condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte attrice, in conseguenza della contraffazione del brevetto di cui agli atti, consistenti nel lucro cessante e nel mancato guadagno, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;  In ogni caso con rifusione delle spese di lite. **** Conclusioni per la convenuta Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: premesso che il CTU, nella relazione depositata il 15 dicembre 2011, ha concluso che: “il brevetto per modello d’utilità Danieli non è valido, in quanto non soddisfa i requisiti di novità e di altezza inventiva nella principale delle sue rivendicazioni, la 1, e nelle successive rivendicazioni dipendenti da essa. Il documento D1 (che descrive il trovato più vicino a quello Danieli) e quello D4 costituiscono anteriorità del modello. Non si pone pertanto alcun problema di interferenza del prodotto “Kipsta” con esso”. Inoltre, pagina http://bit.ly/1voIAzC 2 di 9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a che la società Decathlon Italia srl si è resa responsabile della contraffazione del brevetto Sentenza n. 10998/2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 41570/2010 9270/2014 il CTU, a seguito dell'ampliamento della relazione tecnicaRepert. d'ufficio, n. nella relazione deldel 17/09/2014 30 ottobre 2012, ha concluso che: “… Anche alla luce della nuova rivendicazione (cioè della rivendicazione 1 emendata), il trovato oggetto di causa non può accedere alla tutela come modello di utilità, perché privato dei requisiti di novità e altezza inventiva dai documenti D1 (CA 2 092 642) e doc. 8 (FR 2 546 725 A). Non si pone pertanto il problema di interferenza del prodotto “Kipsta” con esso”. Nel merito, in via principale: 1. respingere in toto, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande formulate da parte attrice, con l’atto di citazione notificato il 3 giugno 2010; 2. rigettare tutte le conseguenti richieste di inibitoria dalla commercializzazione dei prodotti denominati KIPSTA e di risarcimento dei pretesi danni, compresa la domanda di esibizione delle scritture contabili e fissazione della penale, con conseguente dichiarazione di piena liceità della commercializzazione – ad opera di Decathlon – del proprio prodotto denominato KIPSTA. Nel merito, in via riconvenzionale: Alla luce delle risultanze della CTU e dei documenti di “prior art”, invalidanti il titolo di parte convenuta, come ritenuti ed argomentati dal CTU, dichiarare ed accertare – di conseguenza – la piena liceità della commercializzazione – da parte di Decathlon – dei prodotti KIPSTA; 3. accertare e dichiarare l’invalidità per difetto di novità e di attività inventiva - ex artt. 46 e 48 C.P.I., in forza del rinvio operato alle predette norme dall’art. 86 C.P.I. - del brevetto per modello di utilità n. 258321, depositato il 15 aprile 2003 e avente per titolo “elemento di sostegno per parastinco”, di titolarità del Sig. Luca Danieli; 4. di conseguenza accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Luca Danieli per lite temeraria e, di conseguenza, condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni, in favore di Decathlon, ex art. 96, I comma, c.p.c. In via istruttoria: 5. confermare le risultanze dell’espletata CTU, secondo cui il brevetto per modello di utilità n. 258321 del 15.4.2003, avente per titolo “elemento di sostegno per parastinco” è nullo per carenza di novità ed altezza inventiva ex artt. 46 e 48 CPI, in ragione della documentata “prior art” invalidante, pertanto, escludendo ogni problema di interferenza del prodotto KIPSTA con esso. pagina http://bit.ly/1voIAzC 3 di 9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Per l’effetto: Sentenza n. 10998/2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 41570/2010 Repert. n. 9270/2014 del 17/09/2014 In ogni caso: 6. con il favore delle spese, diritti ed onorari, ivi compresi rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, nella debita fase istruttoria. **** MOTIVAZIONE 1. Con atto notificato il 3 giugno 2010, il sig. DANIELI LUCA citava la società - era titolare del brevetto per modello di utilità n. 0000258321, denominato "Elemento di sostegno per parastinco", rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di presentazione di regolare domanda di brevetto, depositata il 15/04/2003; - la convenuta, a partire dagli inizi del 2007, aveva avviato la distribuzione commerciale di un prodotto del tutto identico a quello da lui brevettato, di marca Adidas, denominato "ferma parastinchi"; - la convenuta, sebbene avesse dichiarato di sospendere la commercializzazione del prodotto indicato, aveva messo in commercio un altro prodotto, del tutto identico a quello da lui brevettato, denominato "Tibtop by Theuasne Sport", ad un prezzo di mercato inferiore, con il marchio "Kipsta". Ciò premesso, l’attrice chiedeva fosse accertata la contraffazione di tale brevetto da parte della società convenuta per aver commercializzato prodotti del tutto identici a quello brevettato, denominato “tackle football”. 1.1. Si costituiva la convenuta, con comparsa dat. 3 novembre 2010, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della invalidità del brevetto per modello di utilità di titolarità dell’attrice. Deduceva che il brevetto per modello d’utilità Danieli non era valido per carenza dei requisiti di novità e di altezza inventiva. 1.2. La causa era istruita mediante espletamento di CTU brevettuale, depositata in data 15 dicembre 2011. 1.3. Con istanza dat. 30 novembre 2011, l’attore presentava istanza di limitazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, comma primo e terzo CPI, a seguito della quale il pagina http://bit.ly/1voIAzC 4 di 9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a DECATHLON ITALIA S.R.L., allegando che: Giudice disponeva un supplemento di Sentenza n. 10998/2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 41570/2010 Repert.lan. 9270/2014 CTU, volto ad accertare sussistenza deidel 17/09/2014 requisiti di validità del modello d’utilità. 1.4. All’udienza del 27 novembre 2012, il giudice, discusse le risultanze del supplemento di CTU, dep. il 30 ottobre 2012, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2014, nella quale la causa era assegnata al collegio per la decisione. 2. Il giudizio ha fatto accertare la invalidità della privativa, di cui è titolare l’attore, per mancanza dei requisiti di novità e di altezza inventiva. Permane la carenza dei requisiti per la brevettabilità del trovato anche successivamente alla riformulazione delle trasmissione alle parti da parte del CTU della prima bozza di relazione. 2.1. La privativa dell’attore. Il brevetto per modello di utilità n 258321, avente per titolo “elemento di sostegno per parastinco”, è stato depositato il 15 aprile 2003 e concesso senza esame di merito in data 2 luglio 2007. Il modello di utilità è un “elemento di sostegno per parastinco utilizzato da atleti, specialmente giocatori di calcio, allo scopo di mantenere il parastinco stesso in posizione stabile durante lo svolgimento dell’attività sportiva” (cfr. descrizione). Scopo del brevetto è quello di “realizzare un elemento di sostegno dei parastinchi che garantisca il loro mantenimento nella posizione voluta dopo che sono stati indossati”. Ulteriore scopo consiste nel fatto che “l’elemento di sostegno del trovato risulti più confortevole rispetto agli elementi di sostegno noti”, nonché quello di “realizzare un elemento di sostegno che, rispetto agli elementi di sostegno noti realizzati con nastro adesivo, limiti il logoramento del calzettone”, “non si deteriori nel tempo e con l’uso” e “sia riutilizzabile più volte”. “Gli scopi sono raggiunti con la realizzazione di un elemento di sostegno per parastinco che, in accordo con la rivendicazione principale, è caratterizzato dal fatto di essere costituito da un corpo anulare realizzato almeno in parte in materiale elastico ed atto ad essere calzato per mantenere il parastinco aderente alla gamba dell’atleta”. Dalla descrizione del brevetto risulta che la novità del trovato consiste nel superamento del limite funzionale rappresentato dalla collocazione del parastinco sopra un calzettone fissato con lacci. Il brevetto è composto, quanto all’ambito della sua protezione, da sette rivendicazioni, di cui la prima principale è quella indipendente e le successive, tutte dipendenti, si pagina http://bit.ly/1voIAzC 5 di 9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a rivendicazioni richiesta dall’attore nel corso del giudizio, e precisamente dopo la riferiscono, rispettivamente, alle forme di Sentenza n. 10998/2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 41570/2010 9270/2014 attuazione Repert. preferite n. (seconda e terzadel 17/09/2014 rivendicazione), ai materiali preferiti per la realizzazione (quarta, quinta e sesta) e alla caratteristica di presentare una “zona atta a ospitare scritte, immagini eccetera” (settima). 2.1.1. Dall’esame delle rivendicazioni emergono le seguenti caratteristiche principali, da un punto di vista strutturale e funzionale, dell’elemento di sostegno per parastinco, oggetto del brevetto: - un corpo anulare; - realizzato almeno in parte di materiale elastico e - idoneo ad essere calzato per mantenere il parastinco aderente alla gamba. Successivamente alla trasmissione da parte del CTU della prima bozza di relazione, l’attore ha riformulato la prima, e principale, rivendicazione nel seguente modo: “Elemento di sostegno per parastinco caratterizzato dal fatto di essere costituito da un corpo anulare realizzato almeno in parte in materiale elastico ed atto ad essere calzato così da potersi sovrapporre solo all’estremità inferiore di detto parastinco per mantenere detto parastinco aderente alla gamba” (il carattere in neretto indica la parte riformulata). Ha inoltre inserito la seguente nuova rivendicazione, contenuta letteralmente nella descrizione: “Elemento di sostegno secondo la rivendicazione 1 caratterizzata dal fatto di presentare una parte superiore posta al di sopra del parastinco e una parte inferiore posta in aderenza alla gamba o al calzettone in modo da creare una zona di appoggio che riceve l’ alloggio dell’estremità del parastinco” 2.3. Novità e altezza inventiva del modello di utilità. Per avere accesso alla tutela brevettuale, i modelli di utilità devono possedere i requisiti di novità ed altezza inventiva, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 46 e 48 C.P.I. per le invenzioni e applicabili anche ai modelli di utilità, in forza dell’espresso rinvio operato dall’art. 86 C.P.I. 2.3.1. La novità. L’esame della novità si svolge confrontando l’invenzione con ciascuna anteriorità. Si ha assenza di novità in caso di coincidenza tra l’invenzione ed una delle anteriorità. Per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità ( cfr. Guidelines, Parte G, Capitolo VI, Paragrafo 2, all. B7). Nel caso di specie, vi sono anteriorità distruttive della novità. pagina http://bit.ly/1voIAzC 6 di 9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 2.2.2. 2.3.2. Sentenza n. 10998/2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 41570/2010 Repert.attività n. 9270/2014 L’altezza inventiva. Un’invenzione è considerata implicante inventiva se,del 17/09/2014 per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 CPI e art. 56 EPC 2000). Ai fini dell’analisi del requisito di attività inventiva, è necessario, anzitutto, determinare la “tecnica anteriore più vicina” -individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione. Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende del ramo, deve stabilirsi se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame (Guidelines EPO 2012, G-VII, 5.3). Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata. 2.4. Stato della tecnica. Nel corso della CTU sono state esaminate otto anteriorità, di cui sette nel corso della prima CTU e l’ottava nel corso del supplemento di CTU, determinato, come detto, dalla limitazione richiesta ai sensi dell’art. 79 CPI dall’attore. Richiamata la relazione con riguardo all’analisi dello stato dell’arte (CTU 15/12/2011, p. 13 e ss e CTU 30/1072012 p. 5 e ss), ci si sofferma, per la sua rilevanza, sull’anteriorità D1, relativa a una domanda dep. in data 12 marzo 1993, dal titolo “Manicotto per mantenere in posizione cuscinetti di protezione per atleti”, che è ritenuta distruttiva della novità del trovato, in quanto ha tutte le caratteristiche strutturali e funzionali del trovato oggetto di causa. Dalla lettura del testo brevettuale emerge all’evidenza che la domanda canadese CA 2 092 642 -D1- che peraltro non risulta neppure essere stato concesso- si riferisce allo stesso settore del modello di utilità in esame e fornisce la medesima soluzione rispetto al trovato oggetto di causa. Lo scopo dell’invenzione, quale indicato nella descrizione, è infatti quello di "fornire mezzi ed un metodo, semplici e riutilizzabili, per ritenere, mantenere e fissare un parastinco alla gamba di un giocatore pagina http://bit.ly/1voIAzC 7 di 9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a risolvere (“problem and solution approach”) e, individuate le competenze dell’esperto di calcio o di hockey, senza l'impiego di Sentenza n. 10998/2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 41570/2010 Repert. n. 9270/2014 cinghie di legame o nastro adesivo" (cfr.del 17/09/2014 allegato CTU). Detta domanda di brevetto descrive un “materiale flessibile elasticizzato e realizzato per essere calzato sopra la gamba per mantenere un parastinco in posizione contro lo stinco dell’atleta, impedendone lo scivolamento durante l’impiego” (cfr summary of invention). “L’invenzione si riferisce a mezzi o metodi per contenere e trattenere cuscinetti e simili in posizione sulle tibie di atleti senza la necessità di nastri e di bande di legale per impedire ai cuscinetti di scivolare durante l’impiego..” (field of invention). Essa prevede il sostegno inferiore e l’aderenza del parastinco alla gamba. tecnico oggettivo” della privativa di cui l’attore è titolare. La domanda canadese citata, che, peraltro, si ricorda, non risulta essere mai stata concessa, è quindi distruttiva della novità del modello. 2.6. Alla carenza della novità del trovato, oggetto di causa, si affianca anche la carenza del requisito dell’altezza inventiva, giacchè, anche retrodatando il giudizio alla data di priorità rivendicata, il trovato non implica alcuna attività inventiva poiché esso risultava, per una persona esperta del ramo, in modo evidente dallo stato della tecnica. Ed invero, come osservato dal CTU, sia nella prima relazione che nel supplemento di relazione, il modello di utilità in oggetto non è altro che una “calza senza piede o una fascia elastica, la cui funzione di impedimento allo scivolamento è ottenuta per mezzo della sola forza elastica del materiale” (cfr U30/10/12 p 9). 2.7. La riformulazione delle rivendicazioni non conduce a una diversa conclusione in quanto il trovato rimane del tutto carente di altezza inventiva e, secondo la condivisibile valutazione del CTU, anche di novità, per il perdurante carattere distruttivo dell’anteriorità D1, nonché dell’anteriorità prodotta ed esaminata nel contraddittorio nel corso di supplemento della CTU (FR 2 546 725 A, sub. doc. 8). 2.8. A fronte di tale stato della tecnica e della mancanza di attività inventiva sono del tutto superflue, quindi, le osservazioni della difesa dell’attore relative alla mancanza di carattere distruttivo dell’anteriorità D4 (cfr comparsa conclusionale). 3. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società DECATHLON ITALIA S.R.L., va pertanto accertata l’invalidità, per difetto di novità e di attività inventiva, del brevetto per modello di utilità n. 258321, di titolarità del Sig. Luca pagina http://bit.ly/1voIAzC 8 di 9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 2.5. L’anteriorità appena descritta intende risolvere, quindi, il medesimo “problema Danieli e, viceversa, rigettate le Sentenza n. 10998/2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 41570/2010 Repert. n. 9270/2014 domande dell’attore di accertamento delladel 17/09/2014 contraffazione e di risarcimento dei danni. 4. Alla soccombenza dell’attore segue la sua condanna a rifondere integralmente alla società convenuta le spese processuali, liquidate, applicando le tariffe vigenti alla data del deposito degli atti conclusionali, ed applicando, quale scaglione per le cause indeterminabili, i valori medi della fascia tariffaria alta, da 52.000 a 260.000, in euro 14.000,00 per compensi ed euro 1000,00 per spese, oltre a spese generali, iva e cpa Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell’attore nella misura in cui sono state liquidate nel giudizio. Il Tribunale, in composizione collegiale, deliberando con sentenza definitiva sulle domande proposte dalle parti di cui in epigrafe, così provvede: 1. Rigetta le domande proposte da LUCA DANIELI. 2. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società DECATHLON ITALIA S.R.L., accerta l’invalidità del brevetto per modello di utilità n. 258321, depositato il 15 aprile 2003, e avente per titolo “elemento di sostegno per parastinco”, di titolarità dell’attore. 3. Condanna l’attore LUCA DANIELI a rifondere integralmente alla società convenuta DECATHLON ITALIA S.R.L. le spese processuali, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, euro 1000,00 per spese, oltre a spese generali, iva e cpa, come per legge. 4. Pone definitivamente a carico dell’attore le spese di CTU. 5. Manda la Cancelleria a trasmettere la presente sentenza all’ UIBM per gli adempimenti di legge. Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2014 Il Giudice relatore. Dott.ssa Silvia Giani Il Presidente Dott.ssa Marina Tavassi pagina http://bit.ly/1voIAzC 9 di 9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a PQM