Opmerkingen bij Abbott vs. Medinol

Opmerkingen bij Abbott vs. Medinol
Walter Hart, EP&C
16 oktober 2014
Onlangs verscheen een noot van mr. Dick van Engelen bij het arrest van de HR inzake de zaak
Abbott vs. Medinol. De vraag die in deze zaak centraal stond was of, en zo ja wanneer, de
beschermingsomvang van een octrooi beperkter uitgelegd moet worden dan de letterlijke lezing
van de claims. Bij het octrooi in kwestie ging het erom of de bescherming alleen betrekking
heeft op uit-fase stents of ook op in-fase stents. De noot is zeer lezenswaardig en ondersteunt
in grote lijnen het arrest. Ook een noot van mr. Daan de Lange in de BIE van juli/augustus
ondersteunt in grote lijnen het arrest. Er zijn echter wel enige kritische opmerkingen over het
arrest te maken.
Om te beginnen lijkt de HR het protocol bij Art. 69 EOV verkeerd te citeren. Het eerste deel van
het protocol luidt in het Engels: ”Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent
of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the
strict, literal meaning of the wording used in the claims...”. Let op het woord “strict”. In de
officiële Nederlandse vertaling uit het Tractatenblad wordt dat: “Artikel 69 mag niet worden
uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt worden bepaald
door de letterlijke tekst van de conclusies…”. Let wederom op het woord strikt.
De Hoge Raad maakt daarvan in r.o. 3.4.2: “Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als
zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst
van de conclusies…”. Het woord “strikt” is in de versie van de Hoge Raad weggelaten. De HR
komt daardoor niet toe aan een uitleg van “strikt”. Heeft “strikt” de betekenis van “beperkt”, i.e.
narrow? Met andere woorden, houdt de beschermingsomvang het midden tussen de beperkte,
letterlijke lezing van de claims en de ruime lezing volgens de achter de woorden van de claims
liggende bedoeling van de uitvinder? In dat geval vormt de letterlijke lezing wel degelijk een
ondergrens. In de Franse versie staat er “étroit”, wat vertaald kan worden als nauw, eng of
smal.
Bovendien verwijzen de woorden “strict, literal meaning” naar de Angelsaksische traditie,
waarin rechtszekerheid voor derden een zware rol speelde. Verder stelt het protocol “…zich
ook uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman die de
beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen”. Ook deze zinsnede kan
moeilijk anders geïnterpreteerd worden als dat de ruimte zich alleen naar boven toe uitstrekt.
Het heeft overigens wel iets ironisch dat in r.o. 3.4.3 de HR de woorden “buiten twijfel” plaatst
bij het verkeerde citaat van het Protocol.
Er is dus wel enige aanleiding voor de interpretatie dat de strikte, letterlijke lezing een
ondergrens vormt en dat de bandbreedte volgens de achter de woorden van de claims
liggende bedoeling van de uitvinder zich in beginsel alleen naar boven toe uitstrekt. Het
verkeerde citaat en vooral het ontbreken van een discussie lijken gemiste kansen.
Verder heeft de Hoge Raad in Meyn/Stork en Van Bentum/Kool overwogen dat er “goede
grond” moet zijn om afstand van recht aan te nemen bij het bepalen van de
beschermingsomvang. Het ging beide keren om een octrooi met een vlekje. Dat vlekje kan zijn
dat een voorzienbare variant niet is geclaimd (Van Bentum/Kool) of dat de beschrijving slechts
één variant beschrijft (Meyn/Stork). Volgens de HR is “goede grond” het criterium om te komen
Boek9.nl – B9 13262 – 16 oktober 2014
1
tot een beperking van de beschermingsomvang. Het zou heel logisch geweest zijn om dit
criterium door te trekken naar de vraag of en wanneer een octrooi een beperktere
beschermingsomvang dient te krijgen dan de letterlijke lezing van de claims, namelijk dat dit
alleen kan als daar goede grond voor is. Dit door de HR zelf ontwikkelde criterium wordt in het
arrest echter niet gebruikt. Wederom een gemiste kans, zo lijkt.
Verder heeft het octrooi anders dan het Hof en de Hoge Raad menen wel degelijk een
aanwijzing dat claim 1 ook betrekking heeft op in-fase stents en niet beperkt dient te worden tot
uit-fase stents. Op pagina 2, r. 23-25 van de PCT-aanvraag wordt vermeld: “In accordance with
one embodiment of the present invention, the first meander patterns are formed into even and
odd first meander patterns.” Versimpeld vertaald: In een uitvoeringsvorm heeft de uitvinding
betrekking op uit-fase stents. Dit suggereert dat het ook anders kan en dat het kenmerk uitfase een specifieke variant van de uitvinding betreft. Het octrooi heeft ook diverse aanwijzingen
in de omgekeerde richting, en is op dit punt niet helemaal consistent. Maar de aanwijzing is er,
en een bespreking daarvan was op zijn plaats geweest.
Het Bundesgerichtshof (BGH) heeft in een arrest van 29 april 2014 kritisch gereageerd op het
arrest van de HR. Het ging in Duitsland overigens om de geldigheidszaak. De inbreuk was al
eerder aangenomen. Het BGH overweegt op p. 14 bovenaan:
“Aus den vorstehenden Gründen kann auch nicht dem Gerechtshof's Gravenhage
zugestimmt werden, der - bestätigt vom Hoge Raad (Urteil vom 4. April 2014 - 13/00522
Rn. 3.2.6; ähnlich im Ergebnis auch der irische High Court, Urteil vom 27. Mai 2011 2008 No. 10436 P Rn. 13 ff.) - entschieden hat, dass die Erfindung auf
phasenverschobene Stents beschränkt sei, weil nirgendwo in der ursprünglichen
Anmeldung des Streitpatents ein Hinweis zu finden sei, dass auch Stents mit
andersartigen Mäandermuster als zur Erfindung gehörend anzusehen seien
(Gerechtshof's-Gravenhage, Urteil vom 30. Oktober 2012 - 200.059.579/01 Rn. 9.1 ff.,
10.9, 11). Vielmehr gilt umgekehrt, dass -unter Berücksichtigung der weiteren obigen
Erwägungen - auch Stents mit (im vorgenannten Sinne) phasengleichen
Mäandermustern als zur Erfindung gehörend anzusehen, weil diese nirgendwo in der
ursprünglichen Anmeldung von der Erfindung ausgeschlossen werden.”
Vertaald, samengevat en veralgemeniseerd zegt het BGH: het criterium hoort niet te zijn dat er
in de aanvraag een duidelijke aanwijzing moet zijn dat een bepaalde variant wèl onder de
beschermingsomvang valt. Het criterium hoort juist te zijn dat er in het octrooi een aanwijzing
moet zijn dat een bepaalde variant van de uitvinding wordt uitgesloten, om een beperking van
de beschermingsomvang aan te kunnen nemen. Daarmee lijkt de BGH heel dicht in de buurt te
komen van het leerstuk van “goede grond”, door de HR zelf ontwikkeld.
Het BGH merkt verder op dat de uit-fase stents slechts een uitvoeringsvorm zijn en dat het dus
ook anders kan:
“Insoweit hat bereits das Patentgericht zutreffend ausgeführt, dass in der Beschreibung
unter der Überschrift "Zusammenfassung der Erfindung" von der Ausbildung der ersten
Mäandermuster in gerade und ungerade Mäandermuster, die außer Phase zueinander
sind, lediglich im Hinblick auf "eine Ausführungsform" die Rede ist (Anmeldung, S. 2, Z.
23 ff.: "one embodiment"), während "der Stent der vorliegenden Erfindung" zuvor
allgemein als Röhre mit einer gemusterten Form beschrieben wird, die in sich
Boek9.nl – B9 13262 – 16 oktober 2014
2
verschlungene erste und zweite Mäandermuster aufweist und bei der die Achsen sich in
erste und zweite Richtungen erstrecken (Anmeldung, S. 2, Z. 16 ff.: "The stent of the
present invention").“
Al met al is dit arrest van de HR onbevredigend. Het lijkt bovendien een stap terug naar de leer
van het wezen, want de rechterlijke macht behoudt zichzelf alle vrijheid voor om de
beschermingsomvang groter of kleiner te kiezen.
Boek9.nl – B9 13262 – 16 oktober 2014
3

Download Report