平成２４年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト 職務発明制度・先使用権制度 の概要 平成２４年度 Ⅰ．職務発明制度の概要 1 目 次 １．職務発明制度とは ２．平成１６年法改正前の職務発明制度の概要 ３．法改正後の職務発明制度の概要 ４．法改正後の対価の決定手続 ５．職務発明制度をめぐる裁判例 ６．諸外国の職務発明制度の概要 ７．改正後の職務発明制度の運用状況 ８．よくあるお問い合わせ内容について ＜参考資料＞ 平成１６年改正法新旧対照表（特許法３５条） ※ 本テキストのⅠ．職務発明制度の概要において、「手続事例集」とは 『新職務発明制度における手続事例集』（平成１６年９月特許庁作成）を指します。 2 １．職務発明制度とは 職務発明 使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における 従業者等の現在又は過去の職務に属する発明 職務発明に係る権利の承継（予約承継） 従業者等 使用者等 利益の調整 特許を受ける権利を 原始的に有する 無償の通常実施権を 有する 相当の対価の支払 発明への意欲を助長し 研究開発活動を奨励 発明への投資意欲を助長し 研究開発投資を増大 産業の発達に寄与 3 ２．平成１６年法改正前の職務発明制度の概要（1/2） 職務発明に係る権利の承継（予約承継） 従業者等 使用者等 特許を受ける権利を 原始的に有する 無償の通常実施権を 有する 相当の対価の支払 契約、勤務規則、 その他の定めを策定 ・承継手続 ・対価の支払い 「相当の対価」の算定に当たっては、 「使用者等が受けるべき利益の額」「使用者等が貢献した程度」を考慮 4 ２．平成１６年法改正前の職務発明制度の概要（2/2） 最高裁平成１５年４月２２日判決（平成１３年(受)第１２５６号） 勤務規則等の定めと相当の対価について 裁判所認定額 ＝第３５条第４項の規定によって定められる相当対価額 会社既払額 不足額 ＝勤務規則等で規定 ＝請求可能 企業が定めた規則による対価の額が、第３５条第４項の「相当の対価」の額に 満たない時、従業者等はその不足額を請求可能であることを判示。 裁判所に判断してもらわない限り、いくら支払えば 「相当の対価」をすべて支払ったことになるか確定しないことに。 特許法第３５条の改正論が高まる 5 ３．法改正後の職務発明制度の概要 職務発明に係る権利の承継（予約承継） 従業者等 特許を受ける権利を 原始的に有する 策定に 関与 契約、勤務規則、 その他の定めを策定 ・承継手続 ・対価の支払い 当事者間で 対価を決定 策定 使用者等 無償の通常実施権 を有する 相当の対価の支払 －ポイント－ １．職務発明に係る「相当の対価」を使用者・従業者間の 「自主的な取決め」に委ねることを原則とする。 ２．「自主的な取決め」によって対価を支払うことが不合理であれば、 裁判所が「相当の対価」を算定。 不合理性は、対価が決定して支払われるまでの全過程のうち、 特に手続面の要素を重視して判断。 ３．裁判所による「相当の対価」の算定に当たっては、様々な事情を考慮可能とする。 6 ４．法改正後の対価の決定手続：①基準の策定 ルール適用 ルール作り ① 基準の策定 ② 基準の開示 発明の対価を算定するための 基準を策定するに際し、使用 者等は、従業者等と協議を行 うこと。 協議の結果策定された 基準を、従業者等に 対して開示しておくこと。 ③ 発明への適用 具体的な発明に対して基準を 適用して対価を算定する際に は、従業者等の意見を聴取す ること。 （ⅰ）協議の仕方 ○基準が適用される全従業者と協議することが望ましい。 ○代表者との協議も可能であるが、当該代表者が協議対象の従業者を代表していることが望ましい。 ○新入社員に策定済みの基準を適用する際には、当該新入社員と協議することが望ましい。 （ⅱ）協議の進め方 ○使用者等と従業者等の間で合意に至らなかった場合であっても、実質的に協議が尽くされたと 評価できる場合には、協議の状況としては不合理性を否定する方向に働く。 ○協議に当たり、双方の当事者が規程に関する資料・情報を十分に把握していることが望ましい。 ○多くの場合、使用者側が従業者側に情報を提供することが望ましい。 （ⅲ）協議の内容 ○「対価を決定するための基準」は具体的にある特定の内容が定められている必要はない。 ○性質の異なる従業者（研究職と非研究職など）ごとに異なる基準を策定することは可能。 ※手続事例集：Ｐ１０～２０、Ｐ３１ 7 ４．法改正後の対価の決定手続：②基準の開示 ルール作り ① 基準の策定 発明の対価を算定するための 基準を策定するに際し、使用 者等は、従業者等と協議を行 うこと。 ルール適用 ② 基準の開示 協議の結果策定された 基準を、従業者等に 対して開示しておくこと。 ③ 発明への適用 具体的な発明に対して基準を 適用して対価を算定する際に は、従業者等の意見を聴取す ること。 （ⅰ） 開示方法 ○開示の具体的な方法として、以下の例がある。 ・掲示 ・イントラネット ・ホームページ ・基準の配布 ○従業者等が基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況におかれていることが望ましい。 （ⅱ）開示対象 ○開示対象は策定された基準が適用される従業者等。 ○社外に公表することまでは求められていないが、社外に公表することで 潜在的な従業者等（採用内定者など）に対する「開示」になり得る。 ※手続事例集：Ｐ２２～２３ 8 ４．法改正後の対価の決定手続：③発明への適用 ルール適用 ルール作り ① 基準の策定 ② 基準の開示 発明の対価を算定するための 基準を策定するに際し、使用 者等は、従業者等と協議を行 うこと。 ③ 発明への適用 協議の結果策定された 基準を、従業者等に 対して開示しておくこと。 具体的な発明に対して基準を 適用して対価を算定する際に は、従業者等の意見を聴取す ること。 （ⅰ）意見の聴取の方法 ○従業者等から意見を聴取した上で対価額を算定する方法であっても、基準に基づき支払った後に 従業者等に対価額について意見を聴取する方法でも「意見の聴取」に該当し得る。 ○退職者についても、対価の算定について当該退職者から意見を求めることが望ましい。 ただし、退職時の扱いについて基準に規定されている場合や合意がなされている場合は、 退職後に意見を聴取しなくても不合理性を否定する方向に働く。 （ⅱ）意見の聴取の進め方 ○聴取した意見について、使用者等において誠実に検討し、必要に応じて再度対価額を 算定し直すことが望ましい。 ○対価額の算定について、社内の諮問機関等の審査を求めることが望ましい。 ○仲裁機関等の社外の機関を活用する制度を設けておくことが望ましい。 ※手続事例集：Ｐ２４～２７ 9 ５．職務発明制度をめぐる裁判例：①対価請求権の時効について ①最高裁平成１５年４月２２日判決 （平成１３年(受)第１２５６号） ・・・支払時期の定めあり 所定期間※ 発明完成 権利承継 特許出願 ②東京地裁昭和５８年１２月２３日判決 （昭和５４年（ワ）第１１７１７号） 大阪高裁平成６年５月２７日判決 （平成５年（ネ）第７２３号） 発明完成 権利承継 ＝起算点 時効成立 支払時期 ＝起算点 ・・・支払時期の定めなし ※ 現行の特許法第３５条には、「相当 の対価」請求権の消滅時効について定め られていないが、判例においては、民法 第１６７条の一般債権の消滅時効（１０ 年）が適用されている。 所定期間※ 特許出願 時効成立 ＜参考＞ 平成17年4月1日より前に権利承継された発明＝旧法適用 平成17年4月1日以後に権利承継された発明＝新法適用 10 ５．職務発明制度をめぐる裁判例：②外国の特許を受ける権利について 最高裁平成１８年１０月１７日判決 （平成１６年(受)第７８１号） 相当の対価額 国内の特許を受ける権利 に対する対価 外国の特許を受ける権利 に対する対価 外国の特許を受ける権利についても、相当の対価の支払を請求できることを判示 （１）特許を受ける権利の譲渡の対価は、特許を受ける権利の譲渡契約の問題であり、 当該譲渡契約の準拠法は、当事者の意思に従って定められる。 （２）本件の場合、譲渡契約の成立及び効力の準拠法を日本法とする当事者の黙示の合意が 存在すると認められる。 （３）特許法旧第３５条第３、４項は文言上、外国特許の対価の支払には直接適用できないが、 ①特許法旧第３５条第３、４項の規定の目的 ②各国の特許を受ける権利は、実質的に１個と評価され得る同一の発明から生じるものであること ③特許を受ける権利の承継時には、当事者の意思は、外国の特許を受ける権利も含めて、 当該発明に関する従業者と使用者の間の契約関係を一元的に処理しようとするものであったと 解されること を根拠に類推適用。 11 ５．職務発明制度をめぐる裁判例：③発明の対価に関する最近の裁判例 提訴時期 被告 対象技術 支払われた対価額 提訴額 裁判所の認定した対価額 判決日 2006年 キヤノン レーザープリンタ 55万3000円 1億円 277万4415円 2010.7.8 東京地裁 2006年 （2008年控訴） 一審： 6億円 一審： 8525万7068円 2010.6.23 東京地裁 日立製作所 半導体集積回路の製造方法 2223万932円 二審： 3億5000万円 二審： 2513万3998円 2012.3.21 知財高裁 2007年 （2010年控訴） 和光純薬工業 2007年 （2008年控訴） （2010年上告） 2007年 2007年 （2008年控訴、 2009年差戻審） 2010年 ソニー 東芝 ビルビリンの測定方法 半導体レーザ装置 （光ディスク用光学ピックアップ） 同音語選択装置 仮名漢字変換装置 1万8000円 一審、二審： 1億円 一審： 1億円 58万2850円 二審： 1億円 合計26万2900円 3億2676万5500円 一審、二審： 150万円 三菱化学 抗血栓薬 4800円 差戻審： 2億4281万1239円 NECトーキン 圧電振動ジャイロ － 3000万円 ※判決文、訴状及び報道などにより作成（すべての訴訟を網羅するものではありません） ※2012年7月時点での情報を元に作成。 一審： 245万4624円 二審： 原審維持 2009.12.25 東京地裁 2010.8.31 知財高裁 一審： 請求棄却 2008.9.29 東京地裁 二審： 570万7974円 2010.8.19 知財高裁 最高裁： 原審維持 2011.12.7 最高裁 669万3389円 2011.4.8 東京地裁 一審： 請求棄却 2008.2.29 東京地裁 二審： 原審差戻し 2008.10.29 知財高裁 差戻審： 5900万円 2012.2.17 東京地裁 213万5496円 2012.4.25 東京地裁 12 ６．諸外国の職務発明制度の概要 ○中国 ・職務発明は、任務として完成された発明と会社の物的・技術的条件を利用して完成された 発明に分けられ、これらに係る権利は、原則、使用者に原始的に帰属する。 ただし、後者については当事者間の契約があればそれが優先し、従業者帰属ともなり得る。 ・特許権が付与された使用者は、発明者に「奨励」を与えなければならず、特許実施後は、 その経済効果に応じて合理的な「報酬」を与えなければならない。 なお、奨励・報酬について使用者・従業者間で契約がある場合はそれに従うが、契約等が ない場合には、法定された支払方法、最低金額及び料率に従うこととなる。 ○ドイツ ・従業者発明に係る権利は、従業者に原始的に帰属する。 ・従業者は発明を行った場合、遅滞なく書面で使用者に報告する義務があり、その報告から ４ヶ月後に自動的に発明が使用者へ譲渡されたと擬制される。 ・権利承継の際には、従業者に対価請求権が発生する。 なお、補償額算定にあたっては、詳細なガイドラインが設けられている。 ○米国 ・発明に係る権利は発明者（従業者）に帰属するということは法定されているが、職務発明 に関する法規制は存在せず、当事者の契約に委ねられている。 ・契約がなくとも、一定の条件下で使用者は無償の通常実施権を有する。 13 ７．改正後の職務発明制度の運用状況 我が国の現状 ・経済活動の急速なグローバル化により、企業の海外進出が加速している。 ・それに伴い、企業の研究開発拠点も世界に広がり、企業は各国の制度への 対応が求められている。 「知的財産推進計画２０１２」 （平成２４年５月２９日 知的財産戦略本部決定）より抜粋 ・職務発明制度を始めとする知財管理の在り方の検討 職務発明制度について、国内外の運用状況を調査・分析し、従業者発明の 取扱いを含めた望ましい知財管理の在り方について検討を行い、結論を得 る。（短期・中期※）（経済産業省） ※２０１５年度末まで 14 ８．よくあるお問い合わせ内容について ☆手続事例集の下記ページに掲載しております。 ①職務発明の規程例 →Ｐ１７６～１８９ ②基準の改定について →Ｐ２９～３０ ③使用者が管理・保管しておくべき資料について →Ｐ３５ ○そのほかにも、手続事例集では様々な事例を紹介してございますので、 是非ご活用ください。 15 （参考）平成１６年改正法新旧対照表（特許法３５条） 平成十六年改正法 旧法 ２ 従業者等がした発明については、その 発明が職務発明である場合を除き、あら かじめ使用者等に特許を受ける権利若し くは特許権を承継させ又は使用者等のた め専用実施権を設定することを定めた契 約、勤務規則その他の定の条項は、無効 とする。 （職務発 明） （職務発 明） 第三十五条 使用者、法人、国又は地方公 第三十五条 使用者、法人、国又は地方公 共団体（以下「使用者等」という。）は、 共団体（以下「使用者等」という。）は、 従業者、法人の役員、国家公務員又は地 従業者、法人の役員、国家公務員又は地 方公務員（以下「従業者等」という。） 方公務員（以下「従業者等」という。） が そ の 性 質 上 当 該 使 用 者 等 の 業 務 範囲 に が そ の 性 質 上 当 該 使 用 者 等 の 業 務 範囲 に 属し、かつ、その発明をするに至つた行 属し、かつ、その発明をするに至つた行 為がその使用者等における従業者等の現 為がその使用者等における従業者等の現 在又は過去の職務に属する発明（以下 在又は過去の職務に属する発明（以下 「職務発明」という。）について特許を 「職務発明」という。）について特許を 受けたとき、又は職務発明について特許 受けたとき、又は職務発明について特許 を受ける権利を承継した者がその発明に を受ける権利を承継した者がその発明に ついて特許を受けたときは、その特許権 ついて特許を受けたときは、その特許権 について通常実施権を有する。 について通常実施権を有する。 ２ 従業者等がした発明については、その 発明が職務発明である場合を除き、あら かじめ使用者等に特許を受ける権利若し くは特許権を承継させ又は使用者等のた め専用実施権を設定することを定めた契 約、勤務規則その他の定めの条項は、無 効とする。 ３ 従業者等は、契約、勤務規則その他の 定により、職務発明について使用者等に 特許を受ける権利若しくは特許権を承継 させ、又は使用者等のため専用実施権を 設定したときは、相当の対価の支払を受 ける権利を有する。 ４ 前項の対価の額は、その発明により使 用者等が受けるべき利益の額及びその発 明がされるについて使用者等が貢献した 程 度 を 考 慮 して 定 め な け れ ば な ら な い 。 ３ 従業者等は、契約、勤務規則その他の 定めにより、職務発明について使用者等 に特許を受ける権利若しくは特許権を承 継させ、又は使用者等のため専用実施権 を設定したときは、相当の対価の支払を 受ける権利を有する。 ４ 契約、勤務規則その他の定めにおいて 前項の対価について定める場合には、対 価を決定するための基準の策定に際して 使用者等と従業者等との間で行われる協 議の状況、策定された当該基準の開示の 状況、対価の額の算定について行われる 従業者等からの意見の聴取の状況等を考 慮して、その定めたところにより対価を 支払うことが不合理と認められるもので あつてはならない。 ５ 前項の対価についての定めがない場合 又はその定めたところにより対価を支払 うことが同項の規定により不合理と認め られる場合には、第三項の対価の額は、 その発明により使用者等が受けるべき利 益の額、その発明に関連して使用者等が 行う負担、貢献及び従業者等の処遇その 他の事情を考慮して定めなければならな い。 16 Ⅱ．先使用権制度の概要 17 目 次 １．技術の戦略的な管理について ２．先使用権制度とは ３．先使用権を得るための要件 ４．先使用権の効力 ５．諸外国の先使用権制度の概要 ６．先使用権を立証するための資料について ７．企業の取組事例 ８．よくあるお問い合わせ内容について ※ 本テキストのⅡ．先使用権制度の概要において、 ●「ガイドライン」とは『先使用権制度の円滑な活用に向けて』（平成１８年６月特許庁作成）を指します。 ●【（数字）－（文字）】は、裁判例リスト（ガイドライン：Ｐ１１４～１１６）の 例： 【８１－地】 ↑ ↑ No.と審級に対応しています。 No. 審級 18 １．技術の戦略的な管理について 例えば 技 ○権利行使が困難な 方法の発明 ○工場見学をしな ければ分からない 製造プロセス 等 例えば 術 ○秘密としての 管理が難しい 技術 ○他者の追従が 容易な技術 等 戦略的な出願管理 ノ ウ ハ ウ と し て 秘 匿 先使用権制度 の円滑な活用 に向けて 特 許 営業秘密管理 ・営業秘密管理指針の活用 ・不正競争防止法による保護 （ガイドライン） 出 願 海外出願 も検討 公開 先使用権の証拠確保 ・設計図、発注書類を保存 ・公証制度を活用 等 審査請求 先使用による通常実施権確保 ・無償で自己実施が可能 特許権取得 ・自己実施が可能 ・他者の実施を制限 審査 19 ２．先使用権制度とは（1/2） 他者が特許権を得た発明と同一の発明を、他者の特許出願時以前から、 事業として実施または実施の準備をしていた場合には、その事業を継続 （その特許権を一定の範囲内で無償で実施）することができる権利。 ⇒ ある発明に関する特許権者と先使用者の保護の調和を図る制度 発明完成 （秘匿） 事業準備 の開始 事業の開始 事業継続可能 発明者Ａ 発明者Ｂ 特許出願 特許取得 先使用権を活用する上では、以下の２点が重要 ・権利の確保 ・ノウハウの秘匿 （ガイドライン：Ｐ７～１２ ） ：権利を立証するために必要な資料を収集・保管する ：営業秘密としてしっかりと管理する 20 ２．先使用権制度とは（2/2） ＜特許法 第７９条＞ 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に 係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現 に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準 備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内 において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 先使用権を得るための要件 ① ② ③ ④ （特許出願の発明と関わりなく）独自に発明した、またはその発明を承継したこと 他者の特許出願時に④を行っていたこと 日本国内で④を行っていたこと 事業の実施または事業の準備をしていること 先使用権の効力 ⑤ 実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内で ⑥ 他者の特許権を無償で実施し、事業を継続することができる 21 ３．先使用権を得るための要件：②「特許出願の際現に」とは 多くの裁判例からみると 特許出願の前後を通じた研究開発の着手から事業の開始、継続までの一連の経緯に ついての立証資料を検討し、他者の特許出願の時に、「事業の準備」や「事業」を 行っている段階にあったかを認定・評価して先使用権の成否を判断。 ⇒ 他者が特許出願した瞬間に、「事業」又は「事業の準備」の作業をしていた ことを証明することまでは求められてはいない。 ≪ 発明完成から事業の実施までのイメージの一例 ≫ 「事実」 事業の開始 事業の準備 発明の完成 （ガイドライン：問１ ） 証 拠 Ａ 証 拠 Ｂ 証 拠 Ｃ 他者の 出願日 証 拠 Ｄ 「時間」 22 ３．先使用権を得るための要件：③「日本国内において」とは ○ : 日本国内において、「事業」または「事業の準備」 × : 海外において、「事業」または「事業の準備」 「日本国内において」事業をする必要あり ○ : 日本国内において発明 ○ : 海外において発明 発明完成 発明地は問わない 事業 ＜参考＞ 東京地裁平成１５年１２月２６日判決 （平成１５年（ワ）第７９３６号）【８１－地】 海外展開先国においても先使用権を確保するためには、その国の法制度に応じた対応が必要 → ５．諸外国の先使用権制度の概要（スライド３１～３２） 参照 23 （ガイドライン：問８ ） ３．先使用権を得るための要件：④「事業の準備」とは ウオーキングビーム炉事件 最高裁判決 昭和６１年１０月３日判決（昭和６１年（オ）第４５４号）【２７－最】 ・「即時実施の意図」がある ・「即時実施の意図」が客観的に認識される ※「即時」とは →「事業の準備」が 認められる × 即時＝非常に短い時間 ○ 時間の長さだけで必ずしも判断されるものではない。 この事件では… ・昭和４１年８月３１日頃 ・昭和４３年２月２６日 ・昭和４６年５月 見積仕様書及び設計図の提出 他者の特許出願の優先権主張日 初めての製造 見積仕様書及び設計図の提出から５年近く経ってから、実際の製造があったにもかかわら ず、見積仕様書及び設計図の提出の時点において、「即時実施の意図」を認めている。 これは、ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を 要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであり、 また、先使用権者が見積仕様書及び設計図の提出後、受注に備えて、下請会社に各装置部分 の見積りを依頼しており、その後も毎年、製鉄会社等からの引合いに応じて入札に参加して いたなどという事実に基づいているからと考えられる。 （ガイドライン：問３～問４ ） 24 （参考）「事業の準備」の認定に関する事例 「事業の準備」を認めた例 ○試作品の完成・納入で認めた例 ［東京地裁平成３年３月１１日判決（昭和６３年（ワ）第１７５１３号）【３７－地】］ ○受注生産製品における試作品の製造・販売で認めた例 ［大阪地裁平成１１年１０月７日判決（平成１０年（ワ）第５２０号）【５９－地】］ ○基本設計や見積の修正があっても認めた例 ［東京地裁平成１２年４月２７日判決（平成１０年（ワ）第１０５４５号）【６７－地】］ ○金型製作の着手が即時実施の意図と、それを客観的に認識される態様、程度において表明したもの と認めた例［大阪地裁平成１７年７月２８日判決（平成１６年（ワ）第９３１８号）【８８－地】］ 「事業の準備」を否定した例 ○改良前の試作品では準備を否定した例 ［大阪地裁昭和６３年６月３０日判決（昭和５８年（ワ）第７５６２号）【３２－地】 ］ ○研究報告書に列記された成分の一つであっただけとして準備を否定した例 ［東京地裁平成１１年１１月４日判決（平成９年（ワ）第９３８号）【６０－地】 ］ ●概略図にすぎないとして準備を否定した例 ［東京高裁平成１４年６月２４日判決（平成１２年（ワ）第１８１７３号）【７９－地】 ］ ○医薬品の内容が未だ一義的に確定していたとはいえないとして準備を否定した例 ［東京地裁平成１７年２月１０日判決（平成１５年（ワ）第１９３２４号）【８５－地】 ］ 25 ４．先使用権の効力： ⑤「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」とは（1/4） 先使用権の効力の範囲 （どのような範囲まで、他者の特許権を無償で実施し、事業を継続することができるか） ＝「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」 どのように解釈するか？ 実施とは何か？ 【特許法第２条第３項】 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 ①物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、 使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合 には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入 又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為 ②方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為 ③物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法に より生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする 行為 （ガイドライン：問５～問７、問９） 26 ４．先使用権の効力： ⑤「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」とは（2/4） 先使用権の効力の範囲について考える上での２つの観点 ・「実施形式」 ・「実施行為」 ≪観点１：実施形式の変更は可能か≫ 例えば… 特許出願の際に製造していた物とは少し異なる物を作ってもよいかどうか。 ≪観点２：実施行為の変更や追加は可能か≫ 例えば… 他者の特許出願の際には、ある製品を仕入れて販売を行っていた者が、その後、 その製品の製造も自ら行うことにした場合、製造にも先使用権が認められるか。 27 ４．先使用権の効力： ⑤「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」とは（3/4） ≪観点１：実施形式の変更は可能か≫ 例えば、特許出願の際に製造していた物とは少し異なる物を作ってもよいかどうか。 （発明思想説） （実施形式限定説） 特許出願の際現に実施して いる実施形式に限定される という考え方。 ＶＳ 現に実施している実施形式に表現された 技術と発明思想上同一範疇に属する技術 を包含するという考え方。 ウオーキングビーム最高裁判決:「発明思想説」を採用 形式Ｃ 形式Ｂ 先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用 権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これ に具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更し た実施形式にも及ぶ。 形式Ａ 同一性を失わない範囲内 28 （参考）「同一性の範囲内」の認定に関する事例 発明の同一性を肯定した例 ●特許請求の範囲と関係しない箇所の変更は同一性に影響を与えないとした例 ［大阪地裁平成１１年１０月７日判決（平成１０年（ワ）第５２０号）【５９－地】、 大阪地裁平成１７年７月２８日判決（平成１６年（ワ）第９３１８号）【８８－地】 ］ ○配線引出棒について準備を肯定しているが、傍論として同一性も判示した例 ［大阪地裁平成７年５月３０日判決（平成５年（ワ）第７３３２号）【４９－地】］ ○基礎杭構造に関して同一性を肯定した例 ［東京地裁平成１２年３月１７日判決（平成１１年（ワ）第７７１号）【６６－地】］ 発明の同一性を否定した例 ○変更点の顕著な効果等により同一性を否定した例 ［大阪地裁平成１４年４月２５日判決（平成１１年（ワ）第５１０４号）【７８－地】］ ○技術的範囲を異にしているとして同一性を否定した例 ［大阪地裁平成１２年１２月２６日判決 （平成１０年（ワ）第１６９６３号、平成１１年（ワ）第１７２７８号）【７０－地】］ 29 ４．先使用権の効力： ⑤「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」とは（4/4） ≪観点２：実施行為の変更や追加は可能か≫ 例えば、他者の特許出願の際には、ある製品を仕入れて販売を行っていた者が、その後 その製品の製造も自ら行うことにした場合、製造にも先使用権が認められるか。 ⇒ 結論：先使用権者は、他者の特許出願後に実施行為の変更・追加ができない。 製造準備 開始 例 １ 製造 開始 特許出願 販売準備 開始 販売 開始 特許出願 販売準備 開始 販売 開始 事業継続○ （先使用権あり） 製造準備 開始 例 ２ 事業継続○ （先使用権あり） 製造 開始 事業継続× （先使用権なし） 事業継続○ （先使用権あり） <参考>名古屋地裁平成１７年４月２８日判決（平成１６年（ワ）第１３０７号）【８７－地】 30 ５．諸外国の先使用権制度の概要（1/2） 世界共通の先使用権制度は無い。 また、先使用権に関する各国の法制度は異なっている。 ⇒ 海外で事業を実施する中で、ノウハウとして秘匿する戦略をとる 場合には、事業を行う国ごとに、その国の法制度に応じた先使用権 の確保を行う必要がある。 特許庁では、諸外国等の先使用権制度の調査を実施 ・「諸外国等における先使用権制度（平成１８年度 産業財産権制度問題調査研究報告書）」 http://www.jpo.go.jp/seido/senshiyouken/senshiyouken_list.htm ・「先使用権制度に関する調査研究（平成２２年度 産業財産権制度各国比較調査研究報告書）」 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm 31 ５．諸外国の先使用権制度の概要（2/2） 「先使用権制度に関する調査研究（平成２２年度 産業財産権制度各国比較調査研究報告書） 諸外国の先使用権制度概要 比較表」より抜粋 32 ６．先使用権を立証するための資料について 先使用権の要件となる事実に関する証拠を、確保可能な時点ごとに収集し 保管することが最も確実な手法。 ○技術成果報告書 ・発明提案書 ・研究開発完了報告書 ○事業計画書 ○設計図・仕様書 ○見積書 発明完成 形式変更 事業準備 研究開発 事業 ○研究ノート ○技術成果報告書 ・実験報告書、 ・研究開発月報 ○設計図・仕様書 ○作業日誌 ○カタログ・商品取扱説明書 ○サンプル・製品自体 等 ○設計図・仕様書 ○事業開始決定書 ○請求書 ○納品書・受注書 ○作業日誌 ○カタログ・商品取扱説明書 ○サンプル・製品自体 33 （ガイドライン：Ｐ３４～６９） ６．（１）証拠力を高める手法 ～公証制度～（1/3） 公証制度は、公証人が、私署証書に確定日付を付与したり、公正証書を作成したり することによって、法律関係や事実の明確化ないし文書の証拠力の確保を図り、私人 の生活の安定や紛争の予防を図ろうとするもの。 １．確定日付 ２．事実実験公正証書 ３．契約等の公正証書 ４．私署証書の認証 ５．宣誓認証 （ガイドライン：Ｐ６０～６５） 34 ６．（１）証拠力を高める手法 ～公証制度～（2/3） 秘匿したノウハウが少なからず化体している製品等については、その物自体を 残すことも有効。 小型の物の場合 １．私署証書に 確定日付印を 押印。 目録 製品 署名 日付 ３．閉じ目と重なるか、 閉じ目が隠れるように 貼付。 目録 製品 署名 日付 ２．製品等を入れた 封筒をしっかり 糊付けする。 目録 製品 署名 日付 ４．私署証書を貼付、 封書との境目に 確定日付印を押印。 ：確定日付印 （ガイドライン：Ｐ５１～５２） ６．（１）証拠力を高める手法 35 ～公証制度～（3/3） やや大型の物の場合 １．私署証書に 確定日付印を押印。 目録 製品 署名 日付 ２．各開口部を ガムテープで閉じる。 （ガイドライン：Ｐ５２～５３） ４．私署証書を、十字に貼付けた ガムテープの交差部分を覆う ように貼付し、段ボール箱と 私署証書の境目にも確定日付 印を押印。 ３．この部分から、開口部を通るように、 途切れることなく一周ガムテープを巻く。 さらに、交差するように、ここから途切れる ことなく一周ガムテープを巻く（私署証書の 下がガムテープの切れ目となる）。 ：確定日付印 36 ６．（２）証拠力を高める手法 ～民間タイムスタンプサービス～ 電子文書は ・いつ、誰が作成したのかの判明が困難 ・容易に改ざんでき、改ざんされたか否かも判別困難 ⇒「タイムスタンプ」と「電子署名」を組み合わせて利用することで、 “いつ”“誰が”“どのような”を証明し得る。 「タイムスタンプ」 電子データに時刻情報を付与することにより、“いつ”“どのような”電子情報が 存在していたかを証明するための民間のサービス。 「電子署名」 実社会で書面等に行う押印 やサインに相当する行為を、 電子データに対して電子的 に行うサービス。 （ガイドライン：Ｐ６５～６８） 出典：財団法人 日本データ通信協会 37 ７．企業の取組事例 各企業では、開発した技術を特許権により保護するか、ノウハウとして秘匿するかを 検討し、秘匿する場合には、開発技術や事業内容・事業規模等の個別の事情に応じて、 様々な方法で先使用権の証拠確保のための取組を行っています。 ＜中小企業Ｅ（機械系企業）＞ ＜企業Ｇ（電気系企業）＞ ノウハウ秘匿を選択する技術 ○加工方法など、製品から発明内容が漏 れない技術。 ノウハウ秘匿を選択する技術 ○製造条件に関する技術。 ノウハウ秘匿を選択した場合の証拠確保 ○技術部が作成した作業指示書と、現場 が行った試行錯誤の成果を記載した作業 履歴書をセットにして公証人役場で確定 日付を取得。 技術流出の防止 ○工場の主要なところは見せない。 ○顧客に対しても製造ラインの見学を厳 しく制限。 （ガイドライン：Ｐ７０～８４） ノウハウ秘匿を選択した場合の証拠確保 ○特許で完全に網羅することは不可能な ので、特許取得を選択した技術や製品に ついても先使用権を主張できるように証 拠を確保。 ○技術内容・開発の流れを示すことがで きるように研究開発月報や製品サンプル を証拠として確保。 製品サンプルは、その説明書、設計図 や技術データなどと共に２つずつ保管し １組を封筒に入れて確定日付を取得。 38 ８．よくあるお問い合わせ内容について（1/3） ●下請として製造した場合、先使用権は認められるか？ 結論：先使用権は発注者にある。 発注者の完全な手足である下請製造業者には先使用権はない。 ⇒ 別の業者に下請製造させることが可能 ＜下請製造業者を変更する例＞ 会社 Ａ ・先使用発明Ｘを完成 ・製品の仕様指示 ・製造方法の指示 ・製品の販売 会社 Ａ 先使用権者 会社 ・手足として生産のみ Ｂ （全量Ａ社へ納入） 製造業者 会社 Ｂ ・先使用発明Ｘを完成 ・製品の仕様指示 ・製造方法の指示 ・製品の販売 会社 Ｃ 製造業者 他社がＸを特許出願する前 ・手足として生産のみ （全量Ａ社へ納入） 他社がＸを特許出願した後 39 （ガイドライン：問１０） ８．よくあるお問い合わせ内容について（2/3） ●先使用権は移転できるか？ 結論：先使用による通常実施権は、実施の事業とともにする場合には、 特許権者の承諾を得なくとも、移転することができる。 【特許法第９４条第１項】 通常実施権は、・・・実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権に ついての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合 及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 ＜事業とともに移転する場合＞ 製造業者Ａ 移転 製品ａの製造事業 （ガイドライン：問１３） 製造業者Ｂ 製品ａの製造事業 先使用権 先使用権 （ａの製造） （ａの製造） 移転 製品ａの製造の先使用権者も、ＡからＢに 40 ８．よくあるお問い合わせ内容について（3/3） ●先使用権立証のための証拠の保管について 特許出願をして取下げを行った記録により、 その明細書に記載されていた内容に関する 先使用権は認められないのか？ → 出願した事実は、発明を完成させたこと の立証には有用と思われるが、先使用権が 認められるためには、事業の実施又は準備 を行っていたか否かを立証する必要がある。 研究開発の着手から事業の開始、継続と いう一連の経緯に沿って、各時点の資料を 保管しておくことが重要。 発明完成から事業の実施までのイメージの一例 事実 事業の開始 事業の準備 発明の完成 証 拠 Ａ 証 拠 Ｂ 証 拠 Ｃ 他者の 出願日 証 拠 Ｄ 時間 公証制度を用いて電子データの証拠力を高める方法は無いのか？ → ①電子媒体に記録し、スライド３５～３６で紹介した方法で保管する。 ②電子公証制度を利用する。 （平成２４年１月１０日より、電子公証の窓口は 「登記・供託オンライン申請システム」へ変更となった。） （電子公証制度について ガイドライン：Ｐ６４～６５） （MEMO） 41 産業財産権制度シンボルマーク ＜本テキストの内容に関するお問い合わせ先＞ 特許庁総務部企画調査課企画班 電話：03-3581-1101 内線2154 E-mail：[email protected]
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