プロダクト・バイ・プロセス・クレームを巡る取り扱いの変遷 〔概要〕 プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関するプラバスタチン事件について最高裁 が下した判決（平成 24 年(受)第 1204 号、第 2658 号、平成 27 年 6 月 5 日判決）は、実 務に甚大な影響を及ぼすことが予想されます。本判決を受けて、特許庁は暫し審査を中 断した後、平成 27 年 7 月 6 日に当面の審査の取り扱い等を発表しましたが、まだ不明 な点が多く、実務上の混乱は暫く続くものと予想されます。 本記事では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する判断や取り扱いの変遷 を紹介すると共に、出願人及び権利者が今後留意すべき事項について考察します。 <目 次> １．背景 （１）プロダクト・バイ・プロセス・クレーム （２）プロダクト・バイ・プロセス・クレームに伴う主な問題 ２．従来の取り扱い （１）特許性判断時の発明の要旨認定 （２）権利判断時の技術的範囲の確定 （３）明確性要件の判断 ３．プラバスタチン事件 （１）知財高裁(大合議)平成 22 年(ネ)第 10043 号（2012 年 1 月 27 日判決） （２）最高裁平成 24 年(受)第 1204 号、第 2658 号（2015 年 6 月 5 日判決） ４．特許庁の対応 （１）審査の中断 （２）当面の審査の取扱い等について （３）今後の審査の取り扱い等について （４）審判の取り扱い等について ５．考察 （１）特許性判断時の発明の要旨認定・権利判断時の技術的範囲について （２）明確性要件について （３）推奨 1/8 〔詳細〕 １．背景 （１）プロダクト・バイ・プロセス・クレーム プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、物（プロダクト）の発明に係る請求 項であって、その物の製造方法（プロセス）が記載されている請求項（例えば「製法 Ｘによって得られる製品Ｙ」のようなクレーム）です。 （２）プロダクト・バイ・プロセス・クレームに伴う主な問題 プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関しては、これまで以下の問題が議論 されてきました。 ア 特許性判断時の発明の要旨認定・権利判断時の技術的範囲の確定 特許出願の審査・審判（拒絶査定不服審判や無効審判等）や侵害訴訟の無効の抗弁に おける発明の要旨の認定、並びに、侵害訴訟の権利判断時における特許発明の技術的範 囲の確定に際して、以下の何れの説を採用すべきかが問題となります。 ・製法限定説：クレームの文言どおり、実際にクレーム記載の製法で得られた物に限定 して解釈すべし（製法Ｘにより得られた製品Ｙ）。 ・物質同一説：物の発明なのだから、クレーム記載の製法で得られた物と同一の物も含 むとして解釈すべし（製法Ｘにより得られうる製品Ｙ）。 イ 明確性 物の発明は本来その物の特徴（構造、特性等）に基づいて規定すべきであるところ、 これを物の製法により規定するプロダクト・バイ・プロセス・クレームの記載は、果た して明確と言えるか否かが問題となります。 ２．従来の取り扱い （１）特許性判断時の発明の要旨認定 ア 特許庁の立場 特許出願の審査等における発明の要旨の認定に際して、特許庁は物質同一説を採用し てきました（審査基準第Ⅱ部第 2 章 1.5.2 参照1）。 1 審査基準第Ⅱ部第 2 章 1.5.2「(3)製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合（プロダ クト・バイ・プロセス・クレーム）請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合 には、1.5.1[2]にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自 体を意味しているものと解する(注)。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても 同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。」 2/8 イ 裁判所の立場 侵害訴訟の無効の抗弁や審決取消訴訟等における発明の要旨認定に際して、裁判所は 物質同一説を採用してきました（光ディスクポリカーボネート事件（東京高裁平 13(行 ｹ)84）等参照）。 （２）権利判断時の技術的範囲の確定 侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定に際して、裁判所は、原則として物質 同一説を採用してきました（ポリエチレン延伸フィラメント事件（東京地裁平 1(ﾜ) 5663）、ＥＰＯ事件（東京地裁平 9(ﾜ)8955）等参照）。但し、発明に係る物をその製法 により限定して解釈すべき事情（例えば審査時に製法の特徴を強調して進歩性を主張し、 特許を取得する等により禁反言が生じた場合等）が存在する場合には、例外として製法 限定説を採用してきました（ダマリン事件（東京地裁平 7(ﾜ)23005）、単クローン抗体 事件（東京地裁平 11(ﾜ)8434）等参照）。しかし、その判断基準はいささか曖昧であり、 統一が望まれておりました。 （３）明確性要件の判断 物の発明をその製法により規定するプロダクト・バイ・プロセス・クレームの記載が、 果たして明確と言えるか否かは、これまで議論されてきたところですが、特許庁・裁判 所共に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであることのみをもって、明確性要件 違反の根拠とはしていませんでした。 なお、審査基準第Ⅰ部第 1 章 2.2.2.4(2)①(i)2では、いわゆる光ディスク用ポリカー ボネート形成材料事件（東京高裁平成 11 年(行ケ)第 437 号（平成 14 年 6 月 11 日判決） を引用し、「発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的 に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切」な場合にプロダク ト・バイ・プロセス・クレームが認められるとしております。しかし、このような場合 に該当しなくとも、明確性要件を満たさないとまでは規定しておりません。 ３．プラバスタチン事件 （１）知財高裁(大合議)平成 22 年(ネ)第 10043 号（2012 年 1 月 27 日判決） ア 本判決において、知財高裁大合議は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要 旨認定及び技術的範囲の確定について、「特許請求の範囲」の文言を基準とし、原則と して製法限定説により判断すべきであると判示しました。但し、物の構造又は特性によ 2 審査基準第Ⅰ部第１章 2.2.2.4「（２）請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む 場合。① 留意が必要な点 （ｉ）発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接 的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切（例えば、不可能でも困難でもないも のの、理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。）であるときは、その物の製造方法によって 物自体を特定することができる（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。（参考：東京高判平 14.06.11 （平成 11(行ケ)437 異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」）」 3/8 り直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在すると きには、例外的に物同一説を採用すべきであると判示しました。 イ その上で、具体的にプロダクト・バイ・プロセス・クレームを以下の二つに分類し、 それぞれ以下のように判断すべきであると判示しました。 原則：不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 製法限定説で （「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該 判断すべし。 発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定す ることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在す るとはいえないとき」） 例外：真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 物質同一説で （「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時に 判断すべし。 おいて不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法 によりこれを行っているとき」） 即ち、原則としては文言解釈による製法限定説を採用すべきであり（不真正プロダク ト・バイ・プロセス・クレーム）、製法規定がやむない場合にのみ、例外的に物同一説 を認める（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）ということになります。言い 換えれば、不要にもかかわらず製法を記載した場合（不真正プロダクト・バイ・プロセ ス・クレーム）、特許権者に帰責すべきである、という考え方と言うことができます。 ウ また、本判決では、特許性判断時の発明要旨、権利判断時の技術的範囲の確定の何 れについても、同様の基準で判断すべきである、と判示しました。 （２）最高裁平成 24 年(受)第 1204 号、第 2658 号（2015 年 6 月 5 日判決） ア 上記知財高裁判決及び関連判決の上告審に係る上記最高裁判決において、最高裁は、 特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特 性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶとして、物質同一説で判 断すべきである、と判示しました。また、特許性判断時の発明要旨、権利判断時の技術 的範囲の確定の何れについても、同様の基準で判断すべきである、と判示しました。 イ 一方で、本最高裁判決では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件 について以下のとおり判示しました。 即ち、物の発明に係るクレームにその物の製法が記載されている場合、発明の内容を 明確に理解することができず、特許の独占権の範囲について予測可能性を奪うことにな り適当でないと判示しました。 その上で、出願時において発明に係る物をその構造又は特性により直接特定すること 4/8 が不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情がある場合には、当該製造方法 により製造された物と構造、特性等が同一である物として特許発明の技術的範囲を確定 しても、第三者の利益を不当に害することはなく、斯かる特定も認められると判示しま した。 即ち、本最高裁判決によれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが明確性要件 を満たすには、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが 不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情」（不可能・非実際的事情）の存 在が必要となります。言い換えれば、斯かる不可能・非実際的事情が存在しない場合、 プロダクト・バイ・プロセス・クレームは明確性要件を満たさないことになります。 ４．特許庁の対応 （１）審査の中断 プラバスタチンの上記最高裁判決を受けて、特許庁は平成２７年６月１０日にホーム ページ（ＨＰ）にて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査を当面行わないこ とを発表しました3。 （２）当面の審査の取扱い等について その後、特許庁は平成２７年７月６日にＨＰにて、プロダクト・バイ・プロセス・ク レームの当面の審査の取扱い等を発表しました4。その概要は以下のとおりです。 ○ 物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が 「不可能・非実際的事情」（出願時において当該物をその構造又は特性により直接特 定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情）があると判断で きるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知する。 ○ 後に無効理由を含む特許となったり、第三者の利益が不当に害されたりすること がないよう、拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際的事情」が存 在することの主張・立証の機会や、反論・補正の機会を与える。 出願人は、当該拒絶理由を解消するために、反論以外に以下の対応が可能。 ア．該当する請求項の削除 イ．該当する請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正 ウ．該当する請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正 エ．「不可能・非実際的事情」についての意見書等による主張・立証 ○ 出願人の「不可能・非実際的事情」についての主張・立証の内容に、合理的な疑 問がない限り（通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示 せない限り）、審査官は、「不可能・非実際的事情」が存在するものと判断する。 3 4 https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C.htm https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm 5/8 詳細は、特許庁が同日発表した「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当 面の審査の取扱いについて」（以下「当面の審査の取り扱い」）に記載されております5。 特に、上記イ及びウに該当する補正は、最後の拒絶理由通知に対する応答時や拒絶査定 不服審判請求時のような特許法第１７条の２第５項各号の補正目的の制限を受ける状況 であっても、同条同項第４号の「明りょうでない記載の釈明」に該当するとして認める 旨の見解を示しました。 なお、特許庁は既に平成２７年７月１４日付発送の拒絶理由通知から、プロダクト・ バイ・プロセス・クレームに関する審査を再開し、本取り扱いに従った拒絶理由を通知 しております。 （３）今後の審査の取り扱い等について 特許庁ＨＰによれば、平成２７年１０月上旬目途に、全面改訂された審査基準・審査 ハンドブックに基づく運用を開始する予定とのことです。 （４）審判の取り扱い等について 特許庁ＨＰの平成２７年７月６日発表によれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレ ームが関連する審判事件等においても、最高裁判決の判示内容に沿って、「当面の審査 の取り扱い」を参酌しつつ、審理を行うとのことです。 同発表によれば、拒絶査定不服審判において、物の発明に係る請求項にその物の製造 方法が記載されている場合は、「不可能・非実際的事情」があると合議体が審判請求人 に聞くまでもなく判断できるときを除き、拒絶理由を通知するとのことです。これに対 して、審判請求人は上記「当面の審査の取扱い」と同様に、特許請求の範囲の補正や、 意見書等における「不可能・非実際的事情」の主張・立証等の対応をとることが可能で す。 一方、無効審判や訂正審判等におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの取り 扱いについては、現在のところ不明です。但し、審査と同様、無効審判の訂正請求や訂 正審判においても、特許法第１２６条第１項各号の訂正目的の制限を必要以上に厳格に 適用しない（例えば、上記イ及びウの補正に相当する訂正については、同条同項第４号 の「明りょうでない記載の釈明」に該当するとして認める等）との運用がなされるもの と思われます。 ５．考察 （１）特許性判断時の発明の要旨認定・権利判断時の技術的範囲について これらの論点については、プラバスタチン最高裁判決により、何れも物質同一説で判 断すべしと判示されました。斯かる判示は、知財高裁判決における真正・不真正という 区分に基づく判示よりも、遙かに明確であると言えます。 5 特許庁審査第一部調整課審査基準室「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱 いについて」、https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf 6/8 （２）明確性要件について ア プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性については、これまでも議論され てきたところですが、原則として明確性要件を満たさないとの判断を示したのは、今回 の最高裁判決が初めてです。当該判断によれば、「不可能・非実際的事情」が存在する 場合を除き、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは原則として明確性要件を満たさ ないことになります。斯かる判示は、実務に甚大な影響を及ぼすと思われます。 特に問題となる点として、①プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するか否 かの判断、②「不可能・非実際的事情」の存否の判断、③補正・訂正等による明確性確 保の可能性、の三点が挙げられます。 イ ①プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するか否かの判断については、特 許庁の「当面の審査の取り扱い」において、幾つかの類型が示されました。しかし、プ ロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する例として挙げられている類型は、何れ も「～してなる」等の記載により、製法規定を含むことが明らかな例ばかりであるのに 対し、実務上は、一見製法が記載されていないようでも、実際には製法的な規定を含む クレーム（いわば「隠れプロダクト・バイ・プロセス・クレーム」）が多数存在します。 例えば、構造的特徴の規定に使用される用語の中には、「蒸着」、「担持」、「貼着」、 「被覆」など、動作を含む表現が多数存在します（斯かる用語のうち一部については、 「当面の審査の取り扱い」において「単に状態を示すことにより構造又は特性を特定し ているにすぎない場合」の類型として挙げられ、プロダクト・バイ・プロセス・クレー ムに該当しないことが示されましたたが、網羅的ではなく、その具体的な判断基準も明 確とは言い難いと思われます。）。更には、ヒト白血球インターフェロン事件（平成 2 年(ワ)第 16740 号）のように、クレーム文言上は製法規定がないにもかかわらず、発明 の性質を考慮して、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと判断された例も存在しま す。こうした特許庁の類型に該当しないクレームも含む包括的な判断基準については、 今後の改訂審査基準や下級審における判例の蓄積が待たれるところです。 ウ ②「不可能・非実際的事情」の判断について、どのような発明が「不可能・非実際 的事情」を充足するのか、最高裁判決で示された基準は抽象的であり、実務上の判断は 困難を伴うことが予想されます。本要件を充足する例として最高裁判決及び特許庁の 「当面の審査の取り扱い」で挙げられているのは「新しい遺伝子操作によって作られた 細胞等」のみであり、他にどのような発明が本要件を満たすのか、現時点では不明です。 その具体的な判断についても、今後の改訂審査基準や下級審での判例の蓄積が待たれる ところです。 エ ③「不可能・非実際的事情」が存在しない場合に、明確性違反を解消するための補 正の例として、特許庁ＨＰの平成２７年７月６日付発表では、「イ．該当する請求項に 係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正」及び「ウ．該当する請求項に係る発 明を、製造方法を含まない物の発明とする補正」が挙げられております。これらの補正 7/8 は、最後の拒絶理由通知に対する応答時や拒絶査定不服審判請求時においても、特許法 第１７条の２第５項第４号に規定される「明瞭でない記載の釈明」に該当し、認められ る旨も発表されております。訂正審判や無効審判の訂正請求における取り扱いは不明で すが、同様の運用がなされるものと考えられます。しかし、これらの補正や訂正によっ て明確性違反が解消されても、それにより新たな拒絶理由・無効理由（例えば新規性や 進歩性の欠如、実施可能要件やサポート要件違反等）が生じてしまい、実質的に拒絶理 由・無効理由を解消する手段が存在しない場面が多々生じうるものと予想されます。こ のような状況をどのように解消すべきか、今後の対策や実務の蓄積が待たれるところで す。 （３）推奨 ア 出願準備中の案件については、当然ながらプロダクト・バイ・プロセス・クレーム はできるだけ使用しないことが推奨されます。仮に「不可能・非実際的事情」が存在し、 製法による規定が必要な場合には、「不可能・非実際的事情」が存在する旨を当初明細 書等に明記しておくことが推奨されます。 イ 出願後権利化前の案件については、可能な場合には「不可能・非実際的事情」が存 在する旨を意見書等で主張するか、さもなくば補正によりプロダクト・バイ・プロセ ス・クレームを、製法クレームや製法規定を含まない通常の物のクレームに変更し、や むを得ない場合には削除することが推奨されます。また、優先権主張が可能な時期であ れば、優先権主張出願により明細書等に「不可能・非実際的事情」を追記し、或いは製 法規定を含まない通常の物のクレームとしての規定を可能とする記載を充実させておく ことが推奨されます。 ウ 権利化後の案件については、無効審判の訂正請求や訂正審判等での取り扱いが未だ 不明である以上、現時点では対応は困難です。しかし、可能な場合には「不可能・非実 際的事情」が存在する旨を審判や訴訟で主張できるよう、証拠を収集しておくことが推 奨されます。また、無効審判の訂正請求や訂正審判等での取り扱いが今後明らかになっ た場合に備え、製法クレームや製法規定を含まない通常の物のクレームに変更する訂正 を準備しておくことが推奨されます。 エ なお、従来からプロダクト・バイ・プロセス・クレームに基づく権利行使は困難で ありましたが、今後はよりいっそうの困難が予想されるため、上記の「不可能・非実際 的事情」の主張準備やクレームの訂正等による手当が完了するまでは、権利行使は控え ることが推奨されます。 2015 年 7 月 17 日 ⓒ SEIWA PATENT & LAW （IP 情報室） 8/8
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