I marchi in Cina La nuova revisione alla legge marchi cinese

Camera di Commercio e
Artigianato di Verona
I marchi in Cina
La nuova revisione alla
legge marchi cinese
Veronica Raffi
© Murgitroyd & Company 2014
Introduzione
© Come proteggere il proprio marchio in Cina.
© Panoramica sulla legislazione cinese in materia di
marchi.
© Panoramica sugli accordi internazionali di cui é
parte la Cina
© Informazioni pratiche: come registrare un marchio
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Trade Mark filing trends
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Trade Mark Filings
CHINA
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Normativa nazionale
© Legge marchi (emanata il 23 agosto 1982 ed in vigore dal 1
marzo 1983, successivamente modificata il 22 febbraio
1993 e il 27 ottobre 2001).
© Regolamento attuativo della Legge marchi ( emanato il 3
agosto 2002, ed entrato in vigore il 15 settembre 2002);
© “Rules for Trademark Review and Adjudication” (emanata
nel 1995 e revisionata nel 2002).
© Regolamento attuativo del Trattato internazionale sulla
Registrazione dei marchi Madrid Agreement (emessa dal
SAIC in data 17 aprile 2003).
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Convenzioni internazionale
© Convenzione istitutiva di WIPO di cui la Cina é parte a
partire dal 3 giugno 1980.
© Convenzione di Parigi sulla protezione della Proprieta’
Industriale, di cui la Cina é parte a partire dal 19 marzo
1985.
© Accordo di Madrid sulla Registrazione di Marchi
Internazionali, in vigore per la Cina dal 4 ottobre 1989.
© Accordo di Nizza sulla classificazione dei prodotti e servizi ai
quali si applicano I marchi di fabbrica o di commercio, in
vigore per la Cina dal 9 agosto 1994.
© Protocollo di Madrid sul marchio Internazionale, in vigore per
la Cina dal 1 dicembre 1995.
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Autorità competenti
© L’autorità competente ad effettuare la registrazione dei marchi
in Cina è l’Ufficio cinese per i marchi, con sede a Pechino,
che è parte della State Administration for Industry and
Commerce (SAIC).
© China Trade Mark Review and Adjudication Board, con
sede a Pechino che ha il compito di rivedere le decisioni prese
dall’Ufficio marchi nelle fasi di registrazione del marchio. E’ un
organismo che opera indipendentemente dall’Ufficio cinese per
i marchi.
© Competente in materia di violazioni dei diritti sui marchi è la
SAIC e le Amministrazioni per l’industria ed il commercio
locali.
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FIRST TO FILE
© IL Principio del first to file
© chi per primo deposita la domanda di marchio per primo
acquisisce il diritto alla registrazione, a differenza dell’italia
non é riconosciuto un diritto all’uso, quindi il diritto non
nasce con l’uso ma con la registrazione.
© E’ quindi indispensabile registrare il marchio con largo
anticipo rispetto all’inizio dell’attività commerciale in Cina ,
ad oggi i tempi per ottenere la registrazione del marchio
sono di circa 2-4 anni e gli effetti della tutela decorrono solo
a partire dalla data in cui il marchio é effettivamente
registrato, e non dalla data di deposito come in Italia.
© Non registrare il marchio per tempo vi espone al rischio che
altri vi provvedano, con gravi conseguenze, quali
l’impossibilità di registrare il proprio marchio in Cina e il suo
uso, il blocco dei propri prodotti sul mercato cinese.
FIRST TO FILE
© Quindi se esiste un ostacolo alla Vs. registrazione cosa
potete fare: - acquistare il proprio marchio da chi lo ha
registrato illecitamente a un prezzo spesso molto elevato e
comunque superiore rispetto ai costi di registrazione;
oppure iniziare lunghe e costose battaglie legali per il
recupero del Vs. marchio e il risarcimento danno.
© Quindi la registrazione rappresenta il titolo più semplice,
efficace e sicuro per azionare i propri diritti di marchio in
Cina .
© Esiste una tutela particolare per il marchio non registrato a
condizione che sia famoso ed esistono rimedi civilistici in
materia di concorrenza sleale , che peraltro non sono
sempre di agevole applicazione e comportano oneri
probatori ed investigativi molto onerosi.
Come registrare un marchio: aspetti pratici
DUE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE
©La Registrazione Internazionale presso l’Organizzazione
Mondiale per la proprietà Intellettuale (OMPI a Ginevra)
©La Registrazione presso l’Ufficio cinese per i marchi. Con
sede a Pechino.
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Come registrare un marchio: aspetti pratici
© Occorre sempre una attenta valutazione circa l’opportunità di
adottare l’una o l’altra soluzione.
© Per richiedere la Registrazione Internazionale estesa alla Cina
occorre essere già titolare di una registrazione/domanda
nazionale o comunitaria (registrazione/domanda di base) .
Non è necessario nominare un rappresentante professionale,
sebbene sia sempre consigliabile, è necessario conoscere i
profili tecnico giuridici delle procedure.
© Invece, per il deposito nazionale in Cina il cittadino straniero o
e le imprese straniere non registrate in Cina, dovranno
nominare un rappresentante professionale.
© Principio first to file
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Come registrare un marchio: aspetti pratici
© Occorre ricordare che la registrazione in Cina non copre le
Regioni Amministrazione speciale di Hong Kong e Macao.
Anche Taiwan e Singapore costituiscono una giurisdizione
a parte e quindi, se si volesse estendere la protezione
anche a queste regioni, occorrerà richiedere la
registrazione attraverso la procedura specifica e con il
supporto di un legale esperto che potrà assistervi.
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Check list finale
© Ricerca di anteriorità prima di depositare una domanda di
marchio.
© Validità del marchio secondo la legge cinese.
© Monitorare il mercato attraverso un servizio di sorveglianza
volto a verificare che terzi non registrino marchi identici o simili.
© Onere d’uso del marchio entro 3 anni dalla registrazione il
marchio deve essere usato, importante essere diligenti e
raccogliere e conservare le prove d’uso.
© La durata della registrazione è 10 anni dalla concessione.
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LA TRASLITTERAZIONE
Registrare la traslitterazione del marchio per una tutela più
efficace
La traslitterazione del nome dell’azienda, del proprio nome e del
marchio sono da valutare attentamente. Infatti, è sempre consigliabile
scegliere un nome che sia facile da pronunciare e che abbia un
significato accattivante, che si possa «fissare» nella mente del
consumatore.
©
La traslitterazione può essere fatta attraverso una
semplice assonanza con il nome originario senza
preoccuparsi del significato
©
Oppure si può tenere conto del solo nucleo semantico della
parola originale senza badare alla somiglianza fonetica
©
Oppure cercare di coniugare la somiglianza fonetica con un
significato gradevole e pertinente
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LA TRASLITTERAZIONE
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© ALCUNI ESEMPI
Uno degli esempi più noti é la Coca Cola che in cinese si
chiama KEKOU KElE ( piacevole per la bocca)
Oppure la PEPSI che non è stata da meno scegliendo
BaiShi KeLE (rende felice ogni cosa).
Esempi di marchi che hanno cercato semplicemnete
l’assonanaza con il nome originario senza preoccuparsi del
significato: Armani (AMaNi) Luis Vuitton (LuYi WeiDeng)
Fendi (FenDi), FIAT (FeiYaTe), FERRARI (FaLaLi),
NESTLE’ usa in Cina il marchio Que Chao ( nido di rondine)
che ricorda il logo molto conosciuto che raffigura appunto
un nido .
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LA TRASLITTERAZIONE
© WRIGLEY, il produttore di chewingum, ha sfruttato il proprio
marchio che rappresenta una freccia per creare in Cina il
marchio Jian Pai che tradotto signinfica marchio della
freccia»
© BVLGARI é stato tradotto con BaoJiaLi (prezioso, buono e
bello), IKEA é YiJia (casa confortevole).
© MERCEDES-BENZ é BenChi (rapida –veloce), BMW é
BaoMa (cavallo prezioso).»
© STARBUCKS ha scelto un approccio «ibrido» Xing Ba Ke
combinando la traduzione della parola STAR (Xing) con la
traslitterazione del suono Ba Ke. La traslitterazione in
questo caso non ha alcun significato in cinese ma crea una
similitudine fonetica con il marchio in caratteri latini
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La nuova legge Marchi
La nuova legge marchi
© In seguito a consultazioni durate quasi 10 anni, l’Assemblea
Nazionale Cinese ha approvato la Decisione sulla revisione
della Legge sui marchi Commerciali della Repubblica
Popolare Cinese, il 30 agosto 2014, con la quale viene
adottato il terzo emendamento alla legge nazionale sui
marchi commerciali.
© L’entrata in vigore è prevista 1 maggio 2014
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La nuova legge marchi
Aree d’intervento della riforma
© Principio della buona fede battaglia contro l’”usurpazione dei marchi”!!!!
©Tempi necessari all’esame della domanda di registrazione fino alla
registrazione del marchio
©Azioni amministrative contro una domanda di registrazione di un marchio
(opposizione) e azioni amministrative contro una registrazione di marchio
©Marchi che godono di notorietà
©Registrazione in più classi merceologiche
©Determinazione dei danni risarcibili
©Onere della prova
©Regolamentazione delle attività delle agenzie di registrazione dei marchi
©Altre modifiche
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La nuova legge marchi
Tempi necessari all’esame della domanda di registrazione
fino alla registrazione del marchio
©Il procedimento di esame di una domanda di marchio dovrà essere completato in 9
mesi.
©Il periodo di revisione in caso di opposizione in cui l’ufficio marchi decide riguardo
all’opportunità della stessa non può essere superiore a 12 mesi , é prevista la possibilità
di estendere tale termine per altri 3 mesi.
© Azioni di nullità basate sui requisiti di registrabilità del marchio
devono essere
completate in 9 mesi (prorogabile per altri 3)
©Azioni di nullità basate su diritti anteriori devono essere completate in 12 mesi
(prorogabile per altri 6 )
©Azione di cancellazione per non uso deve essere completata entro 9 mesi (prorogabili
per altri 3 mesi).
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La nuova legge marchi
Marchi che godono di notorietà
©Esiste già in Cina una tutela per il marchio che gode di notorietà. La nuova legge
precisa che dovrà essere il titolare del marchio, nell’ipotesi di violazione dei propri diritti di
marchio (ad esempio nel corso di procedimenti contraffazione sia di tipo amministrativo
sia giudiziario) a richiedere il riconoscimento dello status di marchio che gode di
notorietà.
©Impedisce l’uso di parole o frasi celebri sui prodotti, sul packaging, nella pubblicità,
durante le fiere o altre attività promozionali, impedendo che le aziende aumentino la
riconoscibilità del proprio prodotto traendo vantaggi da marchi altrui.
Registrazione multiclasse
©La revisione introduce la possibilità di rivendicare più classi di prodotti e servizi nella
stessa domanda di marchio. Tale possibilità comporterà un risparmio per i titolari delle
domande che ad oggi sono costretti a depositare una domanda per ogni classe
merceologica.
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La nuova legge marchi
Determinazione dei danni risarcibili
©Il calcolo dei danni risarcibili può essere fino a tre volte i benefici ottenuti dall’infrazione
stessa o tre volte le perdite sofferte dal titolare del diritto. Inoltre la revisione prevede,
nell’ipotesi in cui non sia possibile determinare il danno subito dal titolare del marchio,
che il tribunale possa a propria discrezione stabilire l’ammontare del risarcimento fino ad
un massimo di 3 mil. di RMB (circa 360 mila euro). Ad oggi era prevista una somma pari
a RMB 500.00 (circa 60.000 euro).
Onere della prova
©L’attuale legge prevede che l’onere di dimostrare la violazione del marchio sia
unicamente a carico di parte attrice , mentre le nuove disposizioni in materia prevedono
che lo stesso tribunale possa ordinare a parte convenuta di presentare i libri contabili e
altri documenti ai fini della determinazione dei danni. In caso di rifiuto il tribunale potrà
procedere autonomamente e a propria discrezione sulla base delle richieste dell’attrice
e sulla base delle prove a disposizione.
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La nuova legge marchi
Regolamentazione delle attività delle agenzie per la registrazione dei marchi
©Gli agenti non possono rappresentare un cliente e non possono accettare l’incarico nel
caso in cui ci sia una chiara malafede o nel caso in cui la domanda di marchio sia in
palese violazione di diritti anteriori, come ad esempio copyright, denominazione sociale,
marchio che gode di notorietà. In caso di violazione gli stessi agenti possono essere
multati fino a RMB 100,000 (12.000 euro) per ciascuna violazione.
Altre novità
©Possibilità di depositare la domanda di marchio attraverso e-filing
©Oltre ai marchi 3D, alle combinazioni di colori é previsto il deposito di altri marchi c.d.
non convenzionali quali i suoni.
©Nel corso dell’esame della domanda di marchio possono essere emesse azioni ufficiali
volte alla richiesta di chiarimenti o modifiche della domanda stessa.
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QUALCHE CASO INTERESSANTE
MBLW società cinese che usava il proprio marchio per identificare una catena di negozi
di abbigliamento in diretta concorrenza con il marchio BMW, che in Cina anche nel
settore dell’abbigliamento e accessori incontra notevole successo.
BMW é riuscita a fermare MBLW sulla base delle norme sulla concorrenza sleale
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QUALCHE CASO INTERESSANTE
Nonostante la grande attenzione alla traslitterazione del proprio marchio, Starbucks é
stata vittima di brand cloning da parte di una società di Shangai che aprì numerosi
coffee shop usando un marchio che richiamava sia i colori sia il logo di Starbucks . La
società Xingbake Coffee House tradotto in Star Coffee House. Stabucks riuscì dopo
numerosi azioni legali a far chiudere i negozi.
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QUALCHE CASO INTERESSANTE
Il TRAB ha rigettato la richiesta di VOLVO ritendo non confondibili i due marchi sulla
base della diversa pronuncia.
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GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE
Veronica Raffi
[email protected]
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