Inbreuk vs nietigheid in grensoverschrijdende gevallen

206
• berichten industriele eigendom • oktober
2014
Inbreuk vs nietigheid in
grensoverschrijdende gevallen; is de
Nederlandse octrooirechter bevoegd?
Lianne Kelkensberg en Jaap Bremer*
Inleiding
1. In veel octrooigeschillen
die worden uitgevochten
voor de rechters van de Haagse rechtbank en het Haagse hof, wordt een grensoverschrijdend
inbreukverbod
gevorderd. De Nederlandse octrooirechter is sinds de
jaren '90 van de vorige eeuw graag bereid beslissingen
te geven waarvan de effecten zijn landsgrenzen overschrijden.!
De rechtsmacht van de Nederlandse rechter in internationale gevallen kan worden gegrond op verschillende
bevoegdheidsbepalingen.
Er kan onderscheid worden
gemaakt tussen eerste spoor bevoegdheidsgronden en
tweede spoor bevoegdheidsgronden.
Het eerste spoor
betreft de artikelen 2 en 5-24 EEXVa. 2 Wanneer de rechter op grand van een van deze bepalingen bevoegd is am
van het bodemgeschil kennis te nemen, is hij tevens bevoegd am voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten. Het tweede spoor betreft artikel jr EEXVa. Deze
bepaling bevat een aanvullende bevoegdheidsgrond die
inhoudt dat, oak indien de rechter niet bevoegd is am
kennis te nemen van het bodemgeschil, hij voorlopige
maatregelen kan gelasten mits het maatregelen betreft
die kunnen worden bevolen krachtens zijn nationale
wetgeving."
2.
3. Artikel 22 lid 4 EEX Vo ibevat een exclusieve bevoegdheidsbepaling die de gerechten aanwijst van de
lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of
~
2
3
Mr. L. Kelkensberg was tijdens het schrijven van dit artikel
cassatieadvocaat te Den Haag. Mr. J.E. Bremer is advocaat te
Den Haag.
Het startschot hiervoor was HR 24 november ~989, NJ ~992, 404
(Lincoln/Interlas), genuanceerd door de 'spin in het web' doctrine
van het Hof Den Haag in arresten van 23 april ~998, BIE 2002
nr. 8, p. 25 (EGP/Boston Scientific) en 26 november ~998, BIE 2002,
nr. ao, p. 46 (Bostion Scientific/Cordis). Zie hierover bijvoorbeeld
Van Nispen, "Grensoverschrijdende verboden in octrooizaken,
Kanttekeningen bij de noten van Paul VIas onder NJ 2008/76 en
78" in IPR in de spiegel van Paul VIas: opstellen aangeboden aan prof.
mr. dr. P. VIas ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als hoogleraar intemationaal privaatrecht en rechtsvergeliiking aan de Vrije
UniversiteitAmsterdam, 20~2, p. ~43-~44 en Hoorneman, Solvay/
Honeywell: Deur wijd open voor de Nederlandse crossborder-praktijk?, IEF ~~587.
Verordening (EG) nr. 44/200~ betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
Zie T&C Burg. Rv. (20~4), aant. ~-3bij art. 3~ EEX Vo. Voor de
toepassing van ar tikel j i EEX Vo gelden specifieke voorwaarden
die wij hie rna zullen bespreken.
registratie van onder meer octrooien is verzocht, heeft
plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad als
bij uitsluiting bevoegd am te oordelen over de registratie of de geldigheid van dergelijke rechten.
4. In het geval dat de Nederlandse rechter wordt verzocht te oordelen over een grensoverschrijdende
inbreukvordering, en de in Nederland gevestigde of woonachtige gedaagde - zoals dat vaak gebeurt - een nietigheidsverweer voert ten aanzien van de ingeroepen Nederlandse en buitenlandse octrooidelen, is sprake van
een botsing van bevoegdheidsbepalingen.t
5. Over de gevolgen van een nietigheidsverweer voor
de rechtsmacht van de Nederlandse rechter ten aanzien van grensoverschrijdende
inbreukverbodsvorderingen hebben Nederlandse rechters en het Hof van
Justitie EU (HvJ), evenals verschillende auteurs>, zich
reeds gebogen. Nag niet alle vragen random deze situatie zijn echter beantwoord. In deze bijdrage gaan wij
nader in op de volgende vraag:
Is de Nederlandse rechter die ter zake een inbreukvordering rechtsmacht toekomt op basis van artikel 2
EEX Va bevoegd am als voorlopige maatregel een grensoverschrijdend inbreukverbod uit te spreken, wanneer
de (Nederlandse) gedaagde zich beroept op nietigheid
van (oak) de ingeroepen buitenlandse octrooidelen, en
in hoeverre en onder welke voorwaarden kan hij aanvullende bevoegdheid ten aanzien van de niet-Nederlandse
delen van het octrooi ontlenen aan artikel ja EEX Va?
4
5
Als enkel de nietigheid van het Nederlandse deel van een octrooi
wordt ingeroepen, is geen sprake van confticterende bevoegdheidsgronden: over de grensoverschrijdende inbreukvorderingen
is de Nederlandse rechter dan (voor wat betreft in Nederland
gevestigde of wonende gedaagden) bevoegd te oordelen krachtens artikel 2 EEXVo en (voor wat betreft in het buitenland gevestigde of wonende gedaagden) krachtens ar tikel zq EEX Vo.
De exclusieve bevoegdheidsgrond van artikel 22 lid 4 EEXVo
staat aan bevoegdheid van de Nederlandse rechter op die gronden niet in de weg. De exclusief bevoegde rechter ter zake het
nietigheidsverweer dat enkel ziet op een Nederlands octrooideel
is immers ook de Nederlandse rechter.
Vgl. VIas in zijn noten onder HvJ EG ~3juli 2006, NJ 2008, 76
(Roche/Primus I) en HvJ EG ~3juli 2006, NJ 2008, 78 (GAT/LuK);
Van Nispen voornoemd; Hoorneman voornoemd; Van Nispen in
zijn noot onder het Solvay/Honeywell arrest in BIE 20~2, nr. 64;
Schaafsma in zijn noot onder het Solvay/Honeywell arrest in
IER 20~2, 62; Chielen in zijn noot onder het Solvay/Honeywell
arrest in NJ 20~3, 67; Van Engelen, Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?, AA 20~3027~en Dack,
Solvay/Honeywell - a sleeping beauty, in de Hoyng-bundel (20~3).
oktober
6. In het hiernavolgende bespreken wij eerst de belangrijkste rechtspraak over deze kwestie tot 12 juli
2012. Op die datum werd het Solvay/Honeywell arrest
gewezen," waarnaar reikhalzend was uitgezien omdat
het HvJ daarin verlossende antwoorden zou geven op
vragen omtrent de botsing van bevoegdheidsbepalingen uit de EEXVerordening. Vervolgens bespreken wij
de betekenis van het Solvay/Honeywell arrest voor de
praktijk, en voor de hierv66r geformuleerde vraag in
het bijzonder. Daarna gaan wij in op de stand van de
rechtspraak sinds dit arrest. Wij zullen constateren dat
de Nederlandse rechter goed raad weet met de regels
die voortvloeien uit de bestaande jurisprudentie, maar
dat nadere richtinggeving vanuit Luxemburg niettemin welkom is.
7. Wellicht zullen de introductie van het unieoctrooi
(Unitary Paten e) en het Unieoctrooigerecht (Unified
Patent Court") er in de toekomst voor zorgen dat bevoegdheidsconflicten
als beschreven in dit artikel
steeds minder zullen voorkomen. Wanneer het pakket
van regels over het Unified Patent Court in werking is
getreden kunnen octrooihouders er bij nieuw te verlenen octrooien voor kiezen om een inbreukgeschil betreffende een Europees Octrooi voor te leggen aan het
Unified Patent Court. Geschillen ten aanzien van zowel
inbreuk op als de geldigheid van alle nationale del en
van het Europees octrooi kunnen dan worden beoordeeld door de Central Division van het Unified Patent
Court. Als een inbreukvordering aanhangig is gemaakt
bij een lokale of regionale divisie van het Unified
Patent Court, en in reconventie de nietigheid van het
octrooi wordt ingeroepen, dan kan die lokale of regionale divisie ook oordelen over de geldigheid van alle
nationale delen van het octrooi.?
8. Naar verwachting zal dit echter nog wel enige tijd
op zich laten wachten. Ten tijde van het afronden van
dit artikel is het verdrag nog niet door de vereiste 13
landen geratificeerd.
2.
De stand van de rechtspraak tot
12 juli 2012
9. In 2006 werd het GAT/LuK-arrest10 gewezen. Het
HvJ oordeelde daarin - kort samengevat - dat de exclusieve bevoegdheid van de rechter van het land van
registratie van een octrooi ter zake geschillen over de
geldigheid of registratie daarvan geldt ongeacht het
procedurele kaderwaarin de geldigheidsvraagwordt opgeworpen. Voor de toepasselijkheid van artikel ao lid 4
6
7
HvJ EU12juli 2012,NJ 2013,67 (Solvay/Honeywell).
Regulation(EU)No 1257/2012of the European Parliament and
of the Councilof 17December2012implementing enhanced
cooperation in the area of the creation of unitary patent protection en CouncilRegulation(EU)No 1260/2012of 17December
2012implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable
translation arrangements.
8 Agreement on a UnifiedPatent Court (16351/12)van 11januari
2013,zie:http://www.unified-patent-court.org/images/ documents/upc-agreement.pdf.
9 Vgl.art. 32en 33UPCAgreement.
10 HvJ EG13juli 2006, zaak C-4/03,IEF2333(Gat/LuK).
2014.
berichten industriele eigendom • 207
EEX Verdrag (thans artikel zz lid 4 EEXVo) is dus onverschillig of de geldigheid van een octrooi aan de orde
wordt gesteld bij wege van rechtsvordering of bij wege
van exceptie, bij aanvang of in een later stadium van de
procedure.
In zijn Roche/Primus arrest van 200711oordeelde
de Nederlandse Hoge Raad over de situatie waarin
de verweerder in een inbreukprocedure de geldigheid
van een ingeroepen, in een andere lidstaat geldend,
octrooi(deel) aanvecht bij wege van verweer of vordering. De Hoge Raad constateerde dat het Hof van Justitie in het arrest GAT/LuK niet heeft beslist dat de
bevoegdheidsbepaling van artikel 16 lid 4 (thans artikel
22 lid 4 EEXVo) ook de inbreukvraag als zodanig treft.
Volgens de Hoge Raad moet dan ook worden aangenomen dat een rechter aan wie een octrooi-inbreukvordering is voorgelegd die met een nietigheidsverweer
of -vordering wordt begroet, door die enkele omstandigheid zijn bevoegdheid ter zake de inbreukvordering
niet verliest. Het staat de rechter, aldus de Hoge Raad,
in zo'n geval vrij om de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het door een partij uit te lokken
oordeel van de ex artikel ao lid 4 (22 lid 4 EEXVo) bevoegde buitenlandse rechter. Indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen,
nu hij de bevoegdheid mist om te oordelen over een
voor toewijzing van de inbreukvordering noodzakelijk
geschilpunt.12
10.
11. Het hof Den Haag heeft de vraag naar zijn bevoegdheid in 2011 bevestigend beantwoord in de
Yellow Pages-zaak.P Het ging daar om een Nederlandse gedaagde die werd beticht van merkinbreuk, zodat
de Nederlandse rechter rechtsmacht ontleende aan
artikel z EEX Vo (eerste spoor bevoegdheid). Het Hof
oordeelde dat, zolang het HvJ niet anders beslist, op
grond van het Roche/Primus II arrest-s moest worden
aangenomen dat de rechter de inbreukprocedure kan
aanhouden in afwachting van het oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter omtrent de geldigheid van
het betrokken intellectuele-eigendomsrecht
of, indien
eiser geen aanhouding wenst, de vordering afwijzen.
12. Het hof Den Haag oordeelde voorts dat, zolang
het HvJ niet anders beslist, voorshands moet worden
aangenomen dat de exclusieve-bevoegdheidsregel van
artikel zz lid 4 EEXVo, zoals uitgelegd in het GAT/LuK
arrest, geen toepassing vindt wanneer een vordering
tot een voorlopige maatregel ter zake inbreuk op een industrieel eigendomsrecht in een andere lidstaat wordt
begroet met een nietigheidsverweer. Dat gold volgens
het Hof ongeacht of deze maatregel wordt gevraagd in
het kader van een kortgedingprocedure of bij wege van
provisionele vordering in het kader van een bodemprocedure.t>
11
12
13
14
15
HR30 november 2007,NJ 2008, 77 (Roche/Primus II).
Vgl.rov.2.5-4van het Roche/PrimusII arrest.
Hof Den Haag 12juli 2011,LJN BR1364(Yellow Pages/Yell).
HR30 november 2007,NJ 2008,77 (Roche/Primus II).
Rov.4-4-4.9van het YellowPages/Yellarrest.
208
• berichten industriele eigendom • oktober
2014
aangevoerd ook zijn bevoegdheid ten aanzien van
de inbreukvordering?
4. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord,
kan de nationale rechter zijn bevoegdheid om te
oordelen over een vordering tot verkrijging van
een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een grensoverschrijdend
inbreukverbod) en waartegen bij wege van verweer
wordt aangevoerd dat het ingeroepen octrooi nietig
is, dan wel (in het geval geoordeeld zou worden dat
toepasselijkheid van art. 22 lid 4 EEX-Verordening
de bevoegdheid van de rechtbank om over de inbreukvraag te oordelen onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een verweer inhoudende
dat het ingeroepen buitenlandse octrooi nietig is,
ontlenen aan art. 31 EEX-Verordening?
5. Indien vraag 4 bevestigend wordt beantwoord,
welke feiten of omstandigheden zijn dan nodig om
de in r.o. 40 van het Van Uden/Deco-Line-arrest
bedoelde reele band tussen het voorwerp van de
gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria
gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende
staat van de aangezochte rechter, te kunnen aannernen?" 18
13. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den
Haag volgde, in afwachting van het Solvay/Honeywell
arrest van het HvJ EU,met zoveel woorden de lijn van
het hof in het YellowPagesIYellarrest.lf
3. De betekenis van het Solvay/Honeywell arrest
14. Een jaar na het YellowPagesIYellarrest heeft het
HvJ zich in het Solvay/Honeywell arrest-? uitgelaten
over de vraag of de nationale rechter bevoegd is om
een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod uit te
spreken, wanneer de gedaagde zich beroept op nietigheid van (ook) de ingeroepen buitenlandse intellectuele
eigendomsrechten. In het arrest was de grensoverschrijdende bevoegdheid van de nation ale rechter ter zake
octrooi-inbreuken in een provisionele voorziening aan
de orde, in een procedure waarin een nietigheidsverweer werd gevoerd. Het HvJ geeft antwoord op prejudicielevragen van de rechtbank Den Haag.
15. De vragen 1 en 3 tot en met 5 zoals die door de
rechtbank Den Haag zijn geformuleerd raken de kern
van het bevoegdheidsprobleem dat in deze bijdrage
centraal staat:
"1. Is art. 22 lid 4 EEX-Verordeningvan toepassing
in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands
octrooi (zoals een voorlopig grensoverschrijdend
inbreukverbod), indien gedaagde bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen octrooi nietig is,
in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval
geen definitieve beslissing neemt over de geldigheid
van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting
maakt hoe de ingevolge art. 22 lid 4 EEX-Verordening bevoegde rechter daarover zou oordelen en de
gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van
een inbreukverbod zal worden afgewezen indien
naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet
te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen
octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou
worden?
(...)
3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord,
behoudt de rechter, nadat in een procedure als in de
eerste vraag bedoeld een nietigheidsverweer is aangevoerd, bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering met als gevolg dat (indien de eisende
partij dat wenst) de inbreukprocedure moet worden
aangehouden totdat de ingevolge art. 22 lid 4 EEXVerordening bevoegde rechter over de geldigheid
van het ingeroepen nationale deel van het octrooi
heeft beslist, dan wel dat de vordering moet worden afgewezen omdat over een voor de beslissing
essentieel verweer niet mag worden geoordeeld of
verliest de rechter nadat een nietigheidsverweer is
16
17
Zie onder meer Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, 25
april 2012, IEPT 20120425 (Rhodia!PPG), rov. 4.5; Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, 24 augustus 2011, IEPT 20110824
(AppleISamsung), rov. 4.1.
HvJ EU 12 juli 2012, NJ 2013, 67 (Solvay/Honeywell).
16. Het oordeel van het HvJ komt erop neer dat de
exclusieve-bevoegdheidsregelvan artikel 22 sub 4 EEX
Vo, zoals uitgelegd in het GAT/LuK-arrest,19niet van
toepassing is in de situatie dat:
(i) eiser een voorlopige maatregel ter zake inbreuk op
een octrooirecht in een andere EEX-staatvordert;
(ii) gedaagde daartegen een nietigheidsverweer voert;
(iii) de bevoegdheid van de aangezochte rechter is gebaseerd op het tweede spoor (artikel gu EEXVo);en
(iv) deze rechter geen definitieve beslissing geeft over
de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar evalueert hoe de (op grond van artikel 22 sub 4 EEXVo)
bodembevoegde rechter zich daarover zou uitspreken,
en de gevraagde voorlopige maatregel niet zal toekennen indien er naar zijn oordeel een redelijke, en niet te
verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi
door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard.
Kort samengevat oordeelt het HvJ dat de exclusieve
bevoegdheidsregel van artikel 22 lid 4 EEXVoin de omstandigheden zoals aan de orde in de Solvay-procedure
niet in de weg staat aan de toepassing van de bijzondere bevoegdheidsregel van artikel ja EEXVo.
17. Het Hof gaat bij de beantwoording van de vragen
uit van bevoegdheid van de nationale rechter op basis
van het tweede spoor. De beantwoording in het Solvay/
Honeywell arrest van de - door het HvJ geherformuleerde - prejudiciele vragen ziet daardoor enkel op de
verhouding tussen artikel 31 en artikel 22 lid 4 EEX
Vo. De rechtbank Den Haag had het HvJ wel expliciet
gevraagd in hoeverre de nationale rechter zijn bevoegd-
18
19
Zie Rechtbank Den Haag 15 september 2010, IER 2011,30.
HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-4/03, IEF 2333 (GatILuK).
oktober 2014 • berichten industriele eigendom • 209
heid om te oordelen over een vordering tot verkrijging van een voorlopige voorziening gebaseerd op een
buitenlands octrooi, waartegen bij wege van verweer
wordt aangevoerd dat het ingeroepen octrooi nietig is,
kan ontlenen aan artikel ju EEXV020,maar deze vraag
beantwoordt het Hv.I niet. Het Hv.I overweegt in rev;
32 - samengevat -dat uit de bewoordingen van de prejudiciele vraag en de verwijzingsbeslissing blijkt dat het
gaat om een procedure waarvoor de bevoegdheidsregel
van artikel ja EEXVo geldt. Het Hv] stelt de toepasselijkheid van artikel 31 EEXVo in de Solvay/Honeywell
zaak dus niet vast op basis van een eigen toets van de
voorliggende situatie aan de vereisten van artikel 31
EEXVo. Wij lezen het arrest daarom aldus, dat het Hv]
in Solvay/Honeywell de bevoegdheid van de nation ale
rechter ex artikel 31 EEX Vo aanneemt als premisse.
In ieder geval gaat het Hof niet in op de vragen of in het
voorgelegde geval grensoverschrijdende bevoegdheid
van de Nederlandse rechter kon worden gebaseerd op
artikel 31 EEX Vo, en welke feiten of omstandigheden
nodig zijn om te kunnen aannemen dat sprake is van
een reele band tussen het voorwerp van de gevraagde
maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde
bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter, zoals bedoeld in rov, 40 van het Van
Uden/Deco-Line arrest.s!
18. Nu het Hv] de prejudiciele vragen 4 en 5 van de
Haagse rechtbank niet heeft beantwoord (maar die bevoegdheid aanneemt als premisse), kan naar ons idee
niet uit het Solvay/Honeywell arrest worden geconcludeerd dat de nationale rechter in een inbreukprocedure
waarin voorlopige maatregelen worden verzocht en de
gedaagde nietigheidsverweren voert, steeds bevoegd is
om op grond van artikel ga EEXVo de grensoverschrijdende inbreukvorderingen (en het daartegen gevoerde
verweer) te beoordelen. Wij gaan hierop nader in in de
alinea's 19 e.v.
19. Aan de overwegingen het Solvay/Honeywell arrest
moet ons inziens (wel) worden vastgesteld dat de exclusieve bevoegdheidsbepaling van artikel 22 lid 4 EEX
Vo voorgaat boven de algemene bepalingen van afdeling I van Hoofdstuk II over bevoegdheid. Dit volgt uit
de rechtsoverwegingen 37-39 van het arrest: nu in artikel 22 wordt verwezen naar artikel 2 en artikel 22 lid 4
aldus als lex specialis derogeert aan de in beginsel territoriaal onbegrensde bevoegdheid van artikel 2. Dat betekent dus dat de exclusieve bevoegdheidsbepaling van
artikel zz lid 4 EEXVo de algemene bevoegdheidsregels
van de eerste spoor bepalingen opzij zet. Als de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid baseert op een eerste
spoor bepaling, zoals artikel z EEXVo, dan is deze derhalve - gelet op de structuur van de EEX Vo - in een
bodemprocedure niet bevoegd om te oordelen over
de grensoverschrijdende inbreukvorderingen als deze
worden beantwoord met een nietigheidsverweer ten
20
21
Zievraag 4 van de Rechtbank Den Haag in het vonnis van 15 september 2010, IER2011,30.
Zie vraag 5 van de Rechtbank Den Haagin het vonnis van 15 september 2010, IER2011,30.
aanzien waarvan een exclusieve bevoegdheidsbepaling
geldt. Om te kunnen oordelen over de gegrondheid van
de inbreukvorderingen moet de nationale rechter immers oordelen over het nietigheidsverweer=. Althans
dient de nationale rechter zijn beslissingen hieromtrent dan aan te houden totdat de ex artikel 22 lid 4
EEXVo bevoegde rechters over de nietigheidsverweren
hebben beslist.P
3.1 Alternatieve of aanvullende bevoegdheid
ex artrkel ja EEX Vo?
20. Aannemende dat artikel 22 lid 4 EEX Vo de bevoegdheid van de Nederlandse rechter ex artikel z EEX
Vo in een bodemprocedure 'verdringt', rijst de vraag hoe
rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij het treffen
van voorlopige maatregelen kan worden geconstrueerd.
Ook in een kort geding of provisionele procedure moet
de rechter een - zij het voorlopig - oordeel geven over
c.q. een ins chatting maken van de kans van slagen van
het nietigheidsverweer, teneinde te kunnen beslissen
op de inbreukvorderingen. Wij gaan er dan ook van uit
dat artikel 22 lid 4 EEXVo ook in een kort geding- c.q.
provisionele procedure van toepassing is.
21. Kan de Nederlandse rechter die een voorlopig ocrdeel moet geven - naar keuze - grensoverschrijdende
bevoegdheid ontlenen aan artikel 31 EEXVo, in plaats
van artikel 2 EEX Vo? Of moet worden aangenomen
dat de Nederlandse rechter, die in een kort geding of
een provisionele procedure moet oordelen over een
grensoverschrijdend verbod waartegen de in Nederland woonachtige of gevestigde gedaagde een nietigheidsverweer of -vordering in stelling brengt, slechts
gedeeltelijk (namelijk enkel voor de beoordeling van
de verbodsvordering gebaseerd op het Nederlandse
octrooitdeel) bevoegd is ex artikel 2 EEX Vo? En kan
de rechter in dat geval voor het overige (namelijk voor
de beoordeling van de verbodsvordering gebaseerd op
buitenlandse octrooien/octrooidelen
waarvan de nietigheid wordt ingeroepen) bevoegdheid ontlenen aan
artikel ja EEXVo?
22. Wij menen dat de Nederlandse rechter in een kort
geding (of in een provisionele procedure) niet steeds
bevoegd is om - in weerwil van artikel 22 lid 4 EEX
Vo - op basis van artikel 31 EEX Vo te oordelen over
grensoverschrijdende inbreukvorderingen waartegenover een nietigheidsverweer of -vordering staat. In het
Solvay/Honeywell arrest wordt uitgegaan van artikel
31 EEX Vo als bevoegdheidsgrondslag. Uit de beslissing van het Hv] in Solvay/Honeywell kan echter, zoals
gezegd, niet worden afgeleid op basis waarvan de nationale rechter in dat geval bevoegdheid kon ontlenen
aan artikel ja EEXVo. Het Hv.I beantwoordt de daarop
toegespitste vragen van de verwijzende Haagse rechtbank immers niet. Het Solvay/Honeywell arrest geeft
ook geen duidelijkheid over het toepassingsgebied van
artikel ja EEXVo in meer algemene zin.
22
Dit is in overeenstemming met het arrest van het HvJ in de zaak
23
Vgl.HR 30 november 2007, NJ
GAT/LuK.
2008, 77
(Roche/Primus II).
210 •
berichten industriele eigendom • oktober 2014
23. Voor de toepassing van artikel ja EEXVois vereist
dat sprake is van een reele band tussen het voorwerp
van de gevraagde maatregelen en de op territoriale
criteria gebaseerde bevoegdheid van de staat van aangezochte rechter. Daarin zou een obstakel kunnen liggen voor de toepassing van deze bevoegdheidsgrond in
onze hypothetische casus. Aan dit vereiste is voldaan
indien de maatregel wordt gelast door de rechter van de
lidstaat waar de maatregel moet worden gerealiseerd.24
A-GCruzVillalonlegt in zijn conclusievoor het Solvay/
Honeywellarrest het reele band vereiste aldus uit, dat
de gevorderde maatregel effect moet sorteren op het
grondgebied van de lidstaat:van de aangezochte rechter en
aldaar kan worden tenuitvoergelegd. Bijgebreke van dat
effect is de nationale rechter niet ex artikel 31 EEXVo
bevoegd om een voorlopige maatregel toe te staan, aldus Cruz Villalon.s- Het Hof van Justitie laat zich over
de invulling van het reele band-vereiste niet uit.
24. Voorlopige maatregelen ter zake inbreuk op buitenlandse octrooien en de beoordeling van de geldigheid daarvan sorteren niet altijd effect in Nederland.
Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een Duitse partij voor de Nederlandse voorzieningenrechter wordt
gedaagd in verband met vermeende inbreuk op het
Nederlandse deel en een Frans deel van een Europees
octrooi. Een door de voorzieningenrechter uitgesproken verbod op inbreuk op het Franse deel zal dan effect
sorteren in Frankrijk. Daar zal de verhandeling van de
inbreukmakende goederen danwel de toepassing van
de inbreukmakende werkwijzeimmers moeten worden
gestaakt. Ook zal het vonnis primair door betekening
in Duitsland ten uitvoer moeten worden gelegd. Maar
ook bij een aan een Nederlandse gedaagde opgelegd
verbod op inbreuk op een buitenlands deel van een
Europees octrooi wordt het effect van het verbod in beginsel gesorteerd in het buitenland, niet in Nederland.
Het is dan ook de vraag of op basis van enkel de Nederlandse nationaliteit of vestigingsplaats van (een van)
de gedaagde(n) sprake is van een reele band in de zin
van artikel ja EEXVotussen de gevorderde voorlopige
maatregelen ter zake octrooi-inbreuk in het buitenland
enerzijds en de bevoegdheid van de Nederlandse (kort
geding) rechter anderzijds.if
25. Onze indruk is dat het toepassingsgebiedvan artikel ja EEXVoen in het bijzonder het reeleband-vereiste
eraan in de wegzouden kunnen staan dat de Nederlandse rechter, oordelend over een vordering tot voorlopige
maatregelen in (tevens) het buitenland tegen een Nederlandse gedaagdedie de nietigheid van de ingeroepen
buitenlandse octrooien heeft gesteld, alternatieve of
aanvullendebevoegdheidontleent aan artikel ja EEXVo.
24 Vgl. HvJ EG17november 1998,zaak C-391195 (Van Uden/DecoLine); HR 19maart 2004, NJ 2007,585m.nt. Vias; Hof Den
Bosch, 25september 2012,ECLI:NL:GHSE:2012:BX8633;
Hof
Leeuwarden 4 oktober 2011,ECLI:NL:GHLEE:2011:BT6624
en
vgl. Schaafsma 2014, (T&CRv),art. 31 EEXVo,aant. 5.
25 A-GCruz Villal6n in zijn conclusiev66r het Solvay/Honeywell
arrest, nrs. 54-55.
26 Vgl. Schaafsma 2014, (T&CRv),art. 31 EEXVo,aant. 5.
4. Nederlandsejurisprudentie,
ook naaa jultaoaa
4.1 Rechtbank Den Haag en Utrecht
26. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den
Haagzag in de Bettacare/Hj zaak 2006 in het GAT/LuK
arrest nog geen beletsel om ex artikel z EEXVo (eerste
spoor bevoegdheid) grensoverschrijdende bevoegdheid
aan te nemen in een kort geding, omdat - kort gezegdin een voorlopig oordeel niets definitiefs zou worden
gezegd over de geldigheidvan een buitenlands octrooi.
Dezebenadering wordt - ons inziens opjuiste gronden bekritiseerd door Van Engelen in zijn IEPTnoot onder
deze uitspraak. 27 De bevoegdheid om te oordelen over
inbreuk op de buitenlandse delen van het octrooi had
wellicht op artikel ja EEXVokunnen worden gestoeld,
maar niet op artikel 2, gelet op de verhouding tussen
artikel z en artikel zz lid 4 EEXVo,zo kan worden afgeleid uit het Solvay/Honeywell-arrest(rov.37-39).
27. In 2008 was inmiddels het Roche/Primus II arrest
gewezen. De rechtbank Den Haag overweegt dan in
een procedure tussen opnieuw Bettacare en H3 dat zij,
omdat de nietigheid van de buitenlandse delen van het
octrooi aan de orde is gesteld, gehouden is de zaak aan
te houden dan wel de vorderingen ter zake inbreuk
op buitenlandse octrooidelen af te wijzen.s'' In een
provisionele voorziening in de bodemzaak Fort Vale/
Pelicanachtte de rechtbank Den Haag zich in 2008 wel
bevoegd. De hoofdzaak werd echter aangehouden, totdat de ex artikel 22 lid 4 EEXVobevoegde rechter over
de geldigheid van de betrokken octrooien zou hebben
beslist.P
28. In het vonnis in de zaak DeLaval/Boumaticvan 7
december 201230 twijfelt de Haagsevoorzieningenrechter openlijk aan zijn rechtsmacht ten aanzien van de
reconventionele, op nietigheid van de betrokken octrooirechten gebaseerde, anti-suit injunction vordering
gericht tegen een Zweedse gedaagde. Het spoedeisend
karakter van de gevorderde maatregelen verzet zich
volgens de rechtbank echter tegen het stellen van prejudiciele vragen op dit punt. De rechtbank neemt niet
haar toevlucht tot de tweede spoor bevoegdheidvan artikel ja EEXVo;het ging om een voorlopige maatregel
met werking buiten Nederland uitsluitend tegen een
niet-Nederlandse gedaagde. De voorzieningenrechter
meent dat er onder die omstandigheden onvoldoende
aanknopingspunten zijn om de vereiste reele band aan
te nemen tussen het voorwerp van de gevraagde rnaatregelen en de op de territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de Nederlandse rechter.P
27 Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, 21september 2006,
IEPT20060921 (Bettacare/Hy Products).
28 Rechtbank Den Haag 16juli 2008, BIE2009, 48 (Bettacare/Hq) .
29 Rechtbank Den Haag, 18juni 2008, IEPT20080618, (Fort Vale/
Pelican).
30 Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, 7 december 2012,
IEPT20121207(Del.aval/Boumatic).
31 Vgl.rov. 5-4van het DeLaval/Boumaticvonnis.
•
oktober 2014 • berichten industriele eigendom • 211
29. In het Nedap vonnis van 4 december 2013 valt te
lezen dat de rechtbank Den Haag er (in een bodemprocedure) van uit gaat dat artikel 22 lid 4 EEX Vo rechtsmacht aan de Nederlandse rechter kan ontnemen.F
In het daar berechte geval moest de rechtbank echter
oordelen over onrechtmatig 'wapperen' en kwam zij
niet toe aan de beoordeling van de geldigheid van de
betrokken octrooien. De Rechtbank zou zich derhalve
niet (mogelijk) op het terrein begeven waarop de buitenlandse rechter ex artikel 22 lid 4 EEX Vo exclusief
bevoegd is. Zij nam dan ook rechtsmacht aan. Indien
wel sprake was geweest van een vordering als bedoeld
in artikel 22 lid 4 EEX Vo, dat wil zeggen: als de rechtbank weI had moeten oordelen over de geldigheid van
de betrokken buitenlandse octrooien, dan had de procedure moeten worden aangehouden in afwachting van
het oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter, dan
wel had de vordering moeten worden afgewezen, aldus
de rechtbank.P
30. Op 15 augustus 2012 moest de Utrechtse voorzieningenrechter in de Boehringer/Teva zaak oordelen
over een onrechtmatige daad-vordering vanwege betrokkenheid bij inbreuk op octrooirechten. Verweerster
riep de ongeldigheid van de betreffende octrooirechten
in. De voorzieningenrechter
oordeelde dat de Nederlandse rechter in kort geding op grond van artikel 31
EEX Vo rechtsmacht toekwam in deze procedure. Volgens de voorzieningenrechter
was voldaan aan het reele band vereiste van artikel ja EEX Vo, nu de gedaagde
partijen waren gevestigd in Nederland en ook het gestelde onrechtmatig handelen in Nederland plaatsyond. De voorzieningenrechter
achtte zichzelf, onder
verwijzing naar het Solvay/Honeywell arrest, dan ook
bevoegd om over de kwestie te oordelen, ondanks het
bepaalde in artikel zz lid 4 EEX VO.34
De benadering van de Utrechtse voorzieningenrechter
lijkt ons juist. De voorzieningenrechter
werd immers
gevraagd voorlopige maatregelen te treffen vanwege
onrechtmatig handelen dat in Nederland plaatsvond.t>
4.2 Hof Den Haag
31. In het al eerder genoemde Yellow PagesIYell uit
2011 arrest bewees het hof Den Haag de Nederlandse
octrooirechtpraktijk
een dienst met een uitvoerig gemotiveerde leer ten aanzien van de grensoverschrijdende bevoegdheid van de Nederlandse octrooirechter
in kort geding c.q. in provisionele procedures.v'
32 Rechtbank Den Haag, 4 december 2013,C/09/438943/ HAZA
13-270
(Nedap/X).
33 Vgl.rov. 4.4 van het Nedap vonnis.
34 Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht, 15augustus 2012,
!EPT20120815(Boehringer/Teva).
35 Overigenslijkt het erop dat de vaststelling dat het onrechtmatig
handelen plaatsvond in Nederland enkel is gebaseerd op de vestigingsplaats van de gedaagde. Ook hier is dus niet zeker of er wei
voldoende aanknopingspunten zijn met het Nederlandse territorium in de zin van het Van Uden/Deco-Linearrest. Zie ook alinea's , en 33.
36 Hof Den Haag 12juli 2011,!EPT20110712(Yellow Pages/Yell),
met name rov. 4-4-4.9.
De hoofdlijn van die leer is dat de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 22 lid 4 EEXVo niet goed verenigbaar is met het doel en het karakter van een voorlopige
maatregel, waarbij de aangezochte rechter niet oordeelt over de geldigheid van het buitenlandse industriele eigendomsrecht, maar slechts een ins chatting geeft
van de kans van slagen van een nietigheidsverweer/
vordering.F
32. Het hof Den Haag besliste in de zaak APE/PTC van
april 2013 (overigens zonder verdere motivering) dat
het Solvay/Honeywell arrest van het HvJ EU weliswaar
een aantal vragen oproept, maar dat er onvoldoende
reden is om af te wijken van de in het Yellow PagesIYell
arrest neergelegde leer.38
33. Wij vragen ons af of deze beslissing juist is. In de
APE/PTC zaak ging het om een Franse octrooihouder
die een in Nederland gevestigde gedaagde in kort geding aansprak op basis van octrooi-inbreuk. De voorzieningenrechter noch het hof stelt in deze zaak met
zoveel woorden vast welke bevoegdheidsgrondslag
wordt gehanteerd. Van toepassing van artikel 31 EEX
Vo respectievelijk de invulling van het reele band-vereiste blijkt niets. Gelet op de vestigingsplaats van APE
als verweerder kan worden aangenomen dat de Nederlandse rechter ex artikel 2 EEX Vo rechtsmacht heeft,
maar zoals wij hiervoor hebben uiteengezet, menen wij
dat de bevoegdheid om kennis te nemen van een vorde ring betreffende een grensoverschrijdend verbod op
te leggen, wanneer door een Nederlandse gedaagde een
nietigheidsverweer wordt gevoerd, niet kan worden gestoeld op artikel z de EEX Vo. Ook mag volgens ons uit
het Solvay/Honeywell arrest niet worden afgeleid dat
de Nederlandse rechter in kort geding steeds ex artikel
31 EEXVo bevoegd is te beslissen over een verbod op inbreuk op buitenlandse del en van een Europees octrooi.
In dit licht was het beter geweest als het Hof uitdrukkelijk had aangegeven op grond van welke bepaling
van de EEX Verordening hij zich grensoverschrijdend
bevoegd achtte en waarom er een reele band met het
Nederlandse territoir, zoals bedoeld in het Van Uden/
Deco Line-arrest, was.
34. In het recente Apple/Samsung-arrest
van 20 mei
201439 gaat het hof wel uitgebreid in op zijn bevoegdheid. In deze zaak had Apple onder meer vorderingen
ingesteld ter zake inbreuk op de buitenlandse delen
van een van haar octrooien. Samsung had daartegenover de nietigheid van dit octrooi ingeroepen. Het hof
stelt opnieuw vast dat het Solvay/Honeywell arrest
naar zijn voorlopig oordeel niet noopt tot herziening
van de Yellow PagesIYellleer. Het Hof verwijst daarbij naar de ratio van Solvay/Honeywell die het le est in
de roy. 49 en 50 van dat arrest, en die luiden als volgt:
37 Vgl.rov. 4.7.1en 4.7.2van het YellowPages/Yellarrest.
38 Hof den Haag 23april 2013,IEPT20130423(APE/PTe), rov. 5.
39 Hof Den Haag 20 mei 2014,zaaknummer 200.096.074/01,!EPT
200514
(Apple/Samsung).
212 • berichten industriele eigendom • oktober 2014
49. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat
volgens de verwijzende rechter de incidenteel aangezochte rechter geen definitieve beslissing geeft
over de geldigheidvan het ingeroepen octrooi,maar
evalueert hoe de op grond van artikel az, punt 4,
van verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter zich
daarover zou uitspreken en de gevraagdevoorlopige maatregel niet zal toekennen indien er naar zijn
oordeel een redelijke en niet te verwaarlozen kans
bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard.
50. In die omstandigheden ontbreekt het in
punt 47 van het onderhavige arrest bedoelde gevaar voor tegenstrijdige beslissingen, nu de voorlopige beslissing van de incidenteel aangezochte
rechter geenszins zal vooruitlopen op de beslissing
ten gronde van de op grond van artikel zz, punt 4,
van verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter. De
redenen op grond waarvan het Hof een ruime uitleggingheeft gegevenaan de bevoegdheidop grond
van artikel za, punt 4, van verordening nr. 44/2001
vereisen niet dat in een geval zoals aan de orde in
het hoofdgeding artikel j i van die verordening buiten toepassing wordt gelaten." 40 (onderstrepingen
toegevoegd)
35. Het hof oordeelt dat artikel 22 lid 4 EEXVo niet
in de weg staat aan bevoegdheid van de Nederlandse
rechter ex artikel ja EEXVo (rov. 21). Daarnaast overweegt het hof, onder verwijzingnaar roy.49 en 50 van
het Solvay/Honeywellarrest, dat artikel 22 lid 4 EEXVo
ookgeen toepassing vindt wanneer de rechter op grond
van een eerste spoor bepaling van de EEXVerordening
bevoegd is om een voorlopige maatregel te treffen ter
zake inbreuk in een andere lidstaat, en deze vordering
wordt begroet met een nietigheidsverweer. Voorwaarde is weI dat de rechter geen definitief oordeel geeft
omtrent de geldigheid van het ingeroepen octrooi,
maar enkel evalueert hoe de ex artikel zz lid 4 EEXVo
bevoegde rechter zich zou uitspreken en de gevraagde
voorlopige maatregel niet toekent als er een redelijke
en niet te verwaarlozen kans bestaat dat de bevoegde
rechter zou komen tot nietigheid van het ingeroepen
octrooi (rov.20).
36. Het hof overweegt vervolgens (rov. 22) dat zijn
bevoegdheid in de onderhavige zaak kan worden gebaseerd op twee gronden, althans in ieder geval op een
daarvan. Nu het (voor wat betreft dit gedeelte van de
vorderingen van Apple) gaat om Nederlandse gedaagden,.is de Nederlandse rechter ten eerste bevoegd ex
artikel 2 EEXVo. Daarnaast neemt het hof op basis
van het Solvay/Honeywellarrest aan dat het "kennelijk"ook bevoegd is ex artikel ja EEXVo,aangezien het
HvJ in dat arrest ook bevoegdheidvan de Nederlandse
rechter aannam ten aanzien van in Nederlands gevestigde gedaagden (rov. 32 van het Solvay/Honeywell
arrest). Het hof neemt dan ook voorshands aan dat het
40 HvJ EU 12 juli 2012, NJ 2013,67 (Solvay/Honeywell),
rov. 49 en 50.
bevoegd is grensoverschrijdende voorlopige maatregelen te treffen "op grond van artikel 2 en/of artikel 31
EEXVerordening".
Degevraagdegrensoverschrijdendevoorzieningenworden evenwel afgewezen, aangezien het hof een redelijke, niet te verwaarlozen kans aanwezigacht dat buitenlandse rechters het betrokken octrooi nietig zullen
achten (rov.23).
37. Het is interessant om te zien hoe het hof Den Haag
hier omgaat met het onvolledigekader dat het Solvay/
Honeywellarrest biedt voor de beantwoording van de
vraag of de Nederlandse rechter die ter zake een inbreukvordering rechtsmacht toekomt op basis van artikel z EEXVobevoegd is om als voorlopige maatregel
een grensoverschrijdend inbreukverbod uit te spreken,
wanneer de gedaagde zich beroept op nietigheid van
(ook) de ingeroepen buitenlandse octrooidelen. Het
hof leidt uit de ratio van het Solvay/Honeywellarrest
af dat de Nederlandse rechter in de Apple/Samsung
zaak rechtsmacht toekomt ten aanzien van de grensoverschrijdende vorderingen van Apple jegens de
Nederlandse Samsung-vennootschappen. Hierbijgeldt
echter dat het HvJ deze ratio in roy. 49 en 50 enkel
formuleert in de verhouding tussen artikel 22 lid 4 en
artikel ga EEXVo,waarbij het HvJ zonder eigen beoordeling aanneemt dat de bevoegdheidsregelvan artikel
31 EEXVo geldt (rov. 32) en geen inzicht geeft in de
voorwaarden die (in meer algemene zin) gelden voor
de toepassing van artikel ja EEXVo.
a
38. Bovendienvalt in roy. 49 te lezen dat het HvJ niet
zelf oordeelt dat artikel 31 EEXVo in het geval van
Solvay/Honeywelltoepassing vindt, maar dat het enkel vaststelt dat de verwijzende rechter ervan uit gaat
dat geen sprake is van een definitieve beslissing, maar
om een (voorlopige) evaluatie van de geldigheid van
het ingeroepen octrooi. Het is onzes inziens de vraag
of uit het Solvay/Honeywell-arrestwel mag worden afgeleid dat de Nederlandse rechter bevoegd is ten aanzien van in Nederlands gevestigdegedaagden. Het HvJ
heeft zich immers niet uitgesproken over de verhouding tussen artikel z en artikel zz lid 4 EEX-Voin zaken
betreffende een vordering tot het treffen van voorlopige maatregelen, terwijl rechtsoverwegingen 37-39 er
eerder op lijken te wijzen dat artikel 2 in een dergelijk
gevalgeen bevoegdheidverschaft.
t
39. Ook is het maar de vraag of de bevoegdheid kan
worden gestoeld op artikel ga EEXVo.Het Haagse Hof
verwijst naar het feit dat het HvJ ook bevoegdheid
aannam ten aanzien van Nederlandse gedaagden en
gaat er aldus kennelijk vanuit dat het HvJ impliciet
heeft vastgesteld dat er in geval van gedaagden die
gevestigd zijn in het land van de aangezochte rechter,
sprake is van een reele band tussen de gevraagdevoorziening en het territoir van de rechter. Als het Hof dit
inderdaad bedoeld heeft, gaat hij er onzes inziens aan
voorbij dat de beoordeling van de vraag of er een reele
band is tussen de gevraagdevoorziening en forum, een
feitelijke kwestie is waar het Hof van Justitie zich in
het kader van zijn bevoegdheid tot het beantwoorden
..
.a
.,
oktober 2014 • berichten industriele eigendom • 213
van prejudiciele vragen niet mee bezighoudt. Het Hof
leest wellicht meer in het Solvay/Honeywell-arrestdat
het HvJ heeft bedoeld te zeggen.
40. Wijvragen ons daarom af of de in rov. 49 en 50 van
het Solvay/Honeywellarrest geformuleerde uitgangspunten wel zonder meer kunnen worden doorgetrokken naar de verhouding tussen artikel 22 lid 4 EEXVo
en de eerste spoor bevoegdheidsbepalingen, zoals het
hof Den Haag dat doet. Wat ons betreft had het in de
rede gelegen om het HvJ zich nader te doen uitlaten
over (onder meer) diens premissen in rov. 32 en 49 van
het Solvay/Honeywellarrest, en te laten verduidelijken
onder welke omstandigheden een nationale rechter
die ex artikel 2 EEXVo rechtsmacht toekomt ook, of
aanvullend, bevoegd is om grensoverschrijdende voorlopige maatregelen te treffen ex artikel ja EEXVo.
heidsbepaling van artikel 22 lid 4 EEXVo. De verhouding tussen eerste spoor bevoegdheidsbepalingen
(waaronder artikel z EEXVo)en de exclusievebevoegdheidsgrond van artikel 22 lid 4 EEXVo is daarbij niet,
of in ieder geval niet expliciet, aan de orde gekomen.
Ook heeft het HvJ zich noch expliciet, noch (naar
onze mening) impliciet uitgesproken over de vraag of
de nationaliteit of plaats van vestiging van gedaagden
binnen het territoir van de aangezochte rechter in alle
gevallen voldoende is om te concluderen dat sprake is
van een reele band tussen de gevorderde maatregel en
het territoir.
45. Indien een Nederlandse verweerder een beroep
fel bestaan over het antwoord op de vraag of de Nederlandse rechter, die ter zake een inbreukvordering in
kort geding of in een provisionele procedure ex artikel
2 EEXVo rechtsmacht toekomt, bevoegd is om te cordelen over de inbreukvordering op het buitenlandse
(deelvan het) ingeroepen octrooi, wanneer daar tegenover een nietigheidsverweer of -vordering in stelling
wordt gebracht ten aanzien van (ook) het ingeroepen
buitenlandse octrooi(deel).41
doet op de ongeldigheidvan tegen hem ingeroepen buitenlandse octrooien, zou artikel zz lid q EEXVodus wellicht in de weg kunnen staan aan de beoordeling door
de Nederlandse rechter van dat nietigheidsverweer
en de inbreukvorderingen strekkende tot voorlopige
maatregelen buiten Nederland. Voldoende reden, onzes inziens, voor de rechtbank Den Haag, het Haagse
hof of de Hoge Raad om het HvJ ertoe te bewegen om
zich nader uit te laten over de mogelijke toepassing
van artikel ga EEXVo in dit verband. Als het HvJ het
toepassingsgebied van artikel 31 EEXVo en de invulling van het reelebandvereiste inderdaad ruim uitlegt,
waardoor de Nederlandse rechter als alternatief voor
of ter aanvulling van zijn eerste spoor bevoegdheid
rechtsmacht kan ontlenen aan artikel 31 EEXVo, kan
de Nederlandse cross border-praktijk verder floreren.
42. Naar ons idee is niet zeker of artikel ga EEXVo in
Den Haag, oktober 2014.
5. Conclusie
41. Naar de huidige stand van de rechtspraak kan twij-
een kortgeding- of provisionele procedure steeds (dus:
ook als alternatief voor dan wel naast artikel z EEXVo)
kan dienen als bevoegdheidsgrondslag voor enerzijds
de beslissing op een gevorderdgrensoverschrijdend inbreukverbod, en anderzijds een voorlopig oordeel over
een nietigheidsverweer ten aanzien van de buitenlandse delen van een octrooi, ook niet wanneer sprake is
van Nederlandse gedaagden.
43. Ons inziens is niet volstrekt helder wanneer is vol-
daan aan het reele band vereiste van artikel j i EEXVo.
Enkel de Nederlandse nationaliteit of vestigingsplaats
van (een van) de gedaagde(n) lijkt, ter zake voorlopige
maatregelen in het buitenland, op zich onvoldoende
aanknopingspunt om zonder meer te kunnen spreken
van een reele band met het grondgebied van de aangezochte Nederlandse rechter volgens het arrest Van
Uden/Deco-Line.42
44. In het lang verwachte Solvay/Honeywellarrest is
het HvJ, ondanks de meeromvattende vragen van de
rechtbank Den Haag (zie alinea hierv66r), enkel ingegaan op de verhouding tussen artikel 31 EEXVo (de
tweede spoor bevoegdheid) en de exclusievebevoegd-
41 Althans de vraag of de Nederlandse rechter zijn beslissingen hieromtrent zou moeten aanhouden totdat de ex artikel zz lid 4 EEX
Vobevoegde rechter over de geldigheid van het betreffende buitenlandse octrooi heeft beslist.
42 HvJ EG 17 november 1998, zaak C-3901/95.

Download Report