国際知的財産権セミナー

2016年11月
将群智権グループ
国際知的財産権セミナー
＜東京＞時間： 2016年11月17日（木）AM 9:00 – PM 4:00
場所：ＴＫＰガーデンシティ品川会場名：アネモネ
（東京都港区高輪3-13-3, SHINAGAWA GOOS 1F, TEL:03-5449-7300）
講演内容
09:30 - 10:00
10:10 - 10:40
11:00 - 11:50
13:00 - 13:50
14:10 - 15:00
中国専利登録後に認められる訂正の趨勢から見た中国専利書類
作成における注意事項
『中国最高人民裁判所知財事件年度報告（2015 年）』から読む
統計、傾向及び主要判例の紹介
審査経過に基づく禁反言～戦略と考慮事項～
USPTO による 35 U.S.C112 要件に係る特許品質改善プログラム
が与える影響
Nautilus 事件及び In re Packard 事件が、35 U.S.C 112(b)
の明確性の規定に係る USPTO の要求に与えた影響について
15:10 - 15:40
「パラメータで限定する請求項」の検討及び事例の紹介
15:40 - 16:00
意見交換・閉会
費用：無料にてご招待
昼休み：お弁当をご用意致します
＊参加人数が定員になり次第、締め切りとさせていただきます。お早めのお申込みをお願い申し上げます＊
将群智権グループ
執行長李懐陸・葉文宏（担当者：濱名_内線 706、松浦_内線 552）
 886-2-2369-9754(日本語ライン）
 [email protected]

886-2-2369-7233/34
台北市羅斯福路 2 段 100 号 7Ｆ之 1
テーマ・要約
1. 中国専利登録後に認められる訂正の趨勢から見た中国専利書類作成における注意事項
台湾弁理士/中国特許代理人鄭婷文（日本語）
中国専利登録後の無効審判手続においては、原則として、請求項の削除、併合及び技術案
の削除の３つしか認められません。ただ、近年いくつかの判例において、専利権者がこの点
を争うことで、無効審判実務においても、例外的な訂正が認められる事例が徐々に現れてい
ます。この講演では、これらの成功事例に基づき、例外的な訂正が認められる類型及び趨勢
を考察します。例えば、
「オープン形式の接続詞をクローズ形式の接続詞に訂正することは認
められるのか」、「マーカッシュ形式で記載された変数のうちの１つを削除することは認めら
れるのか」、或いは、その他の訂正が認められている事例があるかを検討し、これらに基づ
き、出願時の中国専利書類作成における注意事項を検討します。
2. 『中国最高人民裁判所知財事件年度報告（2015 年）』から読む統計、傾向及び
主要判例の紹介
日本国弁理士三上葉子（日本語）
中国最高人民裁判所が 2016 年 4 月 25 日付で公布した『中国最高人民裁判所知財事件年度
報告（2015 年）
』によると、最高人民裁判所の新規受理件数の大幅増加、商標関連事件や行
政事件の大幅増加などの傾向が見られます。この講演では、これらの統計から、中国におけ
る最近の知財事件の傾向をご紹介するとともに、同年度報告に掲載された画期的判例 32 件の
うち、数件を取り上げて、最高裁判所の判断、実務に与える影響などを見ていきます。
3. 審査経過に基づく禁反言～戦略と考慮事項～
米国特許代理人 James Kong （英語／通訳付）
出願人は、特許出願の審査過程において、審査経過に基づく禁反言となる発言に警戒しま
す。禁反言は、訴訟だけでなく出願にも影響を与えるので、出願人は、出願過程において何
を容認するかに注意することが非常に大切です。本講演は、米国特許出願における禁反言に
関して、いくつかの戦略とアプローチをご紹介いたます。
4. USPTO による 35 U.S.C112 要件に係る特許品質改善プログラムが与える影響
米国特許代理人 Joseph Su （英語／通訳付）
UPSTO は、以前より「特許品質強化プログラム (patent quality initiative)」及びそれに
続く「特許品質強化プログラム (enhanced patent quality initiative;EPQI)」を実施してい
ます。35 USC112 要件に関する規則は大幅に変更されていませんが、これらの規則の実際
の施行はより厳格なものとなっています。
増加する 112 条拒絶を減らすためには、単なる慎重さを超えた洞察が必要となっていま
す。この講演では、最近の考察と問題点、及び将来的な潜在的落とし穴を回避する方法に関
してご紹介いたします。
将群智権グループ
執行長李懐陸・葉文宏（担当者：濱名_内線 706、松浦_内線 552）
 886-2-2369-9754(日本語ライン）
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テーマ・要約
5. Nautilus 事件及び In re Packard 事件が、35 U.S.C 112(b) の明確性の規定に
係る USPTO の要求に与えた影響について
台湾弁理士/中国特許代理人卓俊傑（英語／通訳付）
35 USC 112(b)が要求する明確性を確保することでクレームがより明確となるよう、2016
年、USPTO では審査官に対し一連の研修を行いました。これらの研修資料、及び 35 USC
112(b) の要件に係る MPEP 2173 の改訂(R-07, 2015)を検討すると、米国特許出願におけ
るクレームは、過去と比べて、35 USC 112(b)のもとで不明確と認定され易くなっているこ
とが分かります。この講演では、Nautilus 事件(Fed. Cir. 2015) 及び In re Packard 事件
(Fed. Cir. 2014)における不明確（indefiniteness）の判断基準について紹介します。さら
に、2015 年の MPEP 2173 の改訂について詳細に紹介するとともに、米国特許出願における
不明確の拒絶理由に係る最近の考察及び提案をご提供いたします。
6. 「パラメータで限定する請求項」の検討及び事例の紹介
台湾弁理士林孟閱（日本語）
請求項に記載する技術的特徴は、その請求項が専利要件を具備するか否かの判断にあたっ
て主要な事項となります。パラメータを技術的特徴として請求項を限定することは、各技術
分野に良く見られる方法です。パラメータで限定する請求項は、具体的な構造や、工程で限
定する請求項と違って、その専利性を明確に判断することができるものではないので、解釈
上、曖昧な部分が存在する可能性があります。この講演では、パラメータで限定する請求項
を事例として検討するとともに、明細書の起案において注意すべきいくつかの事項について
ご紹介いたします。
将群智権グループ
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