米国特許ニュース 米国特許庁、全 130 ページに亘る新しい審査方式の施行規制を発表 (速報) 米国特許庁はかねてから噂されていた審査方式の施行規則を 8 月 21 日に Federal Register で公開し、11 月 1 日から施行すると発表したが、これは新施行規則自体は 10 ページ、その解説は 120 ページという莫大なものである。 新施行規則の目的は、現在出願人があまりに自由に行える米国特許プロセキューシ ョンに対して出願人により協力させ、適正な制約を与え、審査官のロードを軽減し、手 続きの乱用を防ぎ、もっと質の高い米国特許を迅速に許可できることを目的とするもの である。 新施行規則の内容は非常に複雑であるが、概要は以下の通りである。 ****************************************************************************** §1.17 (f) 規則 1.114(f)の規定外の RCE のための Petition 料金は＄400。 §1.75 Claim(s) (b) (1)審査補助書類(Examination Support Document)の提出義務（内容は規則 1.265 に規定） 特許出願に独立クレーム 5 項以上または全クレーム 25 項以上ある場合は審査補 助書類を提出しなければならない(must)。 最初のオフィス･アクションの発送までに提出しなければならない。 提出がない場合は、これは上記規定以上のクレームを含ませることはできない。 (2)他のクレームを引用するが、被引用クレームの限定のすべてを構成要件とし ないクレームは独立クレームとして扱う。また、異なる法定発明カテゴリのクレ ームを引用するクレームは独立クレームとして扱う。 1 (3)規定以上のクレームを含むが、上記要件を満たしていない場合は、通知が送 られる。もし、その違反が不注意による場合は、2 ヶ月の期間が指定され、期間 内に要件を満たさなければならない。 (4)同じ Assignee と他の出願のクレームと、Patentably distinct でないクレー ムを有する場合も、それらのクレームが、それぞれの出願にあるのと同様に扱う。 (5)限定要求において選択されなかったクレームは、前記のクレーム数制限を超 えるかどうかのための数には含まれない。 (c)多項従属クレームは、引用するクレームの数のクレームとして数える。 §1.76 出願データシート (b)(5) 出願データシートには、優先権を主張する国内出願、PCT 出願の出願番号、出 願日を含める。これらのデータを出願データシートに含めることにより、明細書に記載 する必要はない。 §1.78 優先権主張 デザイン特許を除く特許の通常出願、又は米国を指定する国際出願においては、1 つ以 上の先に出願された仮出願又は通常出願を基礎に優先権を主張することができる。本改 正では、基礎出願が仮出願である場合と通常出願である場合とを別々に規定することに より、119 条(ｅ)の規定により優先権を享受するためには、仮出願から 12 ヶ月以内に、 通常出願又は米国を指定する国際出願をしなければならないと明記された。 §1.104 審査の性質 (a)審査: 審査は、出願の法令適合性、クレーム発明の特許性、及び方式要件について 行われる。 2 (b)審査の完全性: 審査官は全ての問題について審査を行う必要があるが、発明の不適 切な併合及び明細書の根本的な欠陥がある場合には、これらの問題に審査を限定しても よい。 §1.105 情報に関する要件 (a)(1)(ix) 明細書のサポート: 米国特許法第 112 条第 1 段落について、クレーム発明 のサポート及び実施可能要件に関して、明細書内の該当箇所(ページと行又は段落)。 §1.110 各クレームの主題の発明者及び発明日 特許庁は、複数の発明者が提示されている場合には、必要に応じて各クレーム毎の発明 者を特定するように要求できる。発明日と発明日における各発明の所有者についても同 様である。 §1.114 継続審査(RCE) (f)以下の(1)～(3)のいずれかに該当する場合には、(g)のぺティションなしで RCE を提 出できる。 (1)RCE が以下のいずれの出願についても請求されていない場合 (i)本願 (ii)本願の親出願(米国特許法第 120 条、121 条又は 365(c)の利益) (iii)本願の子出願(米国特許法第 120 条、121 条又は 365(c)の利益) た だし、§1.78(d)(1)(ii), (d)(1)(iii)又は(d)(1)(vi)の条件を満たす出 願を除く。 3 (2) 本願が§1.78(d)(1)(ii)の条件を満たす分割出願であって、RCE が以下のい ずれの出願についても請求されていない場合 (i)本願分割出願 (ii)本願分割出願の子出願(米国特許法第 120 条、121 条又は 365(c)の利 益) ただし、§1.78(d)(1)(ii), (d)(1)(iii)又は(d)(1)(vi)の条件を満 たす出願を除く。 (3) 本願が分割出願からの米国特許法第 120 条、121 条又は 365(c)の利益を請求 する継続出願であって、§1.78(d)(1)(ii)の条件を満たし、RCE が以下のいずれ の出願についても請求されていない場合 (i)本願継続出願 (ii)当該分割出願 (iii) 当該分割出願の子出願(米国特許法第 120 条、121 条又は 365(c)の 利益) ただし、§1.78(d)(1)(ii), (d)(1)(iii)又は(d)(1)(vi)の条件を 満たす出願を除く。 (g)RCE には、審査が終了する前に補正や意見書を提出できなかったことを示すぺティ ションを添付する必要がある。 (h)不適切な RCE の提出によっては、拒絶理由の応答期間の経過を停止することはでき ない。 §1.117 クレームのキャンセルによる費用返還 審査の開始前に補正でクレームをキャンセルした場合にはクレーム超過費用の返還を請 求できる。請求は補正から 2 ヶ月以内である。 §1.136 期間の延長 4 (a)(1)(ii)に以下を追加 §1.75(b) 又は§1.265 を満たすよう要求する通知に対する応答 §1.142 限定要求 (c)出願人は、最初のオフィスアクション又は限定要求の前に限定要求を提案できる。 そのような提案は 5 個以下の独立クレーム及び総数 25 個以下のクレームを含むように 選択を行う必要がある。 §1.145 異なる発明に関するクレームの提示 オフィスアクションの後に別発明についてクレームを提出した場合には、その補正が認 めらたとしても、出願人は補正前のクレーム発明に限定され得る。 §1.265 審査促進のための書類 (a)審査促進のための書類は以下を含む。 出願人による審査前の先行技術調査の結果、関連する先行文献、各文献について、クレ ームの限定に対応する箇所の特定、先行技術に対する特許性の説明、クレームの各限定 について明細書のサポートの箇所 (c) 審査促進のための書類が必要になる、あるいはそのような書類が提出された出願に ついて IDS が提出された場合は、出願人は、審査促進のための書類を補足しなければな らない。 §1.495 米国への国内移行 5 (g)国内移行のための書類と費用については、371 条の国内移行のためのものであるこ とを明記しなければならない。 §1.704 特許権存続期間の調整期間の減縮 §1.75(b)の要件を満たさない場合には、調整期間が減縮される。 6 服部 健一 木梨 貞男 吉崎 修司 中村 剛
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