Richtlinie zum Umgang mit Erfindungen Inanspruchnahme und Verwertung TH Köln · Richtlinie zum Umgang mit Erfindungen Referat für Forschung und Wissenstransfer 10/2015 2 Inhalt 3 Inhalt Inhalt ...................................................................................................................................................................................... 2 Einführung ............................................................................................................................................................................. 4 A. Erfindungen frei von Rechten Dritter ............................................................................................................................ 5 Kriterien zur Inanspruchnahme.............................................................................................................................................................. 5 Leistungsvereinbarung ............................................................................................................................................................................ 6 Option I Akquise...................................................................................................................................................................................................... 6 Option II Forschungsprojekt ............................................................................................................................................................................... 6 Option III Gründung................................................................................................................................................................................................. 6 B. An Rechte Dritter gebundene Erfindungen: IP in Verträgen mit Dritten ................................................................ 8 Forschungskooperation ............................................................................................................................................................................................... 8 Auftragsforschung.......................................................................................................................................................................................................... 8 Forschungsdienstleistung........................................................................................................................................................................................... 8 TH Köln · Richtlinie zum Umgang mit Erfindungen 4 Einführung Die Technische Hochschule Köln bietet ihren Mitgliedern und Angehörigen einen professionellen Umgang mit Erfindungen. Auf diese Weise wird die Erfüllung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes gewährleistet. Auch ihren „freien“ Erfinderinnen und Erfindern (Studierende, Stipendiatinnen und Stipendiaten, Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler) bietet die TH Köln den vollen Service, wenn diese die Rechte an ihren Erfindungen der Hochschule anbieten möchten und die Hochschule die Kriterien zur Inanspruchnahme erfüllt sieht. In ihrer Patentstrategie formuliert die TH Köln ihr Selbstverständnis und ihre Ziele bezüglich des Umgangs mit Erfindungen an der Hochschule und definiert die Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie. Zusätzlich zur Strategie soll diese Richtlinie die Grundsätze festhalten, die sich die TH Köln zum Umgang mit Erfindungen hinsichtlich Inanspruchnahme und Verwertung gesetzt hat. Der Verständlichkeit halber wird in dieser Richtlinie unterschieden zwischen Erfindungen, welche frei von Rechten Dritter sind (A.), und denjenigen, welche an Rechte Dritter gebunden sind (B.). Erfindungen unterliegen Rechten Dritter, wenn sie schon an eine vorab getroffene rechtliche Vereinbarung gebunden sind, wie zum Beispiel der Regelung in einem Kooperationsvertrag. Zu Erfindungen, die frei sind von Rechten Dritter, existieren keine vorab getroffenen Vereinbarungen. Referat für Forschung und Wissenstransfer 10/2015 A. Erfindungen frei von Rechten Dritter 5 A. Erfindungen frei von Rechten Dritter Kriterien zur Inanspruchnahme Eingehende Erfindungsmeldungen werden im Referat Forschung und Wissenstransfer einer Vorabprüfung unterzogen um formale Korrektheit sicherzustellen und eventuell schon offensichtliche Entgegenhaltungen zu identifizieren. Zur intensiveren Recherche und zur Einschätzung der Verwertbarkeit wird die Erfindungsmeldung in der Regel an die Patentverwertungsagentur PROvendis weitergeleitet. Diese erstellt eine Empfehlung hinsichtlich folgender Kriterien: Patentierbarkeit Zur Inanspruchnahme werden nur Erfindungen empfohlen, die nach dem Gesetz patentierbar sind. Um ein Patent erteilt zu bekommen muss die Erfindung neu, technisch und kommerziell anwendbar sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (PatG § 1). Abstand zum Stand der Technik Zur Inanspruchnahme werden nur Erfindungen empfohlen, bei denen der Abstand zum Stand der Technik ausreichend groß ist. Ist die Innovation einer Erfindung zu nah am Stand der Technik, ist der zu erwartende Schutzumfang des Patents für eine Verwertung zu klein. Verwertbarkeit Zur Inanspruchnahme werden nur Erfindungen empfohlen, bei denen eine Verwertung in Aussicht gestellt werden kann. In der freien Wirtschaft werden Erfindungen oft intern verwertet (Optimierung der Produktion, Alleinstellungsmerkmal am Markt etc.), die Hochschule ist jedoch auf einen Verwertungspartner außerhalb der Hochschule angewiesen. Um die sich meist noch im Anfangsstadium befindliche Erfindung käuflich zu erwerben, muss der Verwertungspartner häufig das Risiko zu Investitionen eingehen. Daher muss die Erfindung einen deutlichen Mehrwert aufweisen. Für die Stellungnahme tritt PROvendis in der Regel vor Abgabe der Empfehlung mit den Erfinderinnen und Erfindern in Kontakt. Damit wird gewährleistet, dass der Kern der Erfindung erfasst wird und schon eventuell vorhandene Verwertungsaussichten (Kooperationspartner, Kontakte in die Wirtschaft) seitens der Erfinderinnen und Erfinder berücksichtigt werden. Im Regelfall kommt die TH Köln der Empfehlung von PROvendis nach. TH Köln · Richtlinie zum Umgang mit Erfindungen 6 Leistungsvereinbarung Bei Inanspruchnahme der Erfindung entwirft die TH Köln eine Leistungsvereinbarung zwischen Erfinderinnen und Erfindern, PROvendis und Hochschulleitung. Diese soll die Vorgehensweise hinsichtlich Patentierung, Verwertung und Weiterentwicklung der Innovation für die ersten fünf Jahre festhalten. In einem persönlichen Gespräch werden die zu vereinbarenden Punkte der Leistungsvereinbarung gemeinsam abgestimmt, in der Leistungsvereinbarung dokumentiert und von den drei Seiten (Erfinder/in, Hochschule, PROvendis) unterzeichnet. Zudem werden alle anstehenden Fristen, Kosten und verabredeten Termine in einem Zeitplan visualisiert. In der Regel wird abhängig von der jeweiligen Verwertungsaussicht eine Vereinbarung auf Basis der drei folgenden Verwertungsoptionen verfasst: Option I Akquise Die Erfindung befindet sich bereits in einem verwertbaren Zustand oder kann mit geringem Aufwand aus eigenen Mitteln der Erfinderin oder des Erfinders weiterentwickelt werden. In diesem Fall wird festgehalten, wann eine Kontaktaufnahme zu potenziellen Verwertern in welcher Form erfolgt, was zur Ansprache benötigt wird und durch wen diese erfolgen soll (Erfinder/in, PROvendis). Option II Forschungsprojekt Die Erfindung soll als Basis für ein Forschungsprojekt dienen (z.B. zur Weiterentwicklung oder Herstellung eines marktnahen Prototypen). In diesem Fall wird festgehalten, in welchem Programm der Förderantrag eingereicht werden soll, wann der Zeitpunkt der Einreichung ist, wann mit dem Projekt gestartet werden kann und um welchen Projektzeitraum es sich handelt. Zudem werden Zeitpunkte festgehalten, zu denen eine Kontaktaufnahme zu Firmen als potenzielle Verwerter realistisch ist und durch wen die Ansprache erfolgen soll (Erfinder/in, PROvendis). Option III Gründung Die Erfindung soll als Basis für eine Gründung dienen. In diesem Fall werden die weiteren Vorgehensweisen auf dem Weg zur Gründung festgehalten (z.B. Antrag auf Gründungsförderung) und eine Lizenzvereinbarung oder ein Kaufvertrag auf Basis des Businessplans ausgearbeitet, welcher zum Zeitpunkt der tatsächlichen Gründung von der Hochschule und der Firma unterzeichnet werden kann. Referat für Forschung und Wissenstransfer 10/2015 A. Erfindungen frei von Rechten Dritter 7 Folgende Punkte sind weitere Bestandteile der Leistungsvereinbarung: (1) Patentierungsstrategie/Fristen Patentanmeldung Mit Einreichung der Patentanmeldung beim Patentamt wird eine Reihe von Fristen ausgelöst, welche meist eine Entscheidung oder ein Handeln des Anmelders erfordert. Die wichtigsten Fristen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt: Fristen: X Monate nach Patentanmeldung Ereignis/Entscheidung 0 Monate In der Regel wird jede in Anspruch genommene Erfindung (frei von Rechten Dritter) beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) zum Patent angemeldet. Diese Anmeldung wird seitens der TH Köln zunächst für vier Jahre aufrechterhalten, bis zur Fälligkeit der fünften Jahresgebühr. 12 Monate Für die Entscheidung zur Auslands-Nachanmeldung (PCT/ EP) wird der erste Meilenstein festgesetzt, welcher bei Nicht-Erreichen einen Ausstieg der TH Köln aus der Anmeldung von Auslandsschutzrechten bedeuten kann. In diesem Fall können – je nach Vereinbarung – die Rechte an der Anmeldung von Auslandsschutzrechten auf die Erfinderin oder den Erfinder zurückübertragen werden. Meilenstein #1 30/31 Monate Zur Entscheidung über Nationalisierung/Regionalisierung der Anmeldung in den einzelnen Ländern bei zuvor erfolgter PCT/EP-Anmeldung wird der zweite Meilenstein festgesetzt. Hier muss entschieden werden, ob und in welchen Ländern das Patent validiert wird. Bei Nicht-Erreichen des 2. Meilensteins kann die TH Köln von einer Weiterführung der Auslandsanmeldung absehen und die Rechte ggf. auf die Erfinderin oder den Erfinder zurückübertragen. Meilenstein #2 48 Monate Der 3. Meilenstein dient der Entscheidung über die Weiterführung der deutschen Patentanmeldung zur Fälligkeit der fünften Jahresgebühr, vor allem bei einem vorher erfolgten Ausstieg aus der internationalen Anmeldung. Auch hier können die Rechte bei einem Ausstieg der TH Köln auf die Erfinderin oder den Erfinder rückübertragen werden. Meilenstein #3 (2) Meilensteine (Prototyp/Projekt/Verwertung) Als Meilensteine werden realistische Ereignisse und Fortschritte festgehalten, welche der Weiterentwicklung oder der Verwertung der Erfindung dienlich sind. Diese sind zum Beispiel die Entwicklung eines Prototyps, die Beantragung eines Forschungsprojekts auf Basis der Erfindung oder die Anbahnung bzw. der Abschluss eines Verwertungsvertrags (ggfs. in Verbindung mit einer geplanten Gründung). (3) Ausstiegs-Optionen (EXIT) Werden verabredete Meilensteine nicht oder nur teilweise erreicht, wird dieses zum Anlass eines erneuten Überdenkens der Vereinbarung genommen und hat in der Regel einen Ausstieg der TH Köln aus der jeweils zur Entscheidung stehenden Weiterführung der Patentanmeldung zur Folge. (4) Reviews Möglichst alle zwölf Monate, mindestens jedoch drei Monate vor anstehenden Entscheidungen setzen sich die Beteiligten erneut zusammen, um den Status quo zu besprechen und die weiteren Schritte abzustimmen. Zu diesen Reviews wird ein Kurzprotokoll erstellt und ggf. der Zeitplan angepasst. TH Köln · Richtlinie zum Umgang mit Erfindungen 8 B. An Rechte Dritter gebundene Erfindungen: IP in Verträgen mit Dritten Als an Rechte Dritter gebundene Erfindungen werden hier solche angesehen, welche schon einer vorab getroffenen rechtlichen Vereinbarung unterliegen, wie zum Beispiel der Regelung in einem Kooperationsvertrag. Die TH Köln unterscheidet in der Forschungs-Zusammenarbeit mit Dritten zwischen drei Kategorien: Forschungskooperation, Auftragsforschung und Forschungsdienstleistung (s. auch Drittmittelhandbuch der TH Köln): Forschungskooperation Forschungskooperationen sind aus steuerrechtlicher Sicht nur dann als hoheitlich und damit insgesamt steuerfrei einzustufen, wenn in dem zugrunde liegenden Vertrag kein Leistungsaustausch begründet wird, d.h. alle Veröffentlichungsrechte verbleiben bei der Hochschule (auch kein Zustimmungsvorbehalt für das Unternehmen zulässig), Verwertungsrechte verbleiben bei der Vertragspartei, die die Ergebnisse aus ihrer Arbeit hervorbringt, gemeinsame Ergebnisse stehen beiden Vertragsparteien gemeinsam zu. Nutzungsrechte können vereinbart werden. Die Rechte an den Ergebnissen stehen demjenigen zu, aus dessen Tätigkeit sie hervorgegangen sind (Nutzungsrechte an Hochschulergebnissen verbleiben an der Hochschule). Das gilt auch (oder erst recht) für entstehende Schutzrechte. Die Weitergabe/Lizenzierung von Schutzrechten und Patenten erfolgt immer zu marktüblichen Bedingungen und ist nach Entstehung gesondert auszuhandeln. Auftragsforschung Diese Verträge regeln Forschungsvorhaben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern (einschließlich Unteraufträge) mit Dritten, bei denen der Vertragspartner das Projekt auf Vollkostenbasis finanziert und die Veröffentlichungsrechte und/oder die Rechte an den Ergebnissen der TH Köln durch den Vertragspartner eingeschränkt werden. Entstehende Schutzrechte stehen dem Auftraggeber zu und werden von der Hochschule zu marktüblichen Konditionen auf Wunsch übertragen. Forschungsdienstleistung Bei einer Forschungsdienstleistung werden technische bzw. wissenschaftliche Dienstleistungen wie z.B. Messungen, Prüfungen, Softwareprogrammierung, Erhebung und Auswertung von Daten oder auch die Erstellung von Gutachten erbracht. Die TH Köln erbringt diese Leistung für einen externen Dritten unter Anwendung eigenen Wissens und Know-hows sowie der eigenen, schon vorhandenen Infrastruktur. Die Entstehung schutzrechtsfähiger Erfindungen ist bei der reinen Anwendung gesicherter Erkenntnisse ausgeschlossen und somit nicht Bestandteil der Dienstleistung. Referat für Forschung und Wissenstransfer 10/2015 Impressum 9 Beschlussfassung des Präsidiums vom 21.10.2015 Herausgeber: Präsidium der Technischen Hochschule Köln Prof. Dr.-Ing. Klaus Becker Vizepräsident für Forschung und Wissenstransfer Ansprechpartner: Hochschulreferat Forschung und Wissenstransfer Patente und Erfindungsmeldungen: Dr. Simone Stork PatentScout T: 0221 8275-3628 [email protected] Postanschrift: Gustav-Heinemann-Ufer 54 50968 Köln Bildnachweis: Firebrandphotography, istockphoto.com Stand: Oktober 2015 Patente und Gründungen: Dr. Stephanie Grubenbecher PatentScout T: 0221 8275-3806 [email protected] TH Köln Gustav-Heinemann-Ufer 54 50968 Köln www.th-koeln.de
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