ＳＵＮ・ＧＲＯＵＰＮｅｗｓ -企業のグローバル化経営に資する知財戦略の実践プロ集団- プロダクトバイプロセスクレーム（ＰＢＰクレーム）についての最高裁判決！２０１５年６月サン・グループ代表藤本昇特許事務所所長弁理士藤本昇最高裁は、ＰＢＰクレームについて、製法が異なれば侵害に当たらないと判断した高裁判決を破棄して審理を知財高裁に差し戻すと共に、ＰＢＰクレームに対する明確性要件の適用について指針を示した（２０１５年６月５日判決）。＜最高裁判決の概要＞（１）製造方法によって発明の対象である物を特定した、いわゆるＰＢＰクレームの解釈としては、 ①物が同一である限り技術的範囲に属するとする「物同一説」と ②製造方法が異なれば技術的範囲に属さないとする「製法限定説」とが存在する。（２）この解釈について、最高裁は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」として、物同一説に立つべきであることを明確にした。（３）その一方で、物同一説に立てば、クレームに記載された製造方法が、得られた物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、不明確となりうる。この点について、最高裁は「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」と判示した。即ち、“構造・物性で特定することが不可能である等の事情”が無いＰＢＰクレームは、明確性要件を満たさないということを示した。＜今後の実務上の注意点＞今回の判決は、ＰＢＰクレームが物同一説で解釈されるものの、“構造・物性で特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情”がない限り記載不備とされるという、非常に厳しい内容となっている。従って、今後、物のクレームについては、できるだけ製造方法の要素が入らないように記載することが賢明である。本件に関するご質問・ご相談は、藤本昇特許事務所パートナー特許部総括部門長弁理士中谷までご連絡ください。【本件に関するお問合せ】 TEL 06-6271-7908 藤本昇特許事務所担当：パートナー弁理士中谷寛昭 FAX 06-6271-7910 Ｅ-mail [email protected]