Rivendicazioni di brevetto ita

DIPARTIMENTO
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Giugno 2014
BREVETTI - IL TRIBUNALE DI MILANO SI ESPRIME SULLA RIFORMULAZIONE DELLE RIVENDICAZIONI DI
BREVETTO
Con sentenza n. 7708/2014 dell’11 giugno 2014, il Tribunale di Milano, Sezione in materia di impresa, ha reso
un’importante decisione in tema di riformulazione delle rivendicazioni di un brevetto la cui validità è oggetto di un
giudizio di nullità pendente davanti ad un Giudice italiano.
L’articolo 79, comma 3, del D.lgs. n. 30/2005 (di seguito, in breve, “CPI”) prevede il diritto di riformulare le
rivendicazioni controverse nelle more di un giudizio di nullità, purché detta riformulazione “rimanga entro i limiti del
contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto
concesso”.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano è stato adito da un importante produttore di hardware al fine di sentir
dichiarare la nullità di tre brevetti nazionali italiani e di due domande di brevetto italiane di cui un diretto concorrente
era titolare. La parte attrice chiedeva inoltre di accertare che il proprio prodotto (una serratura) non interferiva con i
brevetti oggetto di causa. La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale che venisse
accertata la contraffazione di due dei suoi brevetti contestati da controparte, avanzando contestualmente domanda di
risarcimento danni e di inibitoria.
Nel corso della Consulenza Tecnica d’Ufficio, la convenuta depositava istanza, sottoscritta dal suo legale
rappresentante, con cui chiedeva, ai sensi dell’art. 79, comma 3, CPI, la riformulazione delle rivendicazioni contestate
appartenenti ai due brevetti oggetto di Consulenza Tecnica.
La prima questione rivolta al Tribunale di Milano in via preliminare concerneva l’applicabilità dell’art. 79, comma 3,
CPI ai giudizi instaurati prima che la riforma del 2010 entrasse in vigore. La regola sancita dal 3° comma dell’articolo
79 CPI è stata infatti introdotta nel 2010 per uniformare la disposizione interna a quanto previsto dall’articolo 138 della
Convenzione sul Brevetto Europeo.
A questo proposito, il Tribunale – allontanandosi dal precedente orientamento degli stessi Giudici milanesi, secondo cui
le limitazioni alle rivendicazioni producevano effetti sul piano sostanziale, rappresentando una rinuncia parziale
all’ambito di protezione del brevetto – ha chiarito che le disposizioni contenute nell’articolo 79 CPI hanno chiara natura
processuale, poiché regolano “una facoltà della parte titolare del brevetto dentro il processo”, e quindi possono trovare
applicazione anche in quei giudizi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma del 2010.
Nel merito della nullità brevettuale, il Tribunale ha ritenuto che gli emendamenti apportati dal titolare al testo delle
rivendicazioni rimanessero entro i limiti della domanda come originariamente depositata e non estendessero la
protezione garantita all’invenzione oggetto di privativa. In particolare, con riferimento al primo dei brevetti oggetto di
contestazione, il Tribunale ha rilevato che, mentre la precedente versione del testo brevettuale era nulla, la versione
post-riformulazione era da considerarsi valida. In questo caso, le modifiche apportate durante il giudizio sono state
valutate come decisive per l’affermazione della validità del brevetto nella sua versione riformulata. Invece, con
riferimento al secondo brevetto contestato dall’attrice, gli emendamenti, seppur accettati dal Collegio, non sono risultati
determinanti, in quanto il Tribunale ha ritenuto brevettabile l’invenzione già come definita nella rivendicazione
originariamente formulata e concessa, ovvero prima che intervenissero le limitazioni.
In conclusione, il Tribunale di Milano ha statuito in punto di nullità brevettuale come segue: i) ha dichiarato la nullità
parziale del primo brevetto nella versione originariamente formulata e concessa; ii) ha respinto la domanda di nullità del
secondo brevetto, ritenuto valido già nella sua versione pre-riformulazione; e iii) ha riconosciuto in entrambi i casi il
diritto del titolare di effettuare modifiche al testo brevettuale in pendenza di un giudizio di nullità.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare [email protected].

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