新職務発明制度及び 先使用権制度について

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2010年度
新職務発明制度及び
先使用権制度について
ロータス法律特許事務所
弁護士 秋山 佳胤
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職務発明制度について
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議論の契機
 最判H15.4.22〔オリンパス事件〕→資料2
職務発明規程による支払額が
特許法35条の相当対価額に
満たない場合の不足額請求
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不足額?
会社支払額
裁判所認定額
不足額
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職務発明(特35条)
 第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使
用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は
地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使
用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行
為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務
に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受け
たとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した
者がその発明について特許を受けたときは、その特許権につ
いて通常実施権を有する。
 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明
である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利
若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施
権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規
則その他の定めの条項は、無効とする。
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職務発明(特35条)
 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定
めにより職務発明について使用者等に特許を
受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しく
は使用者等のため専用実施権を設定したとき、
又は契約、勤務規則その他の定めにより職務
発明について使用者等のため仮専用実施権
を設定した場合において、第三十四条の二第
二項の規定により専用実施権が設定されたも
のとみなされたときは、相当の対価の支払を
受ける権利を有する。
6
職務発明(特35条)
 4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価につ
いて定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際
して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定
された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行
われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その
定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるも
のであつてはならない。
 5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めた
ところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認
められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使
用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者
等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考
慮して定めなければならない。
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職務発明(特35条)の場合
通常実施権 (→非独占)
使用者等
譲渡
対価
従業者
発明
出
願
譲
渡
発明
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特許を受ける権利の譲り受け
職務発明
→会社は無償の通常実施権
(特許法35条1項)
しかし,独占できない
→特許を受ける権利の譲り受け
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譲り受けの方法
個別契約
←しかし,発明者が同意しない場合
←手続が煩雑
↓
職務発明規程
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【参考】職務著作(著15条)
 (職務上作成する著作物の著作者)
 第十五条 法人その他使用者(以下この条において
「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務
に従事する者が職務上作成する著作物(プログラム
の著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名
義の下に公表するものの著作者は、その作成の時に
おける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限
り、その法人等とする。
 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従
事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著
作者は、その作成の時における契約、勤務規則その
他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
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【参考】職務著作(著15条)の場合
法人等
従事者
著作権
人格権
(創作行為)
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【参考】職務著作(著15条)の要件
1.法人等の発意
2.業務に従事
3.職務上作成
4.法人等の名義による公表
←プログラム著作物では不要
5.契約、勤務規則に別段の定めなし
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【参考】職務著作(著15条)の効果
著作者は法人等
 譲渡手続不要(あると逆に変)
 著作者人格権も法人等
→不行使特約不要(あると逆に変)
 譲渡対価なし
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特許権の特徴~著作権との比較
特許権
著作権
技術的思想
(アイデア)を保護
表現を保護
特許庁への出願・登録
手続が必要
創作により当然に発生
(手続不要=無方式主義)
発明性(新規性・進歩性)必要
創作性は容易に認められる。
侵害に依拠は不要
侵害には依拠が必要
職務発明(特35条)
発明者に原始的に帰属
→会社に承継
職務著作(著15条)
法人等に原始的に帰属
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職務発明規程の構築,内容
従業員の開発,発明へのインセンティブ
会社財産の維持,運用コスト
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職務発明規程の運用
個別的に丁寧な対応
大量処理の必要
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小括
職務発明制度をどう作るかは,
経営方針そのもの
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新職務発明制度ーH16改正法
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趣旨
譲渡対価決定の際の企業の
手続面(プロセス)の重視
会社「自治」の尊重
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裁判所の判断フロー
会社の手続,
支払が不合理
かどうか
不合理でない
不合理
裁判所が決定
会社の決定・支払を尊重
「不合理」性の判断
基準の策定から対価の支払に至るまで
の手続面、対価の額を総合的に評価
(協議の状況、開示の状況、意見の聴取
は例示、「等」)
発明者である個別の従業者等との間で
相対的に判断
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総合的
不合理性
意見の
協議
開示
聴取
の状況 の状況
の状況
相対的
等
対価額
不合理性判断の相対性
同じ職務発明規程
不合理でない
A
不合理
B
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協議の状況①
基準策定のための話し合い
「協議」があったかどうかのポイント
発明者である個別の従業者等との
間で相対的に判断
実質的に発言の機会があったかどう
か
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協議の状況②
 代表者との話し合い
正当な代表か、黙示的な委任でもよい。
 協議の進め方
実質的に協議が尽くされたと評価でき
るか
前提となる資料・情報が必要
 証拠化しておく
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開示の状況
方法に制約無し
ex. 掲示,備置,交付,イントラネット,
インターネット
アクセスしやすいことが重要
「見ようと思えばいつでも見られる」
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意見の聴取の状況①
対価決定に際して、使用者等から当該従
業者等に対して意見の聴取を求めたと評
価できるような事実
事前または事後、または両者の併用型
異議申立制度などは、事後の1類型で
ある。
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意見の聴取の状況②
前提となる資料、情報の提示、説明
が必要
発明者である個別の従業者等との間
で相対的に判断
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実績補償ないし特許法35条の
相当の対価額の算定式の概略
1 ライセンスの場合
×
ライセンス料
(
売上高
×
実施料
率
発明者貢献度
発明者
× 割合
(1-会社貢献度)
)
30
実績補償ないし特許法35条の
相当の対価額の算定式の概略
2 自己実施の場合
 ① 仮想実施料率算定方式
超過
本件発
発明者貢献度
発明者
仮想実
売上高 × 売上高 ×
明の寄
×
×
× 割合
施料率
(1-会社貢献度)
の割合
与度
※超過売上高=通常実施権を超えた部分
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実績補償ないし特許法35条の
相当の対価額の算定式の概略
2 自己実施の場合
 ② 利益率算定方式
超過
本件発
発明者貢献度
発明者
現実の
売上高 × 売上高 ×
明の寄
×
×
× 割合
利益率
(1-会社貢献度)
の割合
与度
※超過売上高=通常実施権を超えた部分
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超過売上高
会社は無償の通常実施権(35条1項)
↓
会社の「利益」とは,通常実施権を超えた
「独占」部分→「独占の利益」「超過売上高」
売上高
売上高
通常の売上高
超過売上高
超過売上高
0%
50%
100%
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問題となる規程例①
上限の定め
一括払い
等級(ランク)別評価
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問題となる規程例②
売上高でなく利益額を基準とすること
の可否
実績補償を顕著な売上高や利益が
あった場合に限定している場合
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問題となる規程例③
外国特許の取扱
最判H18.10.17〔日立製作所上告審〕(→資
料4)は特許法35条3項4項の類推適用を認め、
補償が必要と判示
いわゆるノウハウについて
発明性のあるノウハウには必要
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問題となる規程例④
出願しないあるいは不要な権
利の「返却」
特許権を第三者に譲渡する場
合
37
小括
自社の規程の内容について、
裁判所に合理的に説明できるよ
う(筋がとおるよう)
準備しておく必要
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問題点① 発明者性
発明者性
発明者(共同発明者を含む。)に当たるというた
めには,当該発明における技術的思想の創作
行為に現実に加担したことが必要であり,単な
るアイデアや研究テーマを提示したにすぎない
者などは,技術的思想の創作行為に現実に加
担したとはいえないから,発明者ということはで
きない。
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知財高判H18.7.19【和光純薬工業事件】
「発明」とは「自然法則を利用した技術的思
想の創作のうち高度のもの」をいうから(特
許法2条1項),発明者(共同発明者を含
む。)に当たるというためには,当該発明に
おける技術的思想の創作行為に現実に加
担したことが必要であり,単なるアイデアや
研究テーマを提示したにすぎない者などは,
技術的思想の創作行為に現実に加担したと
はいえないから,発明者ということはできな
い。
40
知財高判H18.7.19【和光純薬工業事件】
のみならず,化学の技術分野に属する発明につい
ては,一般に,ある物品を構成する有効成分の物
質名やその化学構造のみから,当該物品の有用性
を予測することが困難であるため,これを構成する
物質についての着想のみから,直ちに当業者にお
いて実施可能な発明が完成するものではなく,有用
性を確認するための実験を繰り返し,有用性が認
められる範囲のものを明確にして初めて技術的思
想の創作をしたといい得るものも数多く存在する。
そして,そのような場合においては,上記着想を示
したのみでは,技術的思想の創作行為に現実に加
担したとはいえないから,当該着想を示したのみの
者をもって発明者ということはできない。
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問題点② 消滅時効
消滅時効→10年
勤務規則等に,使用者等が従業者等に対し
て支払うべき対価の支払時期に関する条項
がある場合には,その支払時期が相当の対
価の支払を受ける権利の消滅時効の起算
点→最判H15.4.22〔オリンパス事件〕、資
料2
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問題点③ 相当対価額の算定
通常実施権を超えた「独占」の部分
→「独占の利益」「超過売上高」
売上高
売上高
通常の売上高
超過売上高
超過売上高
0%
50%
100%
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問題点③ 相当対価額の算定
実施の有無
特許の寄与度
規程の不合理性
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職務発明事件の実務①
 争いになった場合の対応
 警告書、回答書のやりとり
 法律家への相談
 立証資料の問題
 退職後の訴訟提起
 会社に資料は残っているか
(ISO問題)
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職務発明事件の実務②
 第1回期日から弁論準備手続、閲覧制
限(民訴92条)
 →判決書も一部閲覧制限可能
 プレスリリースの準備
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先使用権制度について
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先使用権制度の活用場面
 ノウハウと特許出願
 特許権行使に対する防御
 無効論,非侵害論
 先使用権(cf.公然実施との関係)
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ノウハウと特許出願
公開に対する代償→独占
特許出願→公開
新技術
ノウハウ→非公開
先使用権
営業秘密
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特許権行使に対する防御
特許侵害差止請求
A
B
・無効論
・非侵害論
・先使用権
50
制度趣旨
先願主義において,
特許権者と先使用者の
衡平を図る(衡平説)
cf. 経済説
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先使用権の主体(要件)
① 特許出願に係る発明の内容を知らないで
自らその発明をし、又は特許出願に係る発明
の内容を知らないでその発明をした者から知
得して
② 特許出願の際現に
③ 日本国内において
④ その発明の実施である事業をしている者
又はその事業の準備をしている者
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「事業の準備」
「法79 条にいう発明の実施である「事業の準
備」とは、・・・その発明につき、いまだ事業の実
施の段階には至らないものの、即時実施の意
図を有しており、かつ、その即時実施の意図が
客観的に認識される態様、程度において表明
されていることを意味する」
(最判S61.10.3 ,ウォーキングビーム事件)
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先使用権の内容(効果)
⑤ その実施又は準備をしている発明及び事
業の目的の範囲内において
⑥ その特許出願に係る特許権について通常
実施権を有する
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発明の範囲①
 「『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発
明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が
現に日本国内において実施又は準備をしていた実施
形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現
されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうも
のであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願
の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は
準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現され
た発明と同一性を失わない範囲内において変更した
実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」
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発明の範囲②
「そして、その実施形式に具現された発明が特許発明
の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は
当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろ
んであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致
するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範
囲に及ぶものというべきである。」
(前掲最判S61.10.3 ,ウォーキングビーム事件)
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特許発明の技術的範囲
実施形式に具現された発明
イ’
A
イ
イ”
先使用権立証のポイント①
点ではなく、線の立証
①先使用発明に至る研究開発行為
②先使用発明の完成(又は発明者からの知得)
③先使用発明の実施である事業の準備
④先使用発明の実施である事業の開始
の各段階における書証等
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ガイドライン P14より
先使用権立証のポイント②
特許出願後に実施形式を変更する場合
→特許出願の明細書に相当する資料や、
発明範囲の判断に資する資料の準備
「事業を断念」していないことが客観的に認識
できるような証拠
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先使用権立証のための
具体的資料例(ガイドライン36頁以下)

技術関連書類
 研究ノート
 技術成果報告書
 設計図・仕様書
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先使用権立証のための
具体的資料例
 事業関係書類






事業計画書
事業開始決定書
見積書・請求書
納品書・帳簿類
作業日誌
カタログ、パンフレット、商品取扱説明書
 製品等や物自体や工場等の映像を証拠として残す
手法の例
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先使用権立証のための証拠確
保、管理体制の構築
資料確保・保管の担当部署、責任者の明確化、
組織的な資料の管理体制
資料確保のタイミング
時系列的、段階的に資料を確保。
ex. 発明完成に至る経緯,発明完成時,事業化準
備時,製品化決定時,製造開始時,販売開始時
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証拠力を高めるための具体的手法
ポイント(ガイドライン58頁以下)
①いつ(日付証明)
②誰が(作成者証明)
③どのような内容(非改ざん証明)
の資料を作成したか。
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証拠力を高めるための具体的手法
公証サービス
①確定日付
②事実実験公正証書
③契約等の公正証書
④私署証書認証
⑤宣誓認証
⑥電子公証制度
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証拠力を高めるための具体的手法
その他
タイムスタンプと電子署名
タイムスタンプは、日付と内容(非かいざん)
証明
電子署名は、作成者証明
郵便
①内容証明郵便
②引受時刻証明郵便
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参考文献

職務発明制度について



特許庁「新職務発明制度における手続事例集」
太田大三「職務発明規程実務ハンドブック」(商
事法務)
先使用権制度について

先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的
なノウハウ管理のために-(平成18年6月特許
庁)=「ガイドライン」
67
愛・感謝
ご清聴
どうもありがとうございました
68