Año XXXII – Número 2500 Lima, 15 de mayo de 2015

Año XXXII – Número 2500
Lima, 15 de mayo de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 314-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con
fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, de la República de Colombia. Actor: HÉCTOR
HUMBERTO CÁCERES MORA. Marca: BANANA BAY
(mixta). Expediente Interno: 2008-00068......... .................................. 1
Proceso 319-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de
oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma
normativa; con fundamento en la consulta formulada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca:
CLAIRÊX (mixta). Expediente Interno: 2009-00064........ .................. 16
PROCESO 314-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, de la República de Colombia. Actor: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES
MORA. Marca: BANANA BAY (mixta). Expediente Interno: 2008-00068.
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del
mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS:
El Oficio 3943 del 16 de diciembre del 2014, recibido vía correo electrónico el 18 de
diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal
interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00068.
Para nosotros la Patria es América
GACETA OFICIAL
15/05/2015
2 de 27
El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la
presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1.
Partes en el proceso interno:
Demandante:
HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA
Demandado:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
(SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA
Tercero interesado:
JOSÉ ALEJANDRO RUÍZ OSORIO
Y
COMERCIO
2.
Hechos:
1.
El 4 de abril de 2003, el señor JOSÉ ALEJANDRO RUÍZ OSORIO solicitó ante la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el
registro de la marca BANANA BAY (mixta), para distinguir productos1 de la Clase 25
del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 534 de 2003.
Dentro del término oportuno, fue objetada por el demandante HÉCTOR HUMBERTO
CÁCERES MORA y el señor AURELIO FRANCO GALLÓN CHARRÍA. El
demandante fundamentó su oposición contra la solicitud de registro por ser similar a
la marca registrada y enseña comercial JOE BANANA (mixta) que distingue
productos y servicios de las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de
Niza. Por otro lado, el señor AURELIO FRANCO GALLÓN CHARRÍA fundamentó su
oposición a la solicitud por ser similar a la marca registrada BANANA EXX
(denominativa) para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza.
3.
Mediante Resolución 014463 de 28 de junio de 2004, la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las
oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca BANANA BAY (mixta)
para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.
Inconforme con tal decisión, el actor presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos
y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las
Resoluciones 21416 de 30 de agosto de 2004 y 24055 de 6 de agosto 2007,
respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 014463 de 28 de junio de
2004.
5.
Por lo anterior, el 10 de enero de 2008, el señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES
MORA interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las
citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.
6.
El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió
suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134, 135
1
Fabricación o confección de ropa para caballero, dama y niño.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
3 de 27
literales b) e i), y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina.
3.
Argumentos de la demanda:
7.
El señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA sustentó su demanda sobre la
base de los siguientes argumentos:
- Del cotejo de las dos marcas confrontadas se aprecia que son confundibles en
razón de su similitud fonética, gráfica y conceptual, induciendo de esta forma a
error a los consumidores.
- Al respecto, indicó que la marca registrada y la enseña comercial JOE BANANA
(mixta) está compuesta por nueve letras, las cuales son reproducidas en forma
idéntica por la marca solicitada BANANA BAY (mixta), donde la expresión ‘BAY’
no imprime suficiente distintividad para hacerla registrable como marca.
Asimismo, señaló que los signos en conflicto son pronunciados de forma idéntica.
- En general, el consumidor observará las marcas en forma separada y no
simultáneamente, lo que le producirá, a través de la impresión o imagen que le
dejen, una confusión al momento de distinguirlas.
- Asimismo, del cotejo de estas marcas se evidencia que ambas presentan
semejanzas ortográficas por la inclusión de la palabra ‘BANANA’.
4.
Argumentos de las contestaciones a la demanda:
8.
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda
señalando lo siguiente:
- No obstante tener en común la expresión ‘BANANA’, los signos en controversia no
presentan semejanzas que induzcan a error a los consumidores, habida cuenta
que las palabras ‘BAY’ y ‘JOE’, en cada una, las diferencian.
- Así, teniendo en cuenta además las diferencias fonéticas, gráficas y visuales entre
las marcas confrontadas, es claro que pueden coexistir de forma pacífica en el
mercado.
9.
El señor JOSÉ ALEJANDRO RUÍZ OSORIO contestó la demanda señalando lo
siguiente:
- Del cotejo de las marcas en discordia se constata que los signos confrontados
contienen la palabra genérica ‘BANANA’, que por sí sola carece de distintividad y,
por tanto, ninguna persona puede apropiarse de ella.
- En atención a ello, al comparar los signos debe descartarse la palabra ‘BANANA’
para realizar la comparación únicamente entre las palabras ‘JOE’ y ‘BAY’, las que
no son idénticas ni se asemejan, resultando imposible que se puedan confundir o
asociar en el mercado.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
10. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135
literales b) e i), y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, procede
GACETA OFICIAL
15/05/2015
4 de 27
la interpretación solicitada del artículo 136 literales a) y b) de la misma normativa2.
No procede la interpretación de los artículo 135 literales b) e i) dado que esta norma
trata de prohibiciones absolutas, las que no resultan pertinentes para la resolución
del presente proceso.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa,
indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos mixtos (con parte denominativa compuesta).
3. La enseña comercial.
4. Palabras de uso común (BANANA).
5. Marcas evocativas. Marcas de fantasía.
6. Conexión competitiva.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
A. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE
CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA
REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.
11. En el presente proceso, HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA formuló oposición
contra la solicitud de registro de la marca BANANA BAY (mixta) presentada por
JOSÉ ALEJANDRO RUÍZ OSORIO para distinguir productos de la Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza, sobre la base de su marca registrada JOE
BANANA (mixta) que identifica productos y servicios de las Clases 18, 25 y 35 de la
Clasificación Internacional de Niza.
12. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:
13. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el
requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación.
14. Por su parte, el literal b) del artículo 136 establece que no podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial
protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.
2
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o
enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
5 de 27
15. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La
doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de
asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de
riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de
notoriedad3.
16. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación
Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de
Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).
17. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya
que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los
consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y
servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no
incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.
18. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si
entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si
esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la
conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.
19. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:
La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número
de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
3
Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía
globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:
“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la
promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una
estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos
son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que
la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero
(dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca
debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en
prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de
marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó
fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el
tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se
trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta
reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo
hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
6 de 27
La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil
de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en
cuenta las particularidades de cada caso.
La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o
semejante.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos:
20. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en
conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:
-‐
La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman
el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de
conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
-‐
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se
debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis
simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino
que lo hace en diferentes momentos.
-‐
Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas
últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
-‐
Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del
presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en
determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
21. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos confrontados.
B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS (CON PARTE DENOMINATIVA
COMPUESTA).
22. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado BANANA BAY (mixto) con
la marca registrada JOE BANANA (mixta). Por este motivo es necesario abordar el
tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
23. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico. El
primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable,
dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos
o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar
gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas4,
logotipos5, íconos, etc.
4
5
“El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u
objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE
MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33.
Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: “Logotipo: (…)
Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o
GACETA OFICIAL
15/05/2015
7 de 27
Por lo general el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del
consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la
palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de
conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el
elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color,
diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:
‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del
elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos
por separado’. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos
2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha inclinado a
considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele
ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta
para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico,
teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado
pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia
cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente
en un dibujo abstracto.’ (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 410 de 24 de febrero de 1999)”.
(Proceso 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de
noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
1158 de 17 de enero de 2005).
La Corte Consultante deberá determinar el elemento característico de los
mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
signos
Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría
riesgo de confusión. Si por el contrario el elemento determinante es el denominativo,
el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de
signos denominativos:
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o
letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si
ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza
entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de
la denominación.
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la
mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el
mercado.
En atención a que en el caso bajo análisis los signos en conflicto se encuentran
compuestos por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los
signos con parte denominativa compuesta.
producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. Edición.
2001.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
8 de 27
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado
de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los
signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:
‘En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto,
caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse
especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que
permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen
empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si
existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al
signo, podrá ser objeto de registro’ (Proceso 50-IP-2005. Interpretación
Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: ‘CANALETA 90’)”.
24. En este orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión
que pudiera existir entre los signos confrontados.
C. LA ENSEÑA COMERCIAL.
25. En el presente caso, se ha alegado la protección de la enseña comercial JOE
BANANA (mixta). En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de
la enseña comercial en el marco de la Decisión 486.
26. Dentro del Proceso 109-IP-2012 de 13 de noviembre de 2012, publicada en la
Gaceta Oficial 2159 de 4 de marzo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:
“La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita
a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La
protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones
relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País
Miembro”.
La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña
comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para
identificar un establecimiento mercantil”6.
El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en
el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere
también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. Surge
la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?
No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario
determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil.
El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del
nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo
6
PACHÓN MUÑOZ Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá,
Colombia, 1984.
Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma
manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su
establecimiento”.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
9 de 27
dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El
legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de
nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190.
No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas
que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el
propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los
rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.
Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre
comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual,
se soporta en dos factores:
Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de
la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo
idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación
en el público consumidor (artículo 136 literal b) de la Decisión 486)”.
D. PALABRAS DE USO COMÚN.
27. Se interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho
de si los signos objeto de confrontación están conformados por un elemento de uso
común, como la palabra “BANANA”.
28. Si bien en el artículo 1357 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por
designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas
con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se
puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las
expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto
quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya
que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo8.
29. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de
uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe
realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el
todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en
el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del
conjunto de dicho signo distintivo.
30. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de
marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público,
puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos
7
8
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común
sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y
sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva,
necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente
tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de
uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos
Aires, Argentina, 2010, p. 215.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
10 de 27
vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos
pocos.
31. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros
que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a
continuación.
32. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de 2013,
este Tribunal señala que:
“Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el
mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los
elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso
común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil
frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades,
inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta
fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz
genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir
que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para
distinguirlo claramente del otro’. Asimismo, el texto citado agrega que, no
obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido
número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad
intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que
constituye el Registro (...)’.9
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener
ésta: ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de
terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya
que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una
raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre
el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos
de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan
deben ser efectuados con criterio benevolente’”.10
33. El Juez Consultante deberá determinar si la palabra “BANANA” es de uso común en
la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas. De
tratarse de una palabra de uso común, se entenderá que las marcas confrontadas
son débiles.
E. MARCAS EVOCATIVAS. MARCAS DE FANTASÍA.
34. HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA señala en el escrito de demanda que las
dos marcas confrontadas BANANA BAY (mixta) y JOE BANANA (mixta) resultan
confundibles porque tienen similitud conceptual, motivo por el cual se tratará el tema
de las marcas evocativas.
9
10
BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II,
1984, pp. 78 y 79.
OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191
y 192.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
11 de 27
35. Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo
siguiente sobre las marcas evocativas:
“Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas
características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer
uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este
objeto.
Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una
característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la
marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la
marca o signo y el producto o servicio.11
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la
mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un
desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del
consumidor del producto amparado por el signo.
El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la
marca y es, por lo tanto, registrable. No existe un límite exacto para diferenciar
los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la
autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas
son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el
derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los
productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que
supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas
evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así
las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que
expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para
asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado
servicio”.12
36. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos:
“Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de
fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo,
como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a
chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de
superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. En este sentido la
doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”13.
37. En el presente caso, el Juez Consultante debe establecer el grado evocativo de los
signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de
confundibilidad.
11
12
13
Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001.
Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, Marca: C - BOND.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7-IP-95. Caso:
“COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
12 de 27
Marcas de fantasía:
38. Adicionalmente, la SIC manifestó en el escrito de contestación que la palabra ‘BAY’
del signo solicitado BANANA BAY (mixto) lo diferencia de la marca registrada JOE
BANANA (mixta). Tratándose de una palabra que no cuenta con significado
comúnmente conocido, se abordará el tema de las marcas de fantasía.
39. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio
de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014:
“El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que
ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es
que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los
confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía.
Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no
tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí
tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que
amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción,
los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía.
Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y
expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada
genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la
fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una
denominación precisa o necesaria”14.
Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la
Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003,
conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014.
Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal
considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad15, no establecer
criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de
fantasía en general.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013,
expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:
“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores;
consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden
despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan
los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente
manera:
“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no
tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las
14
15
Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires,
1946, pp. 351 y s.s.
Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El
carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
13 de 27
palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar
ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas
es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales
con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que
contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003.
Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por
lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación
con marcas idénticas o semejantes”.
40. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo BANANA BAY
(mixto) solicitado por el señor JOSÉ ALEJANDRO RUÍZ OSORIO constituye un signo
de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.
F.
LA CONEXIÓN COMPETITIVA.
41. En el presente caso, el signo solicitado BANANA BAY (mixto) pretende distinguir
productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, el
demandante fundamentó su oposición contra la solicitud de registro por ser similar a
la marca registrada JOE BANANA (mixta) que distingue productos y servicios de las
Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
42. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado
en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:
“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que
pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los
productos.
El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría
constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia
podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión
competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el
aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones
usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar
si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo
éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que
tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para
las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de
complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto
pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede
utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o
vayan a utilizarse conjuntamente.16
Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre
los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el
Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber:
16
Fernández Novoa, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984,
pp. 242 - 246.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
14 de 27
La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta
regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el
registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo
su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la
prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no
son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien
alega.
Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de
productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión
competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o
supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa
desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En
cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes
especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en
pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas
cuando los productos guardan también una aparente similitud.
Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución
tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos
productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-,
presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos
serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por
medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes
telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos
puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una
misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles;
en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también
influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los
productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en
caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos
asuma que provienen de un mismo productor.
Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público
consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es
decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que
sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última
finalidad o función.
Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes
clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares
características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al
estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias
de deporte y medias de vestir)”17.
17
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.
Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del
14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).
GACETA OFICIAL
15/05/2015
15 de 27
43. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y
que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los
productos y servicios que distinguen los signos confrontados.
EL
TRIBUNAL
DE
PRONUNCIAMIENTO:
JUSTICIA
DE
LA
COMUNIDAD
ANDINA
EMITE
PRIMERO:
Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser
registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello
resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a
error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de
registro.
SEGUNDO:
Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación
prejudicial para el cotejo de signos mixtos, el Juez Consultante debe
establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre
los signos BANANA BAY (mixto) y JOE BANANA (mixto).
TERCERO:
La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para
identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo
200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas
comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En
consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos
factores:
a)
Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña
comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o
similar.
b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del
signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión
y/o de asociación en el público consumidor.
CUARTO:
El Juez Consultante debe determinar si la palabra “BANANA” es de uso
común en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras
clases conexas. De tratarse de una palabra de uso común, se entenderá
que las marcas confrontadas son débiles.
QUINTO:
El Juez Consultante debe establecer el grado evocativo de los signos en
conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de
confundibilidad. Asimismo, el Juez Consultante debe determinar si el
signo solicitado BANANA BAY (mixto) constituye un signo de fantasía o
si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido
por el público consumidor medio.
SEXTO:
Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de
considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión
competitiva existente entre los productos y servicios que pretenden
distinguir los signos confrontados.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
16 de 27
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación
prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
José Luis Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 319-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g)
de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
República de Colombia. Marca: CLAIRÊX (mixta). Expediente Interno: 2009-00064
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
el primer día del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de
Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS:
El Oficio 3933 de 16 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 19 de
diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
GACETA OFICIAL
15/05/2015
17 de 27
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación
prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00064.
El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES:
1.
Partes en el proceso interno:
Demandante:
LABORATORIOS BUSSIE S.A.
Demandados:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República
de Colombia.
RICO Y ARENAS LTDA.
2.
Hechos:
1.
El 20 de febrero de 2007, la sociedad RICO Y ARENAS LTDA. solicitó ante la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el
registro de la marca CLAIRÊX (mixta), para distinguir “jabones, perfumería,
cosméticos, lociones, tratamientos para el cabello y accesorios para peluquería” de la
Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de
Niza).
2.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 575 de 2007.
Dentro del término oportuno, fue objetada por LABORATORIOS BUSSIE S.A. y por
las sociedades LABORATORIOS ESKO LTDA. y THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY.
3.
LABORATORIOS BUSSIE S.A. fundamentó su oposición contra la solicitud por ser el
signo solicitado similar a la marca registrada EMCLAREX (mixta) y también por
distinguir productos orientados al tratamiento de la piel de la Clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza. Por otro lado, las otras sociedades
fundamentaron su oposición a la solicitud de registro por ser similar a las marcas
registradas CLAIRE D’ ARCEY (denominativa) y CLAIROL (denominativa),
respectivamente, para identificar productos de la misma Clase 3 de la Clasificación
de Niza.
4.
Mediante Resolución 15987 de 27 de mayo de 2008, la División de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones
interpuestas por la demandante y las empresas LABORATORIOS ESKO LTDA. y
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY y, en consecuencia, concedió el registro de
la marca CLAIRÊX (mixta) a favor de la sociedad RÍOS Y ARENAS LTDA. para
identificar productos en la Clase 3 de la Clasificación de Niza.
5.
Inconformes con tal decisión, la demandante y la sociedad THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY presentaron recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación; los cuales fueron resueltos por el Jefe de la División de Signos Distintivos
y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las
Resoluciones 24842 de 17 de julio de 2008 y 28758 de 12 de agosto 2008,
respectivamente, confirmando lo decidido en la resolución impugnada.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
18 de 27
6.
Por lo expuesto, el 13 de enero de 2009, LABORATORIOS BUSSIE S.A. interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las citadas
Resoluciones ante el Consejo de Estado.
7.
El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió
suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 136
literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
3.
Argumentos de la demanda:
8.
LABORATORIOS BUSSIE S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes
argumentos:
-‐
La marca registrada EMCLAREX (mixta) es copia parcial de la marca CLAIRÊX
(mixta) segregando el prefijo ‘EM’, hecho que evidencia la confundibilidad entre
ambas.
-‐
Los dos signos cuentan con tres sílabas prácticamente idénticas salvo la sílaba
inicial de la marca opuesta y, además, ambos signos giran alrededor de las
mismas vocales en sus tres últimas sílabas.
-‐
Los signos objeto de comparación producirán en la mente del consumidor una
idea de asociación entre los productos que distinguen, creyendo erróneamente
que son fabricados por una misma asociación, y quizás piense que la exclusión
del prefijo ‘EM’ de la marca registrada EMCLAREX (mixta) es parte de la
innovación hecha a la marca original.
-‐
En este sentido, manifestó que existe confundibilidad gráfica, fonética y
especialmente ideológica entre las dos marcas, aspectos que impiden su registro.
4.
Argumentos de las contestaciones a la demanda:
9.
La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo
siguiente:
-‐
Del cotejo de las marcas enfrentadas EMCLAREX (mixta) y CLAIRÊX (mixta) no
se evidencia confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se
encuentra provisto de suficiente carga diferenciadora e individualizadora, siendo
percibidos de diferente manera.
-‐
Al respecto, precisó que la marca concedida CLAIRÊX (mixta) y la marca
registrada EMCLAREX (mixta) contienen sílabas compartidas que no están
ubicadas de manera idéntica, lo que tan sólo sucede en la sílaba final.
-‐
Entre las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y
fonéticos claramente diferenciadores entre sí; en consecuencia, el registro
concedido frente al solicitado se hace suficientemente distintivo ante los
consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado.
10. RICO Y ARENAS LTDA. contestó la demanda señalando lo siguiente:
- Que la pronunciación no es la misma entre las marcas confrontadas, pues
EMCLAREX (mixta) es grave, encontrándose su sílaba tónica en ‘CLA’, mientras
GACETA OFICIAL
15/05/2015
19 de 27
que la marca solicitada CLAIRÊX (mixta) es aguda, dado que su sílaba tónica se
encuentra en ‘RÊX’, como se advierte del acento, aspecto que impide inducir a
error a los consumidores.
- Las diferencias gráficas entre la marca registrada y la solicitada son notorias, pues
la marca solicitada por la demandante no contiene la partícula ‘EM’ e incluye
adicionalmente la letra ‘I’.
- Precisó que la marca CLAIRÊX (mixta) no tiene significado en el idioma español y,
por lo tanto, no tiene la evocación o el significado de aclarar o aclarador que sí
tiene la marca registrada EMCLAREX (mixta).
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
11. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a)
y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los
antecedentes del presente proceso, procede la interpretación del artículo 1361 literal
a). No procede la interpretación del artículo 155, por no resultar pertinente para la
resolución del presente caso. De oficio, se interpretará el artículo 1342 literales a), b)
y g) de la Decisión 486.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa,
indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
2. Comparación entre signos mixtos.
3. Marcas evocativas. Marcas de fantasía.
4. Examen de registrabilidad de marcas que distinguen productos de la Clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1.
IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE
CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA
REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.
12. LABORATORIOS BUSSIE S.A. presentó demanda de nulidad contra la resolución
administrativa que concedió el registro de la marca CLAIRÊX (mixta), pues consideró
que dicha marca era confundible con la marca registrada EMCLAREX (mixta) de la
que es titular. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por
identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.
1
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
2
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y
escudos;
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
20 de 27
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
13. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el
requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación.
14. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La
doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: confusión y asociación.
Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con
el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3
15. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado dentro del
Proceso 70-IP-2008, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008,
lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense
que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente
posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen
una relación o vinculación económica”.
16. Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible si no
posee fuerza distintiva; por lo que de permitirse su registro se estaría atentando
contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los
consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y
servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no
incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
3
Sobre el tema Ana María Pacón ha señalado:
“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser
empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual,
sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los
que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las
representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios
distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero
(dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca
debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en
prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de
marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó
fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el
tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se
trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta
reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y
prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. PACÓN,
Ana María (2002) “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en Ugma Jurídica. Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho: www.ugma.edu.ve
GACETA OFICIAL
15/05/2015
21 de 27
17. Conforme lo anotado, la Corte Consultante debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es
capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión
a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.
18. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:
La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número
de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil
de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada
caso, para determinar una posible confusión.
La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o
semejante.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos.
19. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en
conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:
- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman
el conjunto de la marca, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de
conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
-‐
En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se
debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis
simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino
que lo hace en diferentes momentos.
-‐
Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas
últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y de asociación.
-‐
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del
presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es
determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El
criterio del consumidor medio es relevante en estos casos, ya que estamos frente
a productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores
providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el
criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar,
expresando lo siguiente:
“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente
condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de
representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la
Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos,
como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser
registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
A manera ilustrativa, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter
GACETA OFICIAL
15/05/2015
22 de 27
distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los
productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en
relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado
por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que
la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del
producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta
de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar
al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio
designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y, que
cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a
los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es
un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el
consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la
memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el
nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la
categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas de 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00).
20. El Juez Consultante deberá determinar si existe o no riesgo de confusión entre los
signos confrontados, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación
prejudicial.
2.
COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.
21. En el presente caso, se deben comparar las marcas CLAIRÊX (mixta) y EMCLAREX
(mixta), por lo que a continuación se explicará cómo se debe realizar la comparación
entre signos mixtos.
22. Dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado
sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:
“La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los
DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la
estructura del signo.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de
estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor
una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes
en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe
identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la
mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo
siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el
registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se
otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus
elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, Marca: “WESCO COLOR
CENTER” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013,
citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”,
publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002).
GACETA OFICIAL
15/05/2015
23 de 27
23. De igual manera el Tribunal ha reiterado que:
“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,
las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en
cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser
definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es
figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un
dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP98, Marca: “C.A.S.A” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de
febrero de 1999).
24. Sobre la base de lo expuesto, la Corte Consultante debe determinar el elemento
característico del signo mixto y, posteriormente, proceder a cotejar los signos en
conflicto.
25. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá
realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos
denominativos:
-‐
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que
poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a
entender cómo el signo es percibido en el mercado.
-‐
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si
ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre
los signos podría ser evidente.
-‐
Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad
de la denominación.
-‐
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la
mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el
mercado.
26. Pero, si se determinase que el elemento característico del signo mixto es el gráfico,
en principio, no existirá riesgo de confusión.
27. En ese orden de ideas, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión
que pudiera existir entre las marcas CLAIRÊX (mixta) y EMCLAREX (mixta),
analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o
si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a
los consumidores y al titular del signo registrado con anterioridad.
3.
MARCAS EVOCATIVAS. MARCAS DE FANTASÍA.
28. En el proceso interno RICO Y ARENAS LTDA. señaló que la marca CLAIRÊX no
tiene significado en el idioma español por lo que no evoca las características o
cualidades de los productos que distingue.
Marcas evocativas
GACETA OFICIAL
15/05/2015
24 de 27
29. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor ciertas características,
cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación
y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto.
30. Al respecto, el Tribunal ha señalado dentro del Proceso 07-IP-2001, publicado en la
Gaceta Oficial 661 de 11 de abril de 2001, que:
“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a
una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas
descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o
servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un
proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.
31. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es
registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el
producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo
marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de
signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso
de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso
común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo
tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen
dichos elementos.
Marcas de Fantasía
32. La marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una
idea o concepto. Para la doctrina es “aquella constituida por una palabra con
significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es
tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”4.
33. Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general,
se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus
cualidades o aptitudes ni a su género o especie.
34. Igualmente, ha sostenido el Tribunal dentro del Proceso 16-IP-98, publicado en la
Gaceta Oficial 398 de 10 de setiembre de 1998, lo siguiente:
“Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el
mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de
fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las
marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus
titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal
manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de
fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.
4.
EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS
DE LA CLASE 3 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
35. Los signos confrontados distinguen productos comprendidos en la Clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, este Tribunal deberá desarrollar el
examen de registrabilidad de los productos de la Clase 3 de la Clasificación
Internacional, debido a que los productos cosméticos forman parte de ésta, por lo
4
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p.
27.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
25 de 27
que el riesgo de confusión entre las marcas que distinguen dicha clase podría
repercutir en la salud de los consumidores.
36. La Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: “preparaciones para
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, lociones capilares; dentífricos”.
37. Deviene necesario hacer una especial distinción entre los productos dentro de esa
misma clase, en tanto los productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos y
lociones capilares imponen a la Oficina Nacional Competente realizar un examen
más riguroso al evaluar el registro de una marca. Ello se debe a que la utilización de
dichos productos por parte de los consumidores puede traer consecuencias en su
salud dermatológica.
38. Por lo tanto, vista la repercusión que el riesgo de confusión entre marcas que
distinguen productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza podría
suscitar en la salud y vida de los consumidores, el examen de registrabilidad debe
ser más riguroso.
39. Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en las peligrosas consecuencias
que puede acarrear para la salud una eventual confusión al momento de adquirir un
determinado producto de la Clase 3.
40. En ese sentido, es de aplicación al presente tema, lo señalado por la doctrina
respecto a las marcas que distinguen productos farmacéuticos:
“El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al
respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un
crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en una materia
tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios
una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos
farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el
correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los
productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al
solicitar el producto”.5
41. En consecuencia, la Corte Consultante debe efectuar con mayor rigurosidad el
examen de registrabilidad del signo CLAIRÊX (mixto), por tratarse de una marca que
distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional Niza, cuya
incorrecta utilización puede producir efectos nocivos en la salud del consumidor.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad
nacional debe realizar el cotejo de los signos en conflicto, para luego
determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, conforme a
las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en
cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de
asociación para que opere la prohibición de registro.
5
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”; Madrid, Editorial
Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266.
GACETA OFICIAL
15/05/2015
26 de 27
SEGUNDO:
Al comparar marcas mixtas, primero, se debe determinar si predomina el
elemento verbal para realizar el cotejo de los signos aplicando las reglas
recogidas en esta interpretación prejudicial. Por otro lado, si en el signo
mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrá en
principio lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir
pacíficamente en el mercado.
La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera
existir entre las marcas CLAIRÊX (mixta) y EMCLAREX (mixta),
analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público
a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin
generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.
TERCERO:
La marca evocativa sugiere en el consumidor ciertas características,
cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la
imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este
objeto. Siendo ello así, la marca evocativa cumple la función distintiva de
la marca y, por tanto, es registrable.
Mientras que la marca de fantasía implica la creación de un vocablo, el
mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará
generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio
propio de sus titulares, por consiguiente, carece de connotación conceptual
o significado idiomático.
CUARTO:
El examen de registrabilidad de marcas que distinguen productos
cosméticos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza debe
ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión
entre diferentes productos por la similitud existente entre las marcas que
los designan, teniendo presente que de generarse error, éste podría tener
consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación
prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
GACETA OFICIAL
15/05/2015
27 de 27
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la
presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

Download Report