Nuovi Top Level Domains generici

Camera di Commercio di Torino
Introduzione sui nomi a dominio
e sul programma dei nuovi
Top Level Domains generici
dell’ICANN
Torino – 10 giugno 2014
Dott. Luca Barbero
© STUDIO BARBERO 2014
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AGENDA
 Il Domain Name System
 Marchi e Nomi a Dominio
 Il new generic Top Level Domains Program
dell’ICANN
 Opportunità e rischi per i titolari dei marchi
derivanti dall’ampliamento delle estensioni
generiche
 Quadro
generale
degli strumenti
di
protezione e delle procedure di difesa dei
propri diritti in relazione ai nuovi Top Level
Domains
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 Il Domain Name System
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Il Domain Name System


Ad ogni computer collegato a Internet è assegnato un
numero di identificazione detto "Internet Protocol " (IP),
che consiste in una sequenza numerica.
Per fare fronte alla necessità sempre crescente di
assegnare a ogni risorsa un IP dedicato (… Internet of
things) si è passati dagli IPv4 (es. 217.18.106.88) agli
IPv6 (es.2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344)
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I nomi a dominio sono
facili da ricordare

E’ infatti molto più facile per gli utenti internet ricordare
un indirizzo internet basato su un nome a dominio (ad
esempio l’URL www.studiobarbero.com) in luogo del
corrispondente indirizzo IP, ma è possibile accedere
ugualmente a un sito digitando in qualsiasi browser (il
software che permette la navigazione su Internet) sia il
nome a dominio che l’indirizzo IP.
Lo stesso vale per le e-mail come ad esempio:
[email protected] / [email protected]

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I root Name Servers


Nell'ambito della rete Internet nel mondo ci sono 13
computers, i root nameserver, che rispondono
appunto alle richieste di risoluzione – conversione del
nome a dominio nel corrispondente IP - dei nomi a
dominio riguardanti il dominio principale (detto
appunto root, radice).
Il compito di ogni Name Server radice è quindi quello
di reindirizzare le richieste relative a ciascun dominio
di primo livello – i Top Level Domains - ai
nameserver propri di quel TLD.
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I root (radice) Name Servers
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I root (radice) Name Servers
http://root-servers.org
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I vari Top Level Domains


Il DNS è organizzato quindi su vari livelli con i cosiddetti
Top Level Domains, i suffissi posizionati all’estrema
destra di un indirizzo Internet (ad es. la porzione “.com”
nel nome a dominio studiobarbero.com), e i nomi a
dominio di secondo livello costituiti dalla stringa
alfanumerica che può appunto essere registrata dalle
società, dalle organizzazioni e/o dagli individui.
I Top Level Domains sono suddivisi in due principali
categorie: i Top Level Domains generici (gTLDs) e i
country code Top Level Domains (ccTLDs).
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I Top Level Domains generici
(gTLDs)


I Top Level Domains generici sono attualmente
amministrati da un gruppo di Registrars formalmente
riconosciuti dalla “Internet Corporation for the Assigned
Names and Numbers” (ICANN: per ulteriori informazioni
http://www.icann.org).
Vi erano originariamente sette gTLDs poi diventati 22
(introduzione del .xxx il 18 marzo 2011). Parte di questi
sono completamente “aperti”, i.e. non richiedono requisiti
particolari per la registrazione, mentre altri sono
“ristretti”, essendo riservati a soggetti in grado di
soddisfare determinate condizioni.
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L’ICANN
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I country code Top Level Domains
(ccTLDs)



I country code Top Level Domain sono gestiti da varie
autorità competenti che spaziano dalle università, ai
centri di ricerca, alle organizzazioni no-profit, alle agenzie
governative, alle società private.
Ci sono 280 country code Top Level Domains,
caratterizzati da un country code composto da due
lettere e tratto dallo standard 3166-1 della International
Organisation for Standardisation
(http://www.iso.org/iso/en/prodsservices/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html)
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ccTLDs (2)

Le policy di registrazione dei vari country codes si sono
evolute e si stanno evolvendo indipendentemente e
pertanto si applicano regole anche sensibilmente diverse.
Alcune restringono le registrazioni ad entità locali o
richiedono che il responsabile amministrativo sia
residente in un determinato territorio, mentre altre - al
fine di favorire la massima espansione di tale ccTLDs non prevedono alcuna limitazione come ad esempio
Tuvalu, a cui è assegnato il .tv.
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
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Marchi e Nomi a Dominio
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Alcune caratteristiche essenziali
dei marchi



Territorialità
Capacità distintiva
Principio di specialità:
prodotti e servizi
rivendicazione
di
specifici
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Marchi e Nomi a dominio


Territorialità: i marchi possono essere registrati in un
determinato
ambito
territoriale
(Nazionale,
Internazionale, Marchio Comunitario)
I nomi a dominio non conoscono invece alcun confine
ed ogni nome a dominio, generico o ccTLD, è
teoricamente accessibile in ogni parte del globo ove vi
sia un accesso ad Internet
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Marchi e Nomi a dominio (2)


La capacità distintiva è caratteristica essenziale per un
marchio. Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio i segni costituiti esclusivamente dalla
denominazione generica di prodotti o servizi o da indicazioni
descrittive che ad essi si riferiscano (specie, qualità,
quantità, destinazione, valore, provenienza geografica …)
salvo nel caso del “secondary meaning”
Un nome a dominio può invece anche essere generico anzi
maggiore è la descrittività del segno maggiore è
generalmente il “valore” commerciale (vedere ad esempio
fund.com $9,999,950, datarecovery.com $1,659,000,
cruises.co.uk $1,099,798)
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Marchi e Nomi a dominio (3)


Principio di specialità: I marchi sono tutelati in riferimento
a specifici prodotti/servizi (salvo nel caso dei marchi che
godano di rinomanza) e marchi identici possono pertanto
coesistere anche nello stesso territorio se relativi a
prodotti/servizi diversi come ad esempio FIESTA
(fiesta.com di terzi dal 1995) o SEAT.
I nomi a dominio, a causa dei limiti tecnici del Domain
Name System, sono unici in ogni Top Level domain.
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La natura giuridica
dei nomi a dominio


Prima dell’emanazione del Codice di Proprietà
Industriale, non era pacifico che i nomi a dominio
potessero essere qualificati come segni distintivi.
Erano considerati da una parte della dottrina e della
giurisprudenza come meri indirizzi numerici tradotti
in caratteri alfanumerici.
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I nomi a dominio nel CPI


I nomi a dominio sono oggi segni distintivi tipici non
titolati
Il D. Lgs. 131/2010 ha provveduto a sostituire la
precedente locuzione “nome a dominio aziendale” con
“nome a dominio di un sito usato nell’attività
economica” al fine di estendere la protezione a tutti i
casi in cui un segno sia usato per finalità economiche (ad
es.: percependo proventi pubblicitari quale una pagina
PPC), anche al di fuori di un’attività d’impresa.
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I nomi a dominio nel CPI
Art. 12. Novità
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della
domanda:
…
b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato
nell'attività economica , o altro segno distintivo adottato da altri,
se a causa della identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è
registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni. ...
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I nomi a dominio nel CPI
Art. 22 Unitarietà dei segni distintivi
1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna
e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno
distintivo (1) un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa
dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei
segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito
usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale
o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non
affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza
giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio
agli stessi.
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I nomi a dominio nel CPI
Art. 118 Rivendica
6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a
dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o
richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto,
revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione.
Art. 133. Tutela cautelare dei nomi a dominio
1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria
dell'uso nell’attività economica del nome a dominio
illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio,
subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea
cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.
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 Il new generic Top Level Domains
Program dell’ICANN
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Lunga gestazione del progetto


Inizio delle discussioni in seno al “Generic Names
Supporting Organization” (GNSO) sin dal dicembre 2005
che si sono concluse nel Settembre 2007.
Nel Giugno 2008, durante il meeting di Parigi, il Board
dell’ICANN ha approvato la raccomandazione del GNSO per
l’introduzione dei New gTLDs all’interno Root Servers
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ICANN
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20 giugno 2011 – Il Voto!!!

A Singapore il Board dell’ICANN ha approvato l’Applicant
Guidebook e la finestra per la presentazione delle domande dal
12 gennario al 12 aprile 2012 (… con “glitch” al 30 Maggio!).
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Il “Reveal day”
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en
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Nuovi Top Level Domains – 1930
domande
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics
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Nuovi Top Level Domains richiesti
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics
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Nuovi Top Level Domains generici

Sono state presentate 1930 applications (delle
quali 201 sono state in seguito ritirate),
comprensive di 1409 estensioni uniche,
230
estensioni richieste da più di un applicant e 116
Internationalized Domain Names.
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Nuovi Top Level Domains generici:
Le estensioni più richieste






.app (13)
.home, .inc (11)
.art (10)
.blog, .shop, .llc, .book (9)
.design (8)
.mail, .news, .hotel, .store, .web, .love, .cloud, .ltd (7)
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New generic Top Level
Domains: ad oggi 304 !
http://newgtlds.icann.org/en/
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Nuovi Top Level Domains generici
- Categorie

Estensioni geografiche, generiche e .brand

“Closed” e “open” Top Level Domains
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Nuovi Top Level Domains generici:
estensioni geografiche

Alcuni esempi: .ABUDHABI, .ALSACE, .AMSTERDAM,
.BARCELONA,
.BAYERN,
.BERLIN,
.BOSTON,
.BRUSSELS, .BUDAPEST, .CATALONIA, .DUBAI,
.DURBAN, .HAMBURG, .HELSINKI, .ISTANBUL,
.KYOTO, .LONDON, .MADRID, .MELBOURNE,
.MIAMI, MOSCOW, .NYC, .OSAKA, .PARIS, .QUEBEC,
.RIO, .ROMA, .STOCKHOLM, .SWISS, .SYDNEY,
.TIROL, .TOKYO, .WALES, .МОСКВА (MOSCOW),
.РУС (RUSSIAN COMMUNITY), ‫ابوظبي‬.(ABU DHABI),
.广东 (GUANDONG), .广州 (GUANGZHOU)
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Nuovi Top Level Domains generici:
estensioni generiche

Alcuni esempi: .APP, .ART, .BABY, .BARGAINS,
.BOUTIQUE,
.CAREERS,
.CARS,
.CHANNEL,
.CLOTHING, .COMPANY, .DEAL, .EAT, .FASHION,
.FILM, .FOOD, .GREEN, .HOTEL, .INC, .INSURANCE,
.LAW, .LEASE, .LUXURY, .MEDIA, .MOBILE, .MUSIC,
.NEWS, .ONLINE, .PHOTOS, .PIZZA, .SALE, .SHOES,
.SHOP, .STORE, .THEATER, .WEB, . 在线 (“online” in
Chinese), ‫بازار‬. (“bazaar” in Arabic), .コム (“com” in
Japanese), Сайт (“site” in Cyrillic)
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Nuovi Top Level Domains generici:
.brand (664 applications)

Alcuni esempi: .ALFAROMEO,. ALSTOM, .AMAZON, .AUDI,
.BARCLAYS, .BBC, .BOSCH, .BUGATTI, .CALVINKLEIN,
.CANALPLUS, .CANON, .CARTIER, .CHEVROLET, .CHLOE,
.COACH, .CIALIS, .CLUBMED, .DELMONTE, .DELOITTE,
.ERICSSON, .FERRARI, .FERRERO, .FIAT, .GOOGLE, .GUCCI,
.HOTMAIL, .HONDA, .HYUNDAI, .JAGUAR, .KERASTASE,
.KINDER, .LAMBORGHINI, .LANCIA, .LANCASTER., .LANCOME,
.LEGO, .LOREAL, MCDONALDS, .MERCK, .MICROSOFT,
.MITSUBISHI, .NEWHOLLAND, .NIKE, .NIKON, .NOKIA,
.OMEGA, .PANASONIC, .PANERAI, .PHILIPS, .ROCHER,
.RICHEMONT, .SAMSUNG, .SANOFI, .SKYPE, .SYMANTEC,
.SONY, .TOYOTA, .VIRGIN, .VISA, .VOLKSWAGEN, .VOLVO,
.YAHOO.
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“CLOSED” TOP LEVEL DOMAINS (1)

Closed Brand Top Level Domains: Top Level
Domains corrispondenti a marchi, richiesti dai
rispettivi titolari a tutela dei loro diritti di proprietà
intellettuale.
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“CLOSED” TOP LEVEL DOMAINS (2)






Obiettivi:
Creare uno spazio sicuro per dialogare con i consumatori e
per gli acquisti online
Sviluppare un proprio social network / Intranet
Supportare siti sui quattro “schermi”: telefono, tablet, PC, TV
Fornire la possibilità di registrare un nome a dominio .brand
ai partner/licenziatari/distributori, mantenendone il controllo
Trasformare un servizio gratuito in un servizio a pagamento
con funzionalità più avanzate
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“CLOSED” TOP LEVEL DOMAINS (3)





Closed generic Top Level Domains: Top Level
Domains costituiti da termini generici ma nei quali la
registrazione di nomi a dominio di secondo livello
sarà riservata a soggetti aventi determinati requisiti
(es. .JEWELRY, .WATCHES, .MAKEUP, .SKIN)
Google: 101;
Amazon: 76;
Richemont 14;
Microsoft: 11;
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“OPEN” TOP LEVEL DOMAINS


Open generic Top Level Domains: Top Level
Domains costituiti da termini generici nei quali la
registrazione di nomi a dominio di secondo livello è
aperta a chiunque ne faccia richiesta (es. .SHOP,
.ONLINE, .STORE, .APP, .LAW, .MAIL., .FASHION,
.LUXURY).
Open restricted Top Level Domains: Top Level
Domains costituiti da termini generici nei quali la
registrazione di nomi a dominio di secondo livello è
consentita a determinate categorie di soggetti o a
persone o entità in possesso di determinati requisiti (es
.BANK).
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 Opportunità e rischi per i titolari dei
marchi derivanti dall’ampliamento
delle estensioni generiche
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Opportunità derivanti dai nuovi
Top Level Domains generici


Per i titolari dei marchi che non hanno presentato una
domanda per l’assegnazione di un Top Level Domain
corrispondente al proprio segno distintivo, le nuove
estensioni
generiche
possono
rappresentare
un’opportunità in quanto:
i) possono fornire un’alternativa per la registrazione di
nomi a dominio laddove le estensioni generiche principali
.com e .net siano già occupate da terzi;
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Opportunità derivanti dai nuovi
Top Level Domains generici



ii) alcune possono essere specificamente riferite al
proprio settore di attività, ad es. .CLOTHING per
abbigliamento
iii) miglior posizionamento nei motori di ricerca;
iv) vantaggi in termini di sicurezza per via
dell’implementazione dei DNSSEC;
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Rischi derivanti dai nuovi Top
Level Domains generici
 I titolari di marchi possono essere interessati
principalmente in due modi dal New gTLDs program:
 A) Marchio richiesto come New gTLD (dotBRAND);
 B) Registrazione del marchio come nome a dominio di
secondo livello in una delle nuove estensioni
(BRAND.NewgTLD).
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Rischi derivanti dai nuovi Top
Level Domains generici
 A) Esempi di marchi richiesti come New gTLD
(dotBRAND):
 .DELMONTE, .COACH, .MERCK, .YELLOWPAGES
 Presentate opposizioni alle domande da parte dei titolari
di marchi identici (Legal Right Objections).
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Rischi derivanti dai nuovi Top
Level Domains generici
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Rischi derivanti dai nuovi Top
Level Domains generici
 B) Esempi di marchi registrati come nomi a dominio
identici
di
secondo
(BRAND.NewgTLD):
livello
nei
New
gTLD
 CANYON.BIKE
 IBM.GURU e IBM.VENTURES
 LUFTHANSA.LAND
 Ma anche nomi a dominio costituiti dal marchio registrato
in combinazione con altre parole, lettere o numeri, che
non sono sufficienti ad eliminare il rischio di confusione
con il marchio stesso
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 Quadro generale degli strumenti di
protezione e delle procedure di
difesa dei propri diritti in relazione
ai nuovi Top Level Domains
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Strumenti di protezione
dei diritti
 L’ “Applicant Guidebook” dell’ICANN stabilisce che
ogni Registro cui venga assegnato un nuovo Top
Level Domain debba prevedere obbligatoriamente
determinati meccanismi di protezione dei diritti
(Rights Protection Mechanisms (“RPMs”)).
 Inoltre, ogni Registro può implementare ulteriori
strumenti per scoraggiare o impedire registrazioni che
violino diritti di terzi (quale ad esempio il Domains
Protected Marks List di Donuts).
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Strumenti di protezione
dei diritti




A) Durante le fasi iniziali di ogni nuovo Top Level Domain
generico, ogni Registro deve prevedere almeno due
strumenti di protezione:
i) Una fase di Sunrise riservata alla registrazione da
parte dei titolari dei marchi;
ii) Un servizio di notifica nel caso di registrazione di nomi
a dominio identici ai marchi durante un determinato
periodo di 90 giorni, detto di Trademark Claims.
Entrambi vengono forniti con il supporto della Trademark
Clearinghouse (TMCH)
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Strumenti di protezione dei diritti
(TMCH)
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Strumenti di protezione dei diritti
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/sunrise-claimsperiods
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Strumenti di protezione dei diritti

B) L’ “Applicant Guidebook” dell’ICANN prevede procedure
di risoluzione delle dispute in materia di marchi
(“Trademark Right Dispute Resolution Procedures”)
al fine di consentire ai titolari dei marchi di contestare le
violazioni dei propri diritti di privativa poste in essere a
seguito del lancio dei nuovi Top Level Domains quale ad
esempio la Uniform Rapid Suspension Procedure
(URS)
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Ulteriori strumenti e strategie di
protezione dei diritti nei nuovi TLDs
 Registrazioni a titolo preventivo/difensivo nelle
nuove estensioni di principale interesse
 Sorveglianza finalizzata ad individuare - non
soltanto i nomi a dominio identici - ma anche
quelli simili ai marchi, registrati in tutte le nuove
estensioni generiche
 Attività di recupero di nomi a dominio registrati da
terzi in violazione di marchi registrati
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Registrazioni a titolo
preventivo/difensivo nelle nuove
estensioni di principale interesse



Individuare i “marchi principali” e i “marchi secondari”
Procedere con la registrazione della corrispondenza
esatta con il marchio: considerare il trattino (“- “), ma in
generale non altre variazioni.
Nomi a dominio relativi alle principali promozioni
e/ovvero campagne pubblicitarie nei diversi settori e
Paesi (secondo le indicazioni del Marketing)
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Attività di ricerca e sorveglianza:
legenda
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Attività di sorveglianza:
General Audit iniziale
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Attività di sorveglianza:
monitoraggio mensile
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Piattaforma http://sam.barbero.eu:
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Piattaforma http://sam.barbero.eu
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Piattaforma http://sam.barbero.eu:
codice colore ed etichette personalizzate
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Piattaforma http://sam.barbero.eu
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Strategie di tutela dei nomi a dominio.
Agire se:



Il nome a dominio è identico ai marchi o la
denominazione sociale della società.
Il nome a dominio è simile ed idoneo a generare
confusione per gli utenti internet rispetto ai marchi o
la denominazione sociale della società, in particolare
quando è reindirizzato su un sito attivo che faccia
riferimento ai suddetti segni distintivi
Il nome a dominio è reindirizzato su un sito web con
contenuto per adulti
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Strategie di tutela dei nomi a dominio.
Agire se:



Il nome a dominio è reindirizzato su un sito web
di un’impresa concorrente
Il sito web potrebbe creare confusione quanto
alla provenienza, affiliazione o supporto del sito
da parte del titolare del marchio
Il sito web potrebbe arrecare danno alla reputazione
del marchio
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
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Attività di recupero di nomi a
dominio registrati da terzi in
violazione di marchi registrati nei
nuovi TLDs
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Strategia di recupero – Step 1

Ricerche esaustive sul titolare del nome a dominio al
fine di acquisire ogni informazione rilevante, come
ad esempio:




altri nomi a dominio in capo allo stesso titolare;
attività poste in essere dal titolare attraverso siti
Internet;
decisioni arbitrali nei confronti dello stesso
titolare;
altre informazioni utili per provare l’eventuale
malafede del titolare.
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Strategia di recupero – Step 2




Contatto attraverso una società fiduciaria allo scopo di
accertare le intenzioni del titolare in relazione al nome a
dominio (in particolare quando il nome a dominio non è utilizzato
per un sito attivo).
Ogni informazione fornita direttamente dal titolare può essere utile
al fine di provare la sua malafede.
Quando il primo contatto col titolare del marchio è esperito
direttamente dal titolare del nome a dominio, è opportuno
rispondere dallo stesso indirizzo richiedendo di fornire spiegazioni,
informazioni e l’indicazione di una somma desiderata per la
cessione.
Quando il corrispettivo richiesto è indicato soltanto sul sito Internet,
è preferibile ottenere comunque una conferma diretta da parte del
registrante.
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Strategia di recupero – Step 2
Da: Zoe Altman [mailto:[email protected]]
Inviato: martedì 21 settembre 2010 20:56
A: [email protected]
Oggetto: kinder.com
Hi,
I am looking for the owner of kinder.com and am hoping that I have the right
email address.
I have been saddled with the task of finding a domain name that will work for
a new venture we are about to undertake. kinder.com has what we are
looking for and we wanted to put a formal offer of $600 to purchase the
name.
If in fact you are the owner and will sell kinder.com we have a serious
interest in moving forward.
Either way, please let me know.
Best Regards,
Zoe
STUDIO BARBERO
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Strategia di recupero – Step 2
Da: [email protected] [mailto:[email protected]]
Inviato: giovedì 7 gennaio 2010 10:16
A: (…)
Oggetto: Re: VERYVERSACE.INFO
Make it 200 and I will transfer it today - thanks
STUDIO BARBERO
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Strategia di recupero – Step 2
Da: WORLD DOMAINS (fm POP) [mailto:[email protected]]
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2008 14.47
A: (…)
Oggetto: RE: gucciperfumes.com
… This company does to not register the domain names for to sell
them.
We are not understanding how this one was obtained but to assume
you are legitimate and will to use for benefit of Gucci then please to be
able to transfer to you at our cost which was $200.00. (…)
STUDIO BARBERO
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Strategia di recupero – Step 2
Da: Bernard Jobé [mailto:bernard@...]
Inviato: martedì 27 marzo 2012 21:59
A:
Oggetto: Re: prada.be
Hi …,
220 euros (+ Sedo fees) and the domain will be
yours.
Transfer via SEDO :-)
Regards
Bernard
STUDIO BARBERO
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Strategia di recupero – Step 2
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Strategia di recupero – Step 2
-----Original Message----From: [email protected]
[mailto:[email protected]]
Sent: sabato 4 marzo 2006 14.50
To: (…)
Subject: Re: gucci.cn
Importance: High
Hello,
OK. I'll sell this domain name to you if you really want.
How about US$480,000?
I think that this is appropriate price.
Sincerely,
Motoki Hirohama
[email protected]
STUDIO BARBERO
BARBERO & ASSOCIATES LTD
Strategia di recupero – Step 3

Si
può
prendere
in
considerazione
una
negoziazione con l’attuale titolare del nome a
dominio – sempre e solo attraverso le società
fiduciarie – se:
 il registrant è titolare di diritti o legittimi interessi sul
nome a dominio;
 il nome a dominio è anche un termine generico;
 è necessario ottenere una soluzione in tempi brevi;
 il corrispettivo richiesto dal domain name holder è
tutto sommato accettabile (qualora ad esempio non
siano disponibili procedure ADR o la somma richiesta
è minore o uguale agli out-of-pocket costs).
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Strategia di recupero – Step 4




Se non è stato possibile/opportuno acquisire il nome a
dominio attraverso una società fiduciaria, si dovrà
inviare al titolare una lettera di diffida.
Circa il 78% dei casi sono risolti con successo in questa
fase.
In alcuni casi, il titolare che ha ricevuto la diffida
trasferisce il nome a dominio alla società fiduciaria per
un corrispettivo pari al costo di registrazione.
Inviare una diffida è sempre opportuno in previsione di
eventuali successive procedure.
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Violazione del marchio WELLA
DN recuperato con successo con diffida
“ Da: [email protected] [mailto:[email protected]]
Inviato: domenica 6 maggio 2007 11.32
A: [email protected]
Oggetto: dominio www.wella-professional.com
La presente per comunicarvi che stiamo predisponendo i domini wellaprofessional.com e panten.net ad essere trasferiti.
Vi chiediamo di comunicarci i nuovi riferimenti da inserire come adminc per procedere con il trasferimento dei domini in oggetto.
L'auth code ci sarà inviato dall'attuale Registrant in 24/36 ore”.
www.wella-professional.com
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VERSACE (former)
DN infringement
Violazione
del marchio
VALENTINO
DN recuperato con successo con diffida
“Da: Manila Industries [mailto:[email protected]]
Inviato: venerdì 5 marzo 2010 19:43
A: INFO - STUDIO BARBERO
Oggetto: Re: redvalentino.com (Our Ref.: D0000877 Valentino
Spa v. Texas International Property Associates Whoisprotection.cc - Manila Industries, Inc - redvalentino.com)
We take trademark matters very seriously, and have no
intention of maintaining registrations for domain names that
may infringe third party trademark rights. …we have agreed to
comply with your request and will transfer the
<redvalentino.com> domain name to Valentino, S.P.A..
(“Valentino”).
www.redvalentino.com
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Violazione del marchio LAVAZZA
DN recuperato con successo con diffida
www.lavazzablue.fr
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Violazione del marchio GUCCI
DN recuperato con successo con diffida
www.gucciwebshop.com
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VALENTINO
(former)
DN infringement
Violazione
del marchio
BOTTEGA
VENETA
www.redvalentino.com
DN recuperato
con successo con diffida
www.bottegaveneta-shop.net
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Violazione del marchio PRADA
DN recuperato con successo con diffida
www.prada.cz
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Violazione del marchio CINZANO
DN recuperato con successo con diffida
www.cinzano.md
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Violazione del marchio APEROL
DN recuperato con successo con diffida
www.aperolspritz.es
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Violazione del marchio IVECO
DN recuperato con successo con diffida
www.iveco.biz
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Violazione del marchio LA ROCHE-POSAY
DN recuperato con successo con diffida
www.la-rocheposay.net
STUDIO BARBERO
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Violazione del marchio BARILLA
DN recuperato con successo con diffida
www.barilla.com.ar
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Violazione del marchio NUTELLA
DN recuperato con successo con diffida
www.nutellastore.com
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Violazione del marchio NUTELLA
DN recuperato con successo con diffida
www.nutella.org
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Violazione del marchio KINDER
DN recuperato con successo con diffida
Da: Andrew Reberry [mailto:andrew@... ]
Inviato: lunedì 7 gennaio 2013 18:59
A: 'INFO - STUDIO BARBERO'
Oggetto: RE: REMINDER - <kinderpinguin.com>, <okinder.com> - Infringement of the
Intellectual Property Rights of Ferrero S.p.A. (Our Ref.: D0014106 Ferrero SpA v.
HugeDomains.com - kinderpinguin.com, okinder.com)
Luca Barbero,
We have reviewed your letter and agree with your assessment of the referenced domain
names. We have therefore unlocked and prepared this domain for transfer.
Domain: KinderPinguin.com
Auth: YSQ8HB$5JPME
Domain: Okinder.com
Auth: H9BQNT8+EATT
If you have any questions let us know.
www.kinderpinguin.com, www.okinder.com
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Violazione del marchio GUCCI
DN recuperato con successo con diffida
Da: Yan Huang [mailto:[email protected]]
Inviato: giovedì 22 luglio 2010 07:17
A: INFO - STUDIO BARBERO
Oggetto: Re: gucci-men.com (Our ref.: D0010548 Guccio Gucci SpA v.
ONE V8, LLC - gucci-men.com)
There is no longer anything "Gucci" on the website.
http://gucci-men.com
(…)
<gucci-men.com>
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Strategia di recupero – Step 4 bis

Nei casi in cui le violazioni dei diritti di marchio o diritti
d’autore venga posta in essere principalmente attraverso
i contenuti pubblicati sul sito web corrispondente al
nome a dominio, è opportuno inviare una lettera di
diffida anche al web hosting provider.
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Sample of Enforcement Strategy
– Step 4 bis
www.cheapguccibeltsformen.com
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Strategia di recupero – Step 4 bis
(esempio)
www.cheapguccibeltsformen.com
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Strategia di recupero – Step 4 ter


Qualora si riesca a provare che le
informazioni contenute sull’WHOIS
siano non corrette o false, è possibile
fare presente tale circostanza
all’ICANN che inoltra la
segnalazione al Registrar
competente per le opportune
verifiche.
In assenza di tempestive
correzioni, il nome a dominio viene
sospeso o cancellato
http://wdprs.internic.net/
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Strategia di recupero – Step 4 ter
(esempio)
www.versacesportswear.com
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Strategia di recupero – Step 5




Uniform Dispute Resolution Policy, applicabile
a tutti i Generic Top Level Domains (.com, .net,
.clothing, .bike, .careers, .guru etc.) e a molti
Country Code TLDs (.tv, .ag, .ch, .fr, .es, .ro, .to,
etc.);
Uniform Rapid Suspension System;
Altre procedure amministrative obbligatorie
adottate per alcuni ccTLDs, come per le estensioni
.eu, .co.uk, .it;
Procedure legali nei paesi che non hanno
adottato la UDRP
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BENETTON GROUP SpA v Domain for Sale
<benettonsportsystem.com>
(WIPO Case No. D 2001-1498 – TRANSFER)
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FERRERO S.p.A. v. Dante Ferrarini
<ilovenutella.com>
(WIPO Case No. D2006-1163 – TRANSFER)
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The Procter & Gamble Company, Tambrands Inc. v.
Reserved for Customers, MustNeed.com
<tampax.net> (WIPO Case No. D2009-0944 )
Da: Tech Support [mailto:[email protected]]
Inviato: mercoledì 17 dicembre 2008 20:18
A: (…)
Oggetto: Re: Question about tampax.net
Thank you very much for your interest in tampax.net. The current
price for this domain name is $3000. Is that acceptable with you?
Thank you.
Best Regards,
Lee
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The Procter & Gamble Company, Tambrands Inc. v.
MM/M Morgan <tampax.org>
(WIPO Case No. D2009-0237 – TRANSFER)
Da: Jim Bob [mailto:[email protected]]
Inviato: lunedì 12 gennaio 2009 04:21
A: (…)
Oggetto: Re: R: R: I: tampax.org
hello
85,000 euro
thank you
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Bacardi & Company Limited v. Kitty Lemmer
< martini-love.com >
(WIPO Case No. D2011-0940 – TRANSFER)
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L’Oréal SA v. Private Registrations Aktien
Gesellschaft, Domain Admin
<lorealpro.com>
(WIPO Case No. D2012-0780 – TRANSFER)
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Bottega Veneta International S.A.R.L. v.
PrivacyProtect.org and henli, luo xiaojie
<bottegavenetaoutlet.net>
(WIPO Case No. D2012-0715 – TRANSFER)
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Ferrero S.p.A. v. Domains By Proxy, LLC /
Vladimir Natchev <kinder-chocolate.com>
(WIPO Case No. D2012-2546 - TRANSFER)
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Guccio Gucci S.p.A. v. Zhou Guodong
<authenticguccihandbags.net> e altri 88 nomi a dominio
(WIPO Case No. D2012-0342 – TRANSFER)
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Guccio Gucci S.p.A v. Andrea Hubner et al.
<borse-gucciborse.com> + 127 domain names
(WIPO Case No. D2012-2212 – TRANSFER)
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Guccio Gucci S.p.A. v. Wode
<all-gucci-japan.com> + 164 domain names
(WIPO Case D2013-0632 – TRANSFER)
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Guccio Gucci S.p.A. v. Brian E. Nielsen
<guccibyhabitjp.org> + 183 domain names
(WIPO Case D2013-1919 – TRANSFER)
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Guccio Gucci S.p.A. v. Lin Shi Jiang
<allguccisalejapan.com> + 196 domain names
(WIPO Case D2013-2164 – TRANSFER)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Dr. Luca Barbero
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