American Intellectual Property Law Association 米国特許商標庁における グローバル/IP5 PPH 試行プログラム および 特許法条約(PLT) Daniel P. Lent AIPLA JAPAN PRACTICE COMMITEE Firm LogoPre-Meeting of AIPLA Mid-Winter Institute Phoenix, AZ Tuesday, January 28th AIPLA1 1 PPH の基礎 • 出願人が第１の特許庁から少なくとも１つのクレームが特 許可能であるとの通知を受領した場合、出願人は、第２の 特許庁においてPPHプログラムに基づく処理を申請する ことができる • 申請が許可された場合、第２の特許庁は、第１の特許庁 で行われた審査を利用することができる • PPHケースは、第２の特許庁において迅速に審査される • 現在、第２の特許庁は、すでに審査された主要な問題の ほとんど（全てではないが）を見ている Firm Logo 2 AIPLA2 2 • 背景； 1990年代後半、世界中の特許庁において、未審査案 件が爆発的に増加した • 複数の特許庁に提出される出願の数も着実に増加し始めた • 各国特許庁は、効率を改善する方法を議論し始めた －ワークシェアリングに焦点を当てた • PPHは、2006年に日本国特許庁と米国特許商標庁との間で の試行として始まった • 現在－世界中で３０の特許庁；米国特許商標庁とは２７ Firm Logo 3 AIPLA3 3 米国特許商標庁における グローバル/IP5 PPH 試行プログラム • 開始日：2014年1月6日（実際には、OG通知およびフォームが出 てからである。当該通知はまだないが、すぐにでるだろう）。今提 出される適格なＰＰＨ申請は、新たなグローバル／ＩＰ５試行プロ グラムで処理される（古いＰＰＨフォームを使用しても） 。 • 大きなニュースは： • 種々のＰＰＨプログラムを米国特許商標庁のプログラムに調和（ PCT-PPHとPPHプログラムはもはや区別できない）。 • 標準化された米国特許商標庁ＰＰＨ申請フォームの使用（近日 発表予定） 。今現在、各国共通のフォームはない。 • 関連出願について共通の最初の日付の規則を使用（優先権の ルールのつながりよりも遵守を容易にする）。 Firm Logo • ＰＰＨ２．０で行ったような合理化された手順を使用。 AIPLA4 4 米国特許商標庁における グローバル/IP5 PPH 試行プログラム • 米国特許商標庁 グローバル／ＩＰ５ ＰＰＨ試行プログラ ムの開始に至る最近の進展： • 昨年、ＩＰ５（５庁）は、ＩＰ５ ＰＰＨプロセスを開始すること について合意した。 • 一方、同時に複数の他の特許庁が均一に参加する意 思を表明し、調和のとれたプロセスは、グローバルＰＰ Ｈとして知られている。 Firm Logo AIPLA5 5 利点 1. RCEなど、少ない庁指令によるコスト削減 2. より高品質の調査結果の共有。例えば、日本の審査 官は、米国特許商標庁の審査官よりも日本語文献を 調査することに優れている。日本の審査結果は、米国 特許商標庁の審査官に共有される。 3. 迅速な権利化。 4. クレームは、複数の特許庁が同じクレームを審査する ため、強くなるはずである（法的有効性高い）。 Firm Logo AIPLA6 6 ＩＰ５（５庁）とは? • 欧州特許庁 (EPO) • 日本国特許庁 (JPO) • 韓国特許庁 (KIPO) • 中国国家知識産権局 (SIPO) • 米国特許商標庁 (USPTO) • ＩＰ５における特許出願数は、世界の特許出願数の90％を占める。 参照 http://www.fiveipoffices.org/about-us.html Firm Logo AIPLA7 7 グローバルＰＰＨの原則 • グローバルＰＰＨの原則 • ＰＰＨプログラムの成功の結果として、各国間の多くの２国間 協定の維持が厳しくなっている。 • 出願人および参加庁は、世界的なＰＰＨシステムを形成する 原則の単一のセットの恩恵を受けるだろう。また、共通の枠組 みは、新しいＰＰＨ参加庁が従来からのＰＰＨ参加庁によって 確立されたガイドラインを変更することなく同意できるベース ラインを提供する。次の原則は、グローバルＰＰＨシステムの 基礎を設定する。 Firm Logo AIPLA8 8 誰がグローバルＰＰＨの参加者か? Firm Logo AIPLA9 9 奇妙だが今までＥＰＯはグローバルＰＰＨではなくＩＰ５にいる 覚えておいてください：今までＥＰＯはグローバルＰＰＨで はなく、ＩＰ５にいる。 Firm Logo 10 AIPLA 10 有用な利点と例 • 中国はまだ通常 PPH (mottanaiでも, PPH 2.0でもグローバル ＰＰＨでもない)。 • だから、米国特許庁にＰＰＨ申請が提出される前に中国で出願 が最初に特許されていなければならない（ＯＦＦ）。 • また、PPH 2.0ではクレームについて高価な翻訳は必要ではな い、ＳＩＰＯ（中国国家知識産権局）のＯＡのコピーは翻訳者の正 確さの証明書が必要になりそれはコストがかかる（機械翻訳で はない） 。 • 中国、日本、アメリカはIP5にいる。 • だから、現在、翻訳要求のように２．０を用いて米国特許庁で OSFの許可 (日本)が用いられることができ、必要な書類が少な Firm Logo くなる。次のスライドを参照してください。 11 AIPLA 11 例 • 中国で最初に出願（file）(SIPO) = OFF. • １年後に日本特許庁、 米国特許庁に出願（file） • 日本で特許される (OEE= Office of early Examination)（先行審査庁). 日本特許庁の無料の早 期審査を使うかもしれない。 • 米国特許庁で簡単なPPH 2.0 を用いて、要求のよう なPPH グローバル IP5 試行申請を提出。 • ＝中国の会社にとって以前よりもかなり安い。 Firm Logo 12 AIPLA 12 同一の最先の日の出願または優先日が可能であること = 非常によい • III. 米国特許庁でグローバルＰＰＨまたはＩＰ５ＰＰＨ（グローバル／ＩＰ５ＰＰＨ）の試行 プログラムにおける参加要求のための要件 • A. 適格性 • 米国特許庁でグローバル／ＩＰ５ＰＰＨの試行プログラムに参加する適格性を有する ために、次の要件を満たすことが必要である。: • (1) グローバル/IP5 PPH試行プログラムへの参加を申請する米国出願は、別の Global/IP5 PPH参加庁に提出された、対応する国・地域の出願、または、 Global/IP5 PPH参加庁のうちの一つが国際調査機関（ISA）または国際予備審査機 関（IPEA）である、対応するPCT国際出願と、優先日または出願日のうち、同一の最 先の日付を有しなければならない。 Firm Logo 13 AIPLA 13 適格性続き • (2) 対応する出願は、国または地域の庁、ISA、または IPEAとしてのOEE（先行審査庁）で特許可能と判断さ れた、少なくとも1つの請求項を有する必要がある。 ISAまたはIPEAによって新規性、進歩性、産業上の利 用可能性を有すると判断された請求項は、このプログ ラムにおける目的について特許可能という意味を有す る。 Firm Logo 14 AIPLA 14 適格性続き • (3) Global/IP5 PPH試行プログラムへの参加を申請する米国出願のすべての請求項は、対応 するOEE出願における特許性のある請求項に十分に対応しなければならない。差異が請求項 の形式要件によるものであり、請求項が対応するOEE出願における特許性のある請求項と同 一または類似の範囲である場合、請求項は十分に対応するとみなされる。米国出願の請求項 の範囲がOEE出願における特許可能と判断された請求項の範囲よりも狭い場合は、OEE出願 における特許可能と判断された請求項と同一又は類似の範囲を有する請求項を引用する請求 項であるならば、請求項は十分に対応するとみなされる。この点について、OEE請求項が米国 特許出願の明細書でサポートされている追加的特徴によって限定されるように補正されたとき に、範囲の狭い請求項が発生する。さらに、OEEで特許可能と判断された請求項に対し、新た なまたは異なったカテゴリーの米国出願の請求項は、十分に対応するとみなされない。例えば 、OEE出願が製品を製造する方法に関する請求項のみを含むものであり、米国出願において 製品に関する請求項を導入した場合、もしその製品の請求項がOEE出願で特許可能と判断さ れた請求項に十分に対応した方法の請求項を引用するものであっても、その請求項は十分に 対応しているとはみなされない。 Firm Logo 15 AIPLA 15 適格性続き • (4) Global/IP5 PPH試行プログラムへの参加の申請 がされる米国出願の実体審査が開始されていない必 要がある。 Firm Logo 16 AIPLA 16 米国特許庁重点 • 米国特許庁の目標は継続して利害関係者のため にプログラムを改良することである。 • プログラム及びその利点を知ることを増やしてくだ さい。 • 今日までの実績: – ２００６年からＰＰＨについて25,316 件の申請がなされ ている。 – ２０１３年では、前年に比べて１月当たりの新規の申請 件数の平均が約２０パーセント上がっている。 Firm Logo 17 17 AIPLA 17 PPH 利点 米国特許庁はすべての案件と比較してＰＰＨの実績を述 べている: パリPPH PCT-PPH すべての案件 許可率 （許可件数／全処理件数) 86% 88% 51% 最初に許可される割合 26% 20% 14% 2.3 1.6 2.6 - 3.5 １件当たりのアクション数 Firm Logo 18 18 AIPLA 18 PLT • 2013年10月21日に米国特許商標庁は、2012年12月 18日に米国公法112-211として制定された特許法条 約実施規則（ 2012（PLTIA） ）第2編を履行するため の最終規則を公表した。 • 有効日は、2013年12月18日である。 • 「特許法条約を履行するための改正」（最終の連邦規 則７８(62368(2013年10月21日)）を参照ください。 Firm Logo 19 AIPLA 19 PLT • 経緯: • 特許法条約は2000年5月1日に締結され、2005年4月 28日に効力を持つようになった。2007年に米国上院 に批准されたが、自己執行条約ではない。米国特許 法を改正するための立法（特許法条約実施規則の第 2編）は、2012年12月18日に制定され、同日に米国公 法112-211として制定された。 Firm Logo 20 AIPLA 20 PLT • 特許法条約実施規則の第1部（第1編）は、ハーグ協 定意匠条約（このプレゼンでは議論しない）を制定する 。 • 特許法条約実施規則の第２部（第２編）は、特許法条 約（このプレゼンで議論する）を制定する。 Firm Logo 21 AIPLA 21 PLT 特許法条約(PLT): •目的: 手続きを調和し、合理化する: •(1) 出願日を得るために特許出願を行うための公的な 手続きを緩和した。 •(2) 14月（意匠特許については8月）に至るまでの嘆願 書による優先権の回復 •(3) いくつかのオフィスアクションの応答期間の延長 Firm Logo 22 AIPLA 22 PLT 最善の実務でないー特許出願を行い、出願日を得るた めの代替非常手続き。112支援と誤認の課題を有する。 明細書を含む非仮出願（意匠以外）は、クレーム、及び ／または、図面が無い状態で提出されてもよい、あるい は、以前の出願に対する“参照”として提出されてもよい 。 新しい米国特許商標庁の出願データシートフォーム（ＰＴ Ｏ/ＡＩＡ/14(12-13)の2頁目を参照ください。 * 仮出願は必ずしもクレームが必要なわけではない(しかし、例えば、欧州特許案件に関連するサポ ートのために含めることは良いアイデアである). Firm Logo 23 AIPLA 23 新しい米国特許商標庁の出願データシートフォームは、参照部分によって提出される • 参照部分によって提出されたPTO/AIA/14(12-13)に対する新しい出願デー タシート（ＡＤＳ）からの言語: • 米国特許法111条（c)及び連邦規則第37条1.57(a)のもとで、参照によって 出願するときにこの部分のみを完成させる。もし、出願書類が明細書を含ん でおり、いずれの図面も提出されているならこの部分は完成しない。どのよう な国内的利益あるいは外国優先権情報は、下記の適切な部分で提出され なければならない（例えば、「国内的利益／国内段階情報」および「外国優 先情報」 • 連邦規則第37条1.53(b)における出願日の目的に対し、現在の出願書類の 詳細な説明と図面は、連邦規則第37条1.57(a）の求め及び条件として、この 参照までに以前提出された出願書類に置き換えなければならない。 Firm Logo 24 AIPLA 24 仮出願 • ２０１３年１２月１８日以降の出願について適用（意匠 出願を除く） • 米国出願日は、ＵＳＰＴＯ（米国特許商標庁）がクレー ムの有無にかかわらず明細書を受理した日となる。出 願日確保のために図面は要求されない。しかし、後日 、これらは必要であり、また、放棄を避けるために手数 料支払いが必要である。 • ２０１３年１２月１３日付の以下のＵＳＰＴＯから審査官 宛メモを参照のこと： http://www.uspto.gov/patents/init_events/PLT_Memo_to_Examiners_12-13Firm Logo 2013.pdf 25 AIPLA 25 意匠出願は、依然として出願時に明細書と図面が必要 意匠出願については、出願日確保の条件に変更はない 。 通常の意匠出願として手続するには、明細書が必要で、 必要な図面も要求される。 しかし、６月の優先権主張期限は、さらに２月延長可能 である（以下の優先権回復規定を参照のこと） Firm Logo 26 AIPLA 26 特許法条約 • 外国出願及び仮出願に対して優先権が復活する。 • 特許法条約以前では、１２月（意匠出願は６月）の優先権 主張期限を過失によって徒過すると延長不可であった。 • これが、いまは、請求手数料を付して請求することで、優 先権主張期日より１４月（意匠出願は８月）まで遅れて出 願手続きをすることができる。119(e）の 仮出願優先権主 張、119(a)の外国優先権も、優先権主張出願手続の遅れが “故意でない”ならば、２月の延長が可能である。 Firm Logo 27 AIPLA 27 いくつかの庁指令応答期限が変更される • 限定要求（リストリクション要求）に対する応答期限が １月から２月に延びる。 • 以下の記事を参照のこと http://www.uspto.gov/patents/init_events/PLT_Me mo_to_Examiners_12-13-2013.pdf Firm Logo 28 AIPLA 28 遅れた優先権主張が２月後まで可能 • 新しい37 CFR § 1.55(c) (外国優先権主張)と 37 CFR §1.78(b) (仮出願 に基づく優先権主張)は、優先権主張期限が過ぎて２月以内のときの出願 手続について、 優先権の回復のための請求を規定する。規則に示されてい るように、かかる請求には、次のことを含まなければならない。 • 優先権主張についての出願日データシート（まだ未提出のときは） • Sec. 1.17(m)に示される請求手数料、及び • 優先権期限を過ぎての後の出願手続における遅れが意図的でない • ことの宣言。 • この改正の発効日は２０１３年１２月１８日であるが、それ以前、当日、それ 以後の特許出願に適用される。“特許法条約の施行改正”最終規則７８ 連 邦規則６２３６８（２０１３年１０月２１日）を参照のこと。したがって、存続して いる古い発行済みの特許、出願についても、優先権主張の遅れを治癒する ことができる。 Firm Logo 29 AIPLA 29 特許存続期間調整（ＰＴＡ）規定 • （米国）特許法条約は、“審査処理を遅らせる機会を有する出 願人 (例えば、クレームなしの出願を先行して手続すること、先 に手続した出願番号を単に参照することで出願すること）”を規 定する。 USPTO は、ＰＴＡ控除に関し、“出願は、その出願日（ または国際出願の国内移行日）から８月以内に、審査状態に 置かれるべきである”等を要求することが適当であると決定し た。このように、 37 CFR § 1.704は、新しい項 (c)(11)を挿入 し (そして、現在の項 (c)(11) and (c)(12)をそれぞれ繰り下げて 項 (c)(12) and (c)(13)とする) 、出願がその出願日から８月 以内に完了しないときのＰＴＡ控除について規定する新し い項 (f) を追加した。 Firm Logo 30 AIPLA 30 ご清聴有難う御座いました ご質問は？ Daniel P. Lent Partner, Japanese Practice Group Leader Cantor Colburn LLP [email protected] Firm Logo 31 AIPLA 31
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