L 平成 20年 度付記弁理 士 実務研修テキス ト 知的財産権訴訟 の取 り組み方 ―付記弁理士実務研修用 レジュメ ー 著者 弁護士 ・弁理士 /Jヽ 林 桐蔭横浜大学法科大学院教授 日本弁理 士会 研修所 幸 夫 ー 目 次 はじめに（付記弁理士の重要性の再認識） ······························1 「改訂 2 版シミュレーション特許侵害訴訟」を題材にした 侵害訴訟の一連の手続の流れ ··········································· 第1 侵害訴訟前の準備 ················································ 第2 侵害訴訟直前の準備 ·············································· 第3 侵害訴訟の審理 ·················································· 第4 侵害訴訟の終了 ·················································· 知的財産権訴訟に関する書籍・ＨＰなど ······························· 図解・書式（目次あり） 図解 1 証拠保全手続 図解 2 本訴(訴状)の流れ 図解 3 技術説明会の内容 図解 4 侵害訴訟と審決取消訴訟の和解による解決方法 図解 5 損害賠償請求権の強制執行手続 図解 6 控訴審の進行図 書式 1 内容証明の例文 書式 2 補償金請求権の内容証明の書式例 書式 3 補償金請求権の回答書の書式例 書式 4 合意書 書式 5 提訴予告通知書 書式 6 仮処分申立書 書式 7 訴状 書式 8 訴額計算書 書式 9 答弁書 書式 10 証拠説明書 書式 10 の 2 証拠説明書（大阪地裁知的財産権部 21・26 部の書式） 書式 11 検証物提出書 書式 12 和解事例集 書式 13 間接強制申立書 はじめに １ 最近の知的財産権紛争の件数・審理期間 2008 裁判所データブック（最高裁編・出版社名判例調査会）のデータによれ ば，全国の知的財産権通常訴訟の平均審理期間（左図）や東京地裁の平均審理 期間（右図）は年々短縮傾向にある。 短縮の原因としては，裁判所の体制が整ったことが挙げられよう。筆者が弁 護士になったときは，東京地裁には 29 部の 1 ケ部しかなかったが，平成 16 年 4 月より，4 部，裁判官も 16 人体制となり（現在は 4 部 17 人体制） ，調査官の数 も平成 11 年から 7 名となっている。また，平成 12 年に公表された「知的財産 権訴訟の運営に関する提言」，「特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究」 などの迅速化のための審理方法の工夫が大きく弁護士・弁理士に広まっていっ たこともその要因として考えられる。 ２ 付記弁理士制度及び付記弁理士の役割の重要性 付記弁理士制度は，平成 15 年から能力担保研修が開始され，その年の 10 月 に最初の試験が実施された。上述した「提言」は講義テキストに盛り込まれ， 「迅 速化に関する研究」は平成 16 年から始まった本講座のテキストの一つとして指 定されている。知財訴訟審理の短縮化は，能力担保研修を受講した弁理士にと っては所与の条件のもとに導かれた命題ということになっていたといえよう。 しかし，他方で，知財訴訟審理の短縮化と共に訴訟事件数が減少傾向にあるこ とも事実である。去年の本講座において実施したアンケートの限りでも付記弁 理士となったものの，実際に知財訴訟事件を代理人として受任した経験が増え たという弁理士はいなかった。しかし，能力担保研修を受講したこと，付記弁 理士となったことを後悔している弁理士はいなかった。 合格後の付記弁理士の声を聞くと，訴訟を意識した明細書の記載を心がける ようになった，警告書の起案について慎重に且つ要件事実を意識して書くよう になった，無効審判請求書の記載については特許法 104 条の 3 を意識して書く ようになったということである。 つまり，侵害訴訟とは直接むすびつかないものの，付記弁理士制度の成果が 本来の弁理士の業務において発揮されることとなったということであり，付記 弁理士制度の意義・重要性は本来の弁理士業務のレベルを上げることとなった のではないか。 従って，訴訟事件数や付記弁理士の訴訟受任件数の多寡とは関係なく，付記 弁理士制度，付記弁理士に求められる役割は極めて重要ということである。い ざとなれば弁護士とともに訴訟代理ができる弁理士であることをバックボーン に，知財事件の相談を受け，適切な警告書を起案し，権利行使に耐える明細書 や審判書類が作成できることが求められるのである。 ３ 付記弁理士の今後の課題と研鑽 以上のような付記弁理士の重要性に鑑みて，今後の課題と研鑽方法としては， 日頃から訴訟受任を意識した体制を整えるということではないだろうか。その ためには，いざとなれば一緒に訴訟事件の受任ができる弁護士との連携を作り をすること，真剣勝負をする相手方がいることを意識し，内容証明や回答書な どの書面の作成においては，自らを客観視する（批判的にみる）という心がけ を持つことであろう。そして，依頼者とのコミュニケーション・説明義務を常 に図ることでああろう。訴え提起後においてどういう手続きがとられるのか， 何時までにどういう手続きをしなければならないのか，今度どうなっていくの か，費用はいくらかかるのか，和解すべきか判決をもらうべきか，無効審判と の関係はどうなるのかなど，訴訟の勝敗のみならず，訴訟進行について十分な 説明を依頼者にし，理解を求める必要があろう。知財事件が迅速化の傾向を知 らないまま十分な説明をしないうちにあっという間に訴訟が終わってしまった， ということがないようにしなければならない。 ４ 本講座の目的・ねらい 本講座は，付記弁理士として登録した弁理士を対象にしているが，訴訟経験 数の多寡に関係なく，最近の知財訴訟実務の傾向を講師自らの経験をもとに率 直に語り，それを一緒に共有する場と考えていただきたい。 訴訟前後において，知財弁護士がいかに時間をかけて訴えを提起するか，い かに悩みながら明細書を読んでいるのか，どうやって依頼者とミーテイングを するのか，いかにして相手方の準備書面に対抗して書面を作成するのか，いか にして裁判所に理解させるための技術説明をするのか，裁判官が提示した和解 案 をいか に依頼者 に説 明す るのか,な ど今までのテキス トで当然 のごとく記載 されていた事項 のプロセスを実感 していただきたいのである。 従 つて,テ キス トとして様 々な書式や図解 が掲載 されてい るものは,明 細書 の記載 における要式主義 ・書式主義 とは全 く異なつた性 質 の もの と考 えていた だきたい。 あくまで も一例 にすぎない とい うことで あ り,完 成 されたもので も ない とい うことである。 今 後 の付記 弁理 士 制 度 の あ り方 は , 付 記 弁理 士 自身 の双 肩 にか か つてい る と い え るで あ ろ う。 この 講座 や テ キ ス トが少 しで も役 立 つ こ とが あれ ば 幸 いで あ る。 平成 21年 1月 5日 、 輝 子ジ ノ イ級響 ″ ′ ヒ まとめ（仮処分・本訴提起前のチェックリスト） 仮処分申立編 1 総論 ① 知的財産権の仮処分の種類にはどのようなものがあるか。 （断行の仮処分） ② 仮処分はどこの裁判所に申立をするのか。（管轄） ③ 債権者をだれにするか。 ④ 債務者を誰にするか。 ⑤ 対象物の特定はどのようにするのか。 特許・実用新案・商標・意匠・不正競争防止法の各場合 ⑥ 印紙代はいくらかかるのか。 ⑦ 知的財産権の被保全権利はどのようなものか。 ⑧ 保全の必要性とは何か。 2 仮処分事件の審理手続 ① 審尋とは何か。口頭弁論とどう違うのか。 ② どのような手続を経て債務者が呼び出されるのか。 ③ 審尋はどのくらいのペースで開かれるのか。 ④ 仮処分で和解ということはあるのか。 ⑤ 仮処分と本案訴訟が平行して審理される場合はどのようになるのか。 3 仮処分命令・申立の却下 ① 仮処分命令が発令される前に債権者はどのような準備をすればよいか。 ② 仮処分命令の担保とはなんのためになされるのか。 ③ 担保のための保証金はどのくらいか。 ④ 保証金が期間内に用意できなかったらどうなるのか。 ⑤ 仮処分命令に対し債務者はどのような不服申立の手段があるのか。 ⑥ 申立の却下に対してはどのような不服申立の手段があるのか。 ⑦ 保全異議申立と保全取消申立の違いは。 ⑧ 申立の取り下げはいつまでできるか、相手の同意がいるのか。 4 仮処分命令発令後の問題 ① 認容決定によって債権者はなにができるのか。 ② 執行官保管とはどういうことか。 ③ 仮処分命令の執行はどのように行うか。 ④ 債務者が仮処分命令に反してまた製造・販売したらどうなるのか。 ⑤ 担保としての保証金はどのような手続を経て戻ってくるのか。 本案訴訟編 1 総論（訴状の記載方法・記載例） ① どこの裁判所に訴えが提起できるか。 ② 印紙代はいくらかかるか。 ③ 原告をだれにするか ④ 被告をだれにするか ⑤ イ号物件の特定をどうするか。写真・図面による特定と比較表 ⑥ なんの権利侵害とするか ⑦ いくらの損害とするか ⑧ 補佐人とは何か。 ⑨ 廃棄請求・信用回復請求とは何か。 ⑩ 差止請求の請求原因にはどのようなことを記載すべきか。 ⑪ 損害賠償請求の請求原因にはどのような記載をすべきか。 ⑫ 不当利得返還請求の請求原因にはどのような記載をすべきか。 2 本案訴訟の審理手続 ① 準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続の相違点。 ② 技術説明会・進行協議期日とは何か。 ③ 書証の提出方法。 ④ ビデオその他の検証物の提出方法 ⑤ 鑑定申立書の記載方法 ⑥ 検証の申立と実施方法 ⑦ 文書提出命令の申立書の記載方法 ⑧ 書類提出命令の申立書の記載方法 ⑨ 文書・書類提出命令を無視した場合の効果 ⑩ 証拠保全の申立書の記載方法 3 判決言い渡し後の手続 ① 仮執行宣言による強制執行の準備 ② 判決確定証明書はどこで入手するのか。 ③ 強制執行にはどのような種類があるのか ④ 不作為の強制執行の方法 ⑤ 作為の強制執行の方法 4 控訴・執行停止手続 ① 控訴状及び控訴理由書の記載事項・提出期限。 ② 控訴に伴う強制執行停止の方法，どこにどのような資料を出すのか ③ 控訴審での書証の提出方法。 ④ 控訴審が最後の事実審ということはどういうことか 知的財産権訴訟関係の書籍の紹介 筆者（小林）が知っている範囲ですが，最近の知的財産権訴訟関連の書籍を 照会します。 「知的財産法の理論と実務 全４巻」 編・著者 編集／牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉亙、 大野聖二 ＩＳＢＮ：978-4-7882-6037-5 頁 数 1,892 頁 定 価 20,000 円 発行年月 平成 19 年 6 月 「１ 特許法〔I〕２ 特許法〔II〕３ 商標法不正競争防止法 ４ 著作権法・意匠法 ★創立６０周年記念出版 第１弾!! ★今日的な重要課題に解決への道筋を示す!!●新たに創出さ れる判例、そこから展開する新たな理論と実務を詳細に整 理・解明した指針書！●知的財産法一般から、特許法、意匠 法、商標法、著作権法、不正競争防止法まで、多岐にわたる 論点を網羅・集約！●近年相次ぐ知的財産権に関連した手続 法・実体法の改正に対応！●実務の最前線で活躍する裁判官、 弁護士など、知識・経験豊富な専門家による編集・執筆！」 小林コメント：執筆者も論文内容も充実しており全冊そろえ て熟読する価値あり。 「知的財産関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ (3))」 編・著者 飯村 敏明 (編集), 設楽 隆一 (編集) 出 版 社 青林書院 頁 数 534 頁 定 価 5,145 円 発行年月 2008 年 5 月 「第一線で活躍する裁判官らが、知的財産関係訴訟の手続の一般 的な概要、知的財産権侵害訴訟及び職務発明相当対価請求訴訟に おいて現在直面している実務上の諸問題について、わかりやすく 解説。」 小林コメント：これも最新版の知的財産権訴訟，審決取消訴訟 の最新情報と実務上の問題点がきれいにまとま って記載されている。是非購読して読むことを 勧めます。 「保全処分の実務 主文例の研究２００８（ＣＤ−ＲＯＭ付） 」 編・著者 第一東京弁護士会／編 頁 数 頁 定 価 6,800 円 発行年月 2008 年 9 月 「本書は、仮差押え、民事、商事、倒産・破産、労働、知的財産 権、行政などのあらゆる分野の保全処分の実務を主文例付きで解 説した唯一かつ画期的な書です。前回版以後の法改正のフォロー はもとより、新たに「インターネットをめぐる差止の仮処分」を 加え、主文例と解説を収録したＣＤ−ＲＯＭを付けました。法律 実務家必携の実務解説書です。 」 小林コメント：知的財産権の仮処分について疑問が生じたとき に参考になる。読者対象は弁護士であり，かな り専門性が高い。ＣＤ−ＲＯＭがついているのは 有用である。 「知的財産法務ガイドブック (経営法友会ビジネス選書)」 編・著者 経営法友会法務ガイドブック等作成委員会 (編集) 出 版 社 商事法務 頁 数 267 頁 定 価 3,360 円 発行年月 2003 年 8 月 「内容（「MARC」データベースより） 特許、商標、著作権などの業務に従事する企業の実務家や経営管理者、 企業の知的財産法務に興味のある人などを対象に、企業活動で対処す べき事柄とポイントを整理。企業実務の観点に絞って、制度や問題の 輪郭を広く浅く説明。 」 小林コメント：企業の法務部，知的財産部の担当者を読者とし て想定した書籍。企業が関心をもっている知的 財産権の諸問題の知りそのおおよその回答を得 るには有用である。 「知的財産権訴訟における損害賠償額算定の実務」 永野 周志 (編集), 矢野 敏樹 (編集), 寒河江 孝允 (監修) 出版社: ぎょうせい 発売日： 2008/6/5 定 価 4700 円 発行年月 2008 年 6 月 「内容 知的財産権の損害賠償請求訴訟における基本的かつ重要な論点をわ かりやすく解説したうえで、損害額の算定事例を特許、実用新案、商 標、不正競争、意匠、著作権等のカテゴリー別に分類して、損害額が どのように認定されているか、多くの裁判例を分析。知財損害賠償に 関する実務書の決定版。 」 小林コメント：知的財産権訴訟（特許だけでなく著作権も）の 損害論に関する判例をまとめた書籍 「知財年報 2008 (2008) (別冊 NBL no. 123)」 編・著者 渋谷 達紀 高林龍(編集) 出 版 社 商事法務 頁 数 360 頁 定 価 4,410 円 発行年月 2008 年 12 月 小林コメント：各年の重要な判例，学説，論文を知的財産権法 各毎にコンパクトにまとめたもの。2006 年より 出ている。 「実務知的財産法講義 全訂増補版 (実務法律講義 13)」 編・著者 末吉 亙 (編さん) 出 版 社 民事法研究会 頁 数 714 頁 定 価 6,300 円 発行年月 2008 年 4 月 小林コメント：ロースクール用の教科書，参考書であり，当職 らもサブテキストとして使用することがある。 改訂され，特許法と著作権法の最新判例が盛り 込まれており，弁理士としては侵害訴訟の各論 点について知るにはこの本が読みやすく早道か もしれない。 知的財産権契約実務に関する書籍の紹介 「知っておきたい特許契約の基礎知識」 独立行政法人工業所有権情報・研修館 特許流通促進事業 http://www.ryutu.inpit.go.jp/info/tebiki/index.html 特許流通や技術移転活動が活発化してきていますが、これに伴い、特許等の契約 をめぐるトラブルも散見されています。そこで、契約の基礎知識や特許契約の実 務について分かりやすく解説した「知っておきたい特許契約の基礎知識」を発行 しました。 本書は、下記の内容で構成し、Ｑ＆Ａ形式で分かりやすく解説しています。 ①契約の基礎知識 ②特許等契約の基礎知識 ③知的財産の基礎知識 ④モデル的な各種契約書のひな形等 「知っておきたい特許契約の基礎知識」 〔PDF:38MB〕 小林コメント 無償で書籍としても PDF としても配布されている。契約書の綴じ方から必 要な契約書（秘密保持契約，特許ノウハウ実施許諾契約，通常実施権契約・・） の書式や実施報告書，契約条項とその解説がついていてわかりやすい。特 許原簿の読み方，独占禁止法上の各種ガイドラインの紹介もあり，弁理士 として知っておくべき知識が満載されている。これを使わない手はない。 かっこは，出版社の宣伝文句です。小林のコメントもつけました。 「知的財産契約実務ガイドブック ‐各種知財契約の戦略的考え方と作成‐」 編・著者 石田 正泰 (著) 出 版 社 発明協会 頁 数 396 頁 定 価 3,990 円 発行年月 2008 年 9 月 「近年、企業における知的財産戦略の課題は、特許権等の取 得より、権利の活用が大きくなってきており、その中核的役 割を果たす知的財産関係契約の重要性は顕著になっていま す。本書は、知的財産契約の第一人者である著者が、知的財 産契約の概要と知的財産ライセンス契約書等のドラフティン グを検討し、 「考え方」 「対処法」 「戦略」を重視し、知的財産 契約のあり方を分かりやすく解説しています。特許だけでな く意匠・商標・著作権・ノウハウ・商品化権等を網羅した知 的財産契約の総合書です。 」 小林コメント：最新版の知的財産権契約の書籍である。契約 書の条項の例が多く参考になる】 「類型別 編・著者 出 版 社 頁 数 定 価 発行年月 契約審査手続マニュアル」 愛知県弁護士会弁護士業務総合推進センター 企業プロジェクトチーム 新日本法規出版 514 頁 5,145 円 2008 年 2 月 １ 本年（平成２０年）２月１４日、愛知県弁護士会弁護士業務総合推 進センター企業プロジェクトチームは、新日本法規出版株式会社から、 書籍「類型別契約審査手続マニュアル」を発行しました。同書籍は、愛 知県弁護士会弁護士業務総合推進センター企業プロジェクトチームに 所属する、弁護士のみによって執筆された、企業法務における契約審査 手続の仕組みおよび契約類型別の契約審査手続のポイントについての 解説書です。 ２ 本書では、企業法務において契約交渉の担当部署と契約審査の担当 部門との協働の中で相手方との交渉によりあるべき契約書を実現する ことを「契約審査手続」と捉え，「コンプライアンスを実現し、リスク を回避しつつ自らの会社の利益を実現すること」を目的とするととも に、契約審査担当者の人材養成のための教材としての位置づけを目指し ています。 小林コメント：弁護士による契約チェックの要点が記載されて いる。知的財産権に関する契約部分はないが， 契約審査の実際を知る上で弁理士にとっても有 用である。】 【コメント：商社に長年勤務された著者によるも 「知的財産・著作権のライセンス契約入門 第 2 版」 編・著者 山本 孝夫 (著) 出 版 社 三省堂 頁 数 283 頁 定 価 3,150 円 発行年月 2008 年 9 月 「知的財産・著作権に関するライセンス契約の入門書。 契約書作成時の着眼点を多数の例文で解説。２版では 例文を大幅に追加した。大学や専門学校のテキスト、 また企業法務の英語教材としても好適。 」 の。 外国との契約の締結や英文契約書の書き方など に 役立つ。末尾の契約書の勉強方法はエッセイとし て読み応えあり。】 「エンターテインメントビジネスの法律実務」 編・著者 加藤 君人 (著) 出 版 社 日本経済新聞出版社 頁 数 675 頁 定 価 5,250 円 発行年月 2007 年 12 月 「映画、音楽、ゲーム、スポーツなどエンターテイン メントビジネスの法律・契約実務を業務の 流れに沿って詳細に解説します。すぐに使える約 30 種類の契約書式を掲載、国際間取引やライツビジネス もカバーしています。 」 【コメント：宣伝文句どおり多くの契約書式が掲 載 されている。】 「知財ライセンス契約の法律相談 (新・青林法律相談 (19)) 」 編・著者 山上 和則, 藤川 義人 出 版 社 青林書院 頁 数 855 頁 定 価 8,610 円 発行年月 2007 年 4 月 「知的財産のライセンス契約をめぐる諸問題、ノウハ ウ全 106 題を Q&A 形式で解説する。各業界、各種知的 財産ごとのライセンス契約、世界各国のライセンス法 制を詳解。実践的な契約書等の英文を含む書式例も多 数掲載。 」 【コメント：通常考えられる知的財産権ライセン ス問題のほとんどを網羅している。何かわからな いとこの 本をみると判例なども詳細に紹介 されていて，大変使い勝手が良い。】 参考となる知財関連ホームページ 弁護士検索 http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/ 弁理士検索 http://www.benrishi-navi.com/ 最高裁判所 http://www.courts.go.jp/ http://www.ip.courts.go.jp/ 判例検索システム＞検索結果一覧表示画面 大阪地方裁判所 知的財産専門部（第 21・26 民事部）の HP http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/ip/index.html （付記弁理士用の訴訟委任状の書式例あり） http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_4.html 著作権テキスト（PDF 形式(1.56MB)） 著作権 Q&A ～著作権なるほど質問箱～ これであなたも著作権なんでも博士＜学校関係者向け著作権の教育情 報＞ 身近にある著作権 ～ビジネスパーソンのための基礎知識～ 著作権制度の概要 セミナー，シンポジウムのご案内 http://kanz.jp/hanrei/search.html?cat=07 http://hanrei.jp/ http://www.e-hoki.com/ http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/index.jsp パテントサロン http://www.patentsalon.com/ 小林綜合法律特許事務所 http://www.yu-kobalaw.com/index.html ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業） http://www.bingham.com/Japanese/Tokyo.aspx 図解・書式の目次 図解 図解 図解 図解 図解 図解 1 2 3 4 5 6 証拠保全手続 本訴(訴状)の流れ 技術説明会の内容 侵害訴訟と審決取消訴訟の和解による解決方法 損害賠償請求権の強制執行手続 控訴審の進行図 書式 書式 書式 書式 書式 1 2 3 4 5 内容証明の例文 補償金請求権の内容証明の書式例 補償金請求権の回答書の書式例 合意書 提訴予告通知書 書式 6 書式 7 書式 8 書式 9 書式 10 書式 10 の 2 書式 11 書式 12 書式 13 仮処分申立書 訴状 訴額計算書 答弁書 証拠説明書 証拠説明書（大阪地裁知的財産権部 21・26 部の書式） 検証物提出書 和解事例集 間接強制申立書
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