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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Composta da:
Dottor
Umberto Scotti
Presidente
Dott.ssa
Gabriella Ratti
Giudice Relatore
Dottor
Maria Dolores Grillo
Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 29746\2010, promossa da:
Associazione Culturale CINEPORTO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F. Codini e M.V.
Frezet;
PARTE ATTRICE
Contro
Fondazione Film Commission Torino Piemonte, rappresentata e difesa dall’Avv. D.
Sindico;
PARTE CONVENUTA
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice
Richiama integralmente le conclusioni di cui alla comparsa conclusionale 30.1.2012:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito, in via principale:
(omissis)
-
condannare la Film Commission Piemonte Torino al risarcimento di tutti i danni patiti e
patiendi
dall’Associazione
Culturale
Cineporto
in
relazione
agli
atti
illeciti
di
contraffazione del marchio azionato e, quindi, a corrispondere all’attrice la somma che
risulterà all’esito dell’istruttoria del presente giudizio, ovvero, in subordine, quella che
sarà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale;
-
condannare, in ogni caso, la convenuta alla restituzione degli utili realizzati in ragione
della contraffazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 125, comma terzo, c.p.i.;
-
disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza
(omissis)
In via istruttoria:
(omissis);
Con vittoria di spese, diritti ed onorai del giudizio
Parte convenuta
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito
In via principale e nel merito:
1. rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in
diritto, assolvendo FCTP da ogni avversaria pretesa;
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2. accertare e dichiarare che, stante l’assenza di utili riferibili all’utilizzo del marchio
Cineporto da parte dell’istante, nulla è dovuto da FCTP;
3. Condannare l’Associazione Culturale Cineporto, ex art. 96, comma 1 c.p.c. alle spese ed
al risarcimento dei danni, avendo coltivato la vertenza dopo l’accertamento che nessun
profitto ad alcun titolo riconducibile all’utilizzo del marchio CINEPORTO era mai stato
realizzato da FCTP.
In ogni caso:
Compensare in tutto o in parte le spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. come conseguenza della
soccombenza di ACC nella presente parte del giudizio o comunque tenendo conto delle formali
proposte transattive avanzate nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e cpa come per legge, nonché rimborso
forfettario.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La presente controversia è stata introdotta dall’ Associazione Culturale CINEPORTO (di
seguito ACC), associazione costituita a metà degli anni ’80 e promotrice da più di vent’anni
della nota manifestazione “CINEPORTO” in occasione della c.d. Estate Romana, collaboratrice
nella
ideazione
e
realizzazione
di
svariate
rassegne
e
manifestazioni
culturali
e
cinematografiche con enti istituzionali, Università, enti locali, autorità diplomatiche straniere e
autorità diplomatiche italiane all’Estero, che
ha registrato come marchio (con domanda
depositata in data 1.4.1999, maturata in registrazione in data 17.6.2002), la parola Cineporto
per contraddistinguere i beni e servizi appartenenti alle classi 16, 28, 41 e 42.
e
che
registrato i nomi a dominio www.cineporto.it, www.coneporto.com, www.cineporto.mobi e
www.cineporto.eu.
ACC ha convenuto in giudizio la Fondazione Film Commission Torino Piemonte (di seguito
FFCTP) lamentando l’uso, da parte della convenuta, del lemma “CINEPORTO” per indicare uno
spazio
polifunzionale
anche
denominato
“casa
http:/www.fetp.it/cineporto.php e in comunicazioni e
del
cinema”,
nell’indirizzo
internet
brochure varie (nelle quali ultime la
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parola CINEPORTO è affiancata dal simbolo ®). Ha pertanto chiesto al Tribunale di accertare
che tale attività costituisce contraffazione del proprio marchio, di inibire la prosecuzione
dell’uso e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni come meglio riportato in
epigrafe.
2) FFCTP, organizzazione senza fini di lucro, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle
domande attoree e, in via riconvenzionale, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la
nullità del segno attoreo in quanto carente di carattere o comunque volgarizzato e di dichiarare
convalidato, ai sensi dell’art. 28 c.p.i.,
il marchio denominativo CINEPORTO usato da essa
convenuta fin dal 2001.
3) Con sentenza non definitiva 4.3.12 n. 2852 il Tribunale ha dichiarato “che l’uso, da parte
della convenuta Fondazione Film Commission Torino Piemonte del lemma CINEPORTO,
costituisce contraffazione del marchio registrato CINEPORTO di cui è titolare l’attrice
Associazione Culturale Cineporto”, ha inibito a Fondazione Film Commission Torino Piemonte,
“l’uso in qualsiasi forma o modo del lemma CINEPORTO, ha ordinato alla convenuta “- il ritiro
dal commercio di ogni materiale promozionale e pubblicitario recante il segno CINEPORTO; -la
distruzione del suddetto materiale promozionale e pubblicitario; -la rimozione dalle pagine web
(http://www.fctp.it/cineporto.php) del lemma CINEPORTO, ha fissato “una penale
2.500,00
per
ogni
violazione
constatata
successivamente
alla
comunicazione
di euro
del
…
provvedimento e per ogni giorno di ritardo nella esecuzione degli ordini di ritiro dal commercio,
distruzione ed eliminazione della pagine web di cui sopra” e ha disposto la pubblicazione della
sentenza
per una volta
sull’edizione nazionale dei quotidiani “Corriere della Sera”
e
“La
Repubblica” e sul sito internet di Fondazione Film Commission Torino Piemonte per 15 giorni
consecutivi.
Con separata ordinanza
4.3.12 il Tribunale ha poi
rimesso la causa sul ruolo ai fini
dell’istruttoria necessaria ai fini delle domande risarcitorie formulate da parte attrice.
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In particolare,
con la predetta ordinanza il Tribunale ha ordinato alla convenuta FFCTP di
esibire in giudizio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro fatture ed il registro dei
corrispettivi e degli acquisti.
Parte convenuta ha ritualmente ottemperato all’ordine di esibizione e il GI ha successivamente
disposto CTU sui seguenti quesiti:
•
“Esprima
il suo motivato parere in ordine al fatturato complessivo/volume d’affari
realizzato dalla Film Commission afferente l’uso del marchio registrato Cineporto;
•
Esprima altresì il suo motivato parere in ordine ad ogni altro fatturato ottenuto da Film
Commission comunque riferibile, anche tramite la concessione in uso a terzi, a tale
marchio;
•
Accerti in ogni caso, quale sia la royalty virtuale di settore”.
Dopo il deposito della relazione peritale, la causa è stata mandata a precisazione delle
conclusioni. All’udienza del 22.1.14, le parti hanno precisato le conclusioni definitive riportate
in epigrafe e il GI ha trattenuto la causa a decisione collegiale con assegnazione dei termini di
cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4) E’ pacifico in causa che FFCTP è una fondazione senza fini di lucro, istituita dalla Regione
Piemonte e dal Comune di Torino allo scopo di sostenere e promuovere produzioni
cinematografiche e televisive sul territorio piemontese
e con l’obiettivo di attrarre ed
aumentare le produzioni cinematografiche in Piemonte,
creare opportunità lavorative nel
settore e, più in generale, ricadute economiche positive nella Regione.
Non vi sono - e la relazione del CTU lo conferma – utili in senso tecnico e, di conseguenza, il
richiamo di parte attrice al terzo comma dell’art. 125 c.p.i. non è qui conferente.
La norma in discorso considera però anche altri parametri per la determinazione del danno da
contraffazione e, particolarmente, per quanto qui interessa, impone di valutare “tutti gli aspetti
pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del
titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione….”.
Ora, il criterio dei “benefici realizzati dall’autore della violazione” - termine non a caso più
ampio dei concetti di fatturato, utile, margine operativo solitamente utilizzati per effettuare
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la liquidazione del danno - è particolarmente appropriato nei casi in cui, come nella fattispecie
in esame, il contraffattore ha agito senza fine di lucro e non ha realizzato vantaggi economici
diretti ma ha usato il marchio altrui, in una dimensione che è pur sempre imprenditoriale, per
creare flussi di denaro e di lavoro e fonti di reddito.
Si deve poi escludere che l’utilizzo del marchio CINEPORTO da parte della convenuta sia stato
ininfluente o poco rilevante per la sua attività.
Al contrario, come è stato accertato nella sentenza 2852/2012,
FFCTP usava
il termine
CINEPORTO “sulle proprie pagine web (http://www.fctp.it/cineporto.php), sui social network,
su pubblicazioni varie, sugli inviti a manifestazioni aperte al pubblico e relativi cartelloni e sulla
brochure”. In questi contesti, inoltre, la parola CINEPORTO è stata
affiancata al simbolo
®) perché – come la stessa convenuta ha riferito nelle sue precedenti difese – il simbolo ®
rappresenta “il primo strumento utile per fare in modo che il pubblico possa percepire la natura
di marchio registrato…” e ciò dimostra, al di là di ogni elucubrazione, l’importanza – per FFCTP
– del marchio registrato dell’attrice.
FFCTP sostiene che ACC non avrebbe dimostrato e comunque non avrebbe subito alcun danno
anche perché essa convenuta non ha mai svolto attività di organizzazione di eventi “limitandosi
ad offrire i propri spazi a chi ne facesse richiesta”.
Tale difesa è
infondata perché -
nella sostanziale coincidenza tra le categorie di
pubblico/consumatori a cui si rivolgono le odierne controparti già accertata nella sentenza
2852/2012 - anche la mera messa a disposizione di spazi e servizi effettuata da FFCTP pur
senza organizzazione diretta di eventi o manifestazioni
ha, quanto meno,
agevolato la
predisposizione di iniziative in concorrenza con quelle organizzate da ACC e quindi lo
sviamento di pubblico, sponsor ed operatori del settore.
5) Chiariti i criteri di riferimento, il Collegio considera in primo luogo che il danno subito da
parte attrice non può che essere liquidato in via equitativa, risultando del tutto impraticabile,
nella fattispecie in esame, quantificare come (ed in quale misura) gli operatori di settore ed il
pubblico/consumatori in generale si sarebbero regolati in assenza del fatto contraffativo.
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Rileva poi il Collegio che dalla consulenza tecnica espletata risulta che la Fondazione convenuta
– nei quattro anni in cui ha utilizzato il marchio CINEPORTO (2009-2012) – ha incrementato,
rispetto agli anni precedenti (2007-2008), le sue entrate complessive di circa 439.000 euro
l’anno1.
Considerato quanto esposto al precedente punto 4), si deve ragionevolmente ritenere che
almeno il 5% di tale incremento sia riconducibile all’utilizzo del marchio attoreo.
Si arriva così all’importo di euro 87.800,002.
Deve poi essere considerato anche il danno derivante
all’attrice dalla
diluizione della forza
attrattiva del suo segno.
Nell’attuale contesto normativo, infatti, tutti i marchi – compresi, come ha precisato la Corte
di Giustizia3, quelli che non godono di rinomanza – non solo hanno la funzione di indicatore di
origine del prodotto o del servizio ma
sono anche strumenti di strategia
commerciale per attirare e rendere fedele il consumatore
e devono essere
pubblicitaria e
tutelati contro
ogni forma di parassitismo e di appropriazione non autorizzata che, inevitabilmente, ne
diminuisce il valore attrattivo commerciale e pubblicitario.
Per questo voce di danno, il Collegio stima liquidare un importo pari al 10% della somma sopra
calcolata e quindi euro 8.780,00.
Il danno derivante all’attrice dalla contraffazione posta in essere dalla convenuta ammonta
pertanto, in linea capitale, ad euro 96.580,00. Tale importo,
valore,
con la
rivalutazione monetaria
che costituisce
un debito di
secondo gli indici Istat F.O.I. (famiglie, impiegati,
operai) e gli interessi sulla somma via via rivalutata (equitativamente calcolati facendo
riferimento al tasso legale di interesse) arriva – dal 1.1.2009 al marzo 2012 - a complessivi
euro 110.269,29.
1
Il totale del volume di affari di FFCTP per gli anni 2007-2008 è infatti pari a 6.477.582
(media 3.238.790) e per gli anni 2009-2012 a 14.713.628 (media 3.678.407). L’incremento
annuale negli anni in cui è stato usato il marchio CINEPORTO è quindi pari ad euro 439.617.
2
439.000 x 5% = 21.950,00 x 4 = 87.800.
3
Corte di Giustizia 22.9.2011, punti 39 e 40.
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6) Atteso quanto sopra esposto, Fondazione Film Commission Torino Piemonte, in persona del
legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare all’ Associazione
Culturale Cineporto, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €
110.269,29, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
7) Devono invece essere respinte, in quanto inammissibili, le domande formulate da parte
attrice in relazione a violazioni dell’inibitoria di cui alla sentenza non definitiva e alla relativa
applicazione della penale.
Si tratta infatti di argomentazioni illustrate negli scritti conclusivi ma non sorrette da domanda
in quanto, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha richiamato quelle indicate
nella comparsa conclusionale del 30.1.12 che, ovviamente, sono anteriori alla sentenza non
n. 2852/2012 che le penali ha comminato.
D’altra parte, su un piano più generale, il Collegio considera che la domanda di liquidazione
delle penalità di mora deve pur sempre essere inserita nel contesto delle preclusioni
processuali previste dal codice di procedura civile e ciò anche quando – come nel caso – le
penali vengono comminate in sede di non sentenza non definitiva e la causa prosegue per la
liquidazione del danno. Una domanda in tal senso formulata nella seconda parte del giudizio è
quindi sempre tardiva
sulla base del diritto processuale comune, ed infatti, non a caso, il
codice della proprietà industriale ha predisposto a favore della parte interessata uno specifico
strumento qui non azionato (art. 124 u.c. c.p.i.).
8) Stante il complessivo esito del giudizio, e la soccombenza attorea in relazione alle domande
di cui al punto 7), le spese processuali devono essere dichiarate compensate fino ad 1/5, con
condanna di parte convenuta a rimborsare a parte attrice i residui 4/5 nella misura che verrà
liquidata in dispositivo in base al DM 10.3.14, n. 55.
9) Le spese di CTU, infine, come già liquidate con decreto 1.10.13, vanno poste a definitivo
integrale carico di parte convenuta.
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10) La presente sentenza deve essere comunicata, a cura della Cancelleria, all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi ai sensi dell’art. 122, comma 8 c.p.i..
PQM
IL Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 29746/2010, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata inammissibile, così provvede:
Condanna Fondazione Film Commission Torino Piemonte, in persona del legale rappresentante
pro
tempore,
a
pagare
all’Associazione
Culturale
Cineporto,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, la somma di € 110.269,29, oltre interessi legali dalla data della
presente sentenza al saldo;
Dichiara compensate fino ad 1/5 le spese del giudizio;
Condanna Fondazione Film Commission Torino Piemonte, in persona del legale rappresentante
pro tempore, a rimborsare all’Associazione Culturale Cineporto, in persona del legale
rappresentante pro tempore, i residui 4/5, che liquida in euro 16.850,00, oltre Iva (se dovuta),
contributi previdenziali e rimborso forfettario come per legge, di cui euro 4.000,00 per la fase
di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 4.800,00 per la fase istruttoria, euro
1.850,00 per spese ed il resto per la fase decisoria;
Pone le spese di CTU, come già liquidate, a definitivo integrale carico di Fondazione Film
Commission Torino Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza venga trasmessa all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi ai sensi dell’art. 122 comma 8 c.p.i.;
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Così deciso dalla
sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Torino, nella
camera di consiglio del 2.5.2014.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Presidente
Dottor Umberto Scotti
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