vonnis - IE

vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
Vonnis in gevoegde zaken van 15 januari 2014
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/422591 / HA ZA 12-812 van
1.
[X],
wonende te [A],
2.
[Y],
wonende te [B],
3.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROYAL T-STICK EUROPE B.V.,
gevestigd te Oudkarspel,
eisers,
eisers in reconventie in de tussenkomst
advocaat mr. M.A. Mak te Alkmaar,
tegen
1.
[Z],
wonende te [C],
2.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[Z] BESTRATING B.V.,
gevestigd te Medemblik,
3.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[Z] HOLDING B.V.,
gevestigd te Medemblik,
gedaagden,
advocaat onttrokken,
met tussenkomst van
[W],
wonende te [D],
tussenkomende partij,
gedaagde in reconventie in de tussenkomst,
advocaat mr. L. Bijl te Hoorn,
en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/430707 / HA ZA 12-1319 van
1.
[X],
wonende te [A],
2.
[Y],
wonende te [B],
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
3.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROYAL T-STICK EUROPE B.V.,
gevestigd te Oudkarspel,
eiser in conventie
advocaat mr. M.A. Mak te Alkmaar,
tegen
1.
[W],
wonende te [D],
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaat mr. L. Bijl te Hoorn,
2.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROYAL GROUP CAY ORETIM SAN. TIC. LTD. Sti,
gevestigd te Kayseri, Turkije,
gedaagde in conventie,
advocaat onttrokken,
en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/433630 / HA ZA 12-1479 van
[Z],
wonende te [C],
eiser,
advocaat onttrokken
1.
[Y],
wonende te [B],
2.
[X],
wonende te [A],
gedaagden,
advocaat mr. M.A. Mak te Alkmaar,
[X], [Y] en Royal T-stick Europe B.V. zullen hierna samen [X] c.s. genoemd worden en
afzonderlijk [X], [Y] en RTE. [Z], [Z] Bestrating B.V. en [Z] Holding B.V. zullen hierna
samen [Z] c.s. genoemd worden en afzonderlijk [Z], [Z] Bestrating en [Z] Holding. [W] en
Royal Group Cay Oretim San. Tic. Ltd. Sti zullen hierna samen [W] c.s. genoemd worden
en afzonderlijk [W] en Royal Group.
1.
De procedure in de zaak 12-812
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 22 juni 2012 met producties 1 tot en met 18 van [X] c.s.;
- de conclusie van antwoord van 15 augustus 2012 met producties 1 tot en met 13 van [Z]
c.s.;
2
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
3
- de incidentele conclusie tot tussenkomst van 15 augustus 2012 met producties 1 tot en met
5 van [W];
- de conclusie van antwoord in het incident tot tussenkomst van 12 september 2012 van [X]
c.s. met producties 19 en 20;
- de conclusie van antwoord in het incident tot tussenkomst van 12 september 2012 van [X]
c.s. tot referte;
- het vonnis in het incident tot tussenkomst van 7 november 2012, waarin [W] is toegestaan
tussen te komen;
- de conclusie houdende eis in de hoofdzaak na tussenkomst van [W] van 19 december 2012
met producties 1 tot en met 17;
- de conclusie van antwoord naar aanleiding van de eis in tussenkomst, tevens houdende eis
in reconventie van 30 januari 2013 van [X] c.s. met producties 21 tot en met 30;
- de conclusie van antwoord na tussenkomst van 30 januari 2013 van [Z] c.s. met producties
14 tot en met 21;
- het tussenvonnis van 13 februari 2013, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
- het proces-verbaal van comparitie van 11 september 2013 en de daarin genoemde stukken.
1.2.
Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.
2.
De procedure in de zaak 12-1319
2.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 22 juni 2012 van [X] c.s. met producties 1.1 tot en met 1.18;
- de akte houdende vermeerdering van eis, tevens houdende aanvullende producties van [X]
c.s. van 7 november 2012 met producties 19 tot en met 26;
- de incidentele conclusie tot voeging van [W] c.s. van 19 december 2012 met producties 1
tot en met 7;
- de conclusie van antwoord in het incident tot voeging van [X] c.s. van 9 januari 2013 met
producties 27 en 28;
- het tussenvonnis van 27 maart 2013 waarbij de procedure is gevoegd met de zaken 12-812
en 12-1479;
- de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie van [W] c.s. van 29 mei 2013
met producties 1 tot en met 19;
- het tussenvonnis van 12 juni 2013 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
- de conclusie van antwoord in reconventie van [X] c.s. van 11 september 2013 met
producties 27 tot en met 31;
- het proces-verbaal van comparitie van 11 september 2013 en de daarin genoemde stukken.
2.2.
Ter comparitie is met partijen besproken dat de behandelend rechter op dat moment
slechts beschikte over kopieën van de processtukken. Daarbij ontbraken echter de producties
bij de conclusie van antwoord van [W] c.s. Na die zitting is het griffiedossier weer ter
beschikking van de behandelend rechter gekomen, zodat ook de betreffende producties bij
de beoordeling zijn betrokken. Die producties vormden geen aanleiding de comparitie te
heropenen.
2.3.
Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
3.
4
De procedure in de zaak 12-1479
3.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 11 mei 2012 van [Z] c.s. met producties 1 tot en met 11;
- de incidentele conclusie van antwoord houdende vordering tot verwijzing naar de
rechtbank ’s-Gravenhage van [X] c.s. van 4 juli 2012 met productie 1;
- de conclusie van antwoord in het incident van [Z] c.s. van 18 juli 2012 tot referte;
- het vonnis in het incident van de rechtbank Alkmaar van 15 augustus 2012, waarbij de
zaak in de stand waarin deze zich bevond is verwezen naar de rechtbank ’s-Gravenhage ter
voeging met de zaak 12-812;
- de dagvaarding van 26 november 2012 van [Z] c.s. tot oproeping van [X] c.s. bij de
rechtbank ’s-Gravenhage;
- de conclusie van antwoord van [X] c.s. van 30 januari 2013 met producties 1, 2.1 tot en
met 2.18 en 3 tot en met 13;
- het tussenvonnis van de rechtbank Den Haag van 13 februari 2013, waarbij een comparitie
van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van de comparitie van 11 september 2013 en de daarin genoemde
stukken.
3.2.
Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.
4.
De feiten
4.1.
In 2007 is RTE een onderneming gestart die theestaafjes verhandelt onder de
merknaam Royal T-Stick. [X], [Y], [Z] en [W] waren (indirect) aandeelhouders van RTE.
RTE kocht de theestaafjes in bij Royal Group, met wie RTE een exclusieve
distributieovereenkomst had gesloten. [X], [Y], [Z] en [W] waren ook (indirect)
aandeelhouders in Royal Group.
4.2.
[Z] heeft op 3 maart 2008 een Gemeenschapswoordmerk verkregen voor het
woordmerk ROYAL T-STICK met inschrijvingsnummer 5598859 (hierna: CTM ~859)
voor waren in klasse 30, waaronder thee, naar aanleiding van een aanvraag van 5 januari
2007.
4.3.
[Z] heeft op basis van de aanvraag voor CTM ~859 op 20 april 2007 onder
nummer 923868 het woordmerk ROYAL T-STICK door middel van een internationale
inschrijving in de zin van artikel 1 van de Overeenkomst van Madrid inzake de
internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerk (Overeenkomst van Madrid)
ingeschreven voor de waar thee (hierna: IR ~868). Daarbij heeft [Z] Australië en Rusland
aangewezen als staten waarvoor hij merkenrechtelijke bescherming verzocht.
4.4.
In een bijlage bij een e-mail van [X] aan [W] en [Z] van 4 december 2007 is
vermeld:
“Te maken afspraken omtrent Royal T-Stick.
(…)
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
5
[Z] schrijft de naam Royal T-Stick over op de naam van de Turkse B.V, die dan merknaam
houder wordt.”
4.5.
In een e-mail van 16 juni 2008 schrijft [W] aan [X] en [Y]:
“[X] en [Y], het schiet mij nu even te binnen....er moeten nog 2 dingen geregeld worden.
1 = [Z] moet de registratie ROYAL T-STICK op naam van Royal Group zetten (dat heeft hij
nog niet gedaan denk ik, dat is wel belangrijk want nu staat het nog op zijn naam).”
Op 17 juni 2008 antwoordt [Y] daarop aan [W]:
“Mee eens, laat m het gewoon regelen anders doen wij het wel via Elzas Noordzij.”
4.6.
In notulen van een aandeelhoudersvergadering van RTE van 10 december 2008 is
vermeld:
“ Registratie naam Royal T-Stick Europe B.V. op naam van Royal Group.
• [Z] zal zijn tussenpersoon opdracht geven om de merknaam Royal T-Stick over te
schrijven op de Royal Group in Turkije.”
4.7.
Bij akte van 23 juni 2010 heeft [Z] CTM ~859 in gemeenschappelijk eigendom
overgedragen aan zichzelf, [X] en [Z].
4.8.
[X] en [Y] hebben op 14 december 2011 het woordmerk ROYAL T-STICK door
middel van een internationale inschrijving in de zin van de Overeenkomst van Madrid
ingeschreven met aanwijzing van Chili als staat waarvoor merkenrechtenlijke bescherming
werd verzocht (hierna: IR ~695).
4.9.
In januari 2012 heeft [Z] aan [X] en [Y] laten weten dat hij niet langer betrokken
wilde zijn bij RTE en Royal Group. Op 24 januari 2012 heeft [Z] zijn aandelen in RTE bij
notariële akte overgedragen aan [X] en [Y]. Op 2 februari 2012 zijn [Z], [X] en [Y] van
Nederland naar Turkije gevlogen om daar op 3 februari 2012 de aandelen van [Z] in Royal
Group aan [X] en [Y] over te dragen.
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
6
4.10.
In een akte gedateerd 2 februari 2012 (hierna: ‘de akte van 2 februari 2012’) is
vermeld:
4.11.
[Z] heeft op 3 februari 2012 een ontvangstbewijs getekend met de volgende
inhoud:
“Hierbij verklaar ik te hebben ontvangen van REM Consultants B.V. te Oudkarspel uit
handen van haar Directeur [Y];
Een bedrag van Euro 10.000,- in contanten in verband met de overeenkomst van 24 januari
2012 inzake de verkoop van mijn aandelen in Royal Group en Royal T-Stick Europe B.V.
Voor akkoord en in ontvangst genomen;
Alkmaar, 3 februari 2012”
4.12.
Op 4 april 2012 heeft [Z] aan [X], [Y] en [W] een e-mail gestuurd, waarin hij onder
meer schrijft:
“De oplossing ik kan bieden is het volgende:
Alles wat we al eerder hebben gesproken en geschreven wil ik dat alles terug wordt
gedraaid. Ik wil gewoon al mijn aandelen terug, in Turkije heb ik gewoon alles nog, maar
wil de aandelen hier ook op mijn naam hebben (…).”
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
7
4.13.
In het voorjaar van 2012 heeft RTE een order geplaatst bij Royal Group voor
1.653.000 theestaafjes. Royal Group heeft in verband met tussen partijen gerezen conflicten
levering geweigerd, waarna RTE de koopovereenkomst voor de betreffende partij heeft
ontbonden op 27 april 2012.
4.14.
Op 4 mei 2012 heeft [Z]’ advocaat in een brief aan [X] en [Y] de
buitengerechtelijke vernietiging van de in 4.10 beschreven akte ingeroepen.
4.15.
Op 8 juni 2012 hebben [X] en [Y] verlof gevraagd en verkregen om beslag tot
afgifte te leggen onder [Z] in zijn opslagplaats in Medemblik. Op 8 juni 2012 is het
betreffende beslag gelegd, waarbij circa 13.600 theestaafjes in beslag zijn genomen. Op 9
juni 2012 hebben [X] en [Y] na verkregen verlof de beslagen goederen in gerechtelijke
bewaring laten nemen.
4.16.
Naar aanleiding van een verzoek daartoe van [Z] en [W] van 15 juni 2012 is IR
~868 door het WIPO op naam van [W] geregistreerd.
4.17.
Op 25 september 2012 hebben [X] en [Y] het hieronder weergegeven
Gemeenschapswoord-/beeldmerk ROYAL T-STICK verkregen met inschrijvingsnummer
10797091 (hierna: CTM ~091) voor waren in klasse 30 en 35, waaronder thee, naar
aanleiding van een aanvraag van 10 april 2012:
4.18.
Op 26 oktober 2012 hebben [X] en [Y] op basis van CTM ~091 het hiervoor in
4.17 weergegeven woord-/beeldmerk door middel van een internationale registratie in de zin
van de Overeenkomst van Madrid ingeschreven onder nummer 1140201 voor onder meer
thee, met aanwijzing van 11 verschillende verdragstaten (hierna: IR ~201).
5.
Het geschil
in de zaak 12-812
in de hoofdzaak
5.1.
[X] c.s. vorderen - samengevat - dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te
verklaren vonnis [Z] c.s. gebiedt iedere inbreuk op CTM ~859 te staken en gestaakt te
houden op straffe van een dwangsom en de in beslag genomen inbreukmakende theestaafjes
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
8
over te dragen aan RTE, met veroordeling van [Z] c.s. in de volledige proceskosten in de zin
van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
5.2.
[X] c.s. leggen aan hun vorderingen het volgende ten grondslag. [X] en [Y] zijn op
grond van de in 4.10 weergegeven akte met uitsluiting van [Z] rechthebbende geworden op
CTM ~ 859. Ook zijn zij rechthebbende op CTM ~091. [Z] c.s. hebben inbreuk gemaakt op
deze merkrechten door de partij thee die op 8 juni 2012 in beslag is genomen in de
Gemeenschap in te voeren, op voorraad te hebben en aan derden aan te bieden.
5.3.
[Z] c.s. voeren gemotiveerd verweer. Zij bestrijden in de eerste plaats dat [Z]
degene is die de in 4.10 weergegeven overeenkomst heeft ondertekend. Subsidiair roepen zij
de vernietiging van die overeenkomst in op grond van dwaling, bedrog en/of misbruik van
omstandigheden. Omdat er geen geldige overeenkomst van overdracht is, is [Z] nog altijd
mede-rechthebbende op CTM ~859 en kunnen [X] c.s. niet in rechte vorderingen tegen [Z]
c.s. instellen op grond van dat merkrecht zonder de toestemming van [Z], die niet is
verleend. Meer subsidiair bestrijden [Z] c.s. dat zij inbreuk hebben gemaakt op de
merkrechten van [X] c.s., omdat de goederen waarop beslag is gelegd bestemd waren voor
doorvoer naar een bestemming buiten de Gemeenschap.
In de tussenkomst in conventie
5.4.
[W] vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te
verklaren vonnis:
5.4.1. voor recht verklaart dat tussen [W], [Z], [X] en [Y] is afgesproken dat de
merkrechten ter zake ‘Royal T-Stick’ toekomen aan hen alle vier gezamenlijk en dat deze op
naam gesteld dienen te worden van Royal Group, althans op naam van hen alle vier in
persoon, althans op naam van Investor Venture Holding B.V.;
5.4.2. [X], [Y] en [Z] te veroordelen tot medewerking aan de overdracht van alle
merkrechten inzake ‘Royal T-Stick’, waaronder CTM ~859, CTM ~091, IR ~868, IR ~695
en IR ~2011 aan Royal Group, althans [X], [Y], [Z] en [W] in persoon, althans aan Investor
Venture Holding B.V. en mee te werken aan de registratie daarvan in de merkenregisters,
alles op straffe van een dwangsom;
5.4.3. met veroordeling van [X] c.s. in de proceskosten.
5.5.
[W] legt aan zijn vorderingen het volgende ten grondslag. Partijen zijn het er, als
aandeelhouders in RTE en Royal Group, altijd over eens geweest dat de Royal T-Stick
merken ingeschreven zouden worden op naam van Royal Group, althans op hun aller naam.
In 2008 hebben de vier aandeelhouders nog een aparte vennootschap opgericht, Investor
Venture Holding B.V. (hierna: IVH). Partijen hebben vervolgens afgesproken dat de Royal
T-Stick merken op naam van IVH ingeschreven zouden worden indien zich een investeerder
in de onderneming zou aandienen. Nu zich geen investeerder heeft aangediend, is de eerdere
afspraak tot registratie op naam van Royal Group van kracht gebleven. Dat IR ~868 nu op
1
In zijn petitum noemt [W] IR 010797091, maar blijkens de conclusie en productie 15 van [W] gaat dit om een
schrijffout en is kennelijk bedoeld de op CTM ~091 gebaseerde IR ~ 201. Nu [X] c.s. zelf opmerken dat [W]
hier een vergissing zal hebben gemaakt, moet dit ook voor hen duidelijk zijn geweest. De veronderstelling van
[X] c.s. dat [W] CTM ~091 bedoelt ligt niet voor de hand, omdat dat merk dan twee keer genoemd zou zijn in
het petitum.
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
9
naam van [W] is geregistreerd, staat los van deze afspraak tussen de aandeelhouders, die
nog immer door [W] wordt onderschreven. [X], [Y] en [Z] dienen deze afspraak tussen de
aandeelhouders over de Royal T-Stick merken na te komen, door mee te werken aan de
overdracht.
5.6.
[X] c.s. bestrijden onder meer dat partijen tot een overeenkomst zijn gekomen over
overdracht van de merkrechten aan een specifieke (rechts-)persoon. De plannen daarvoor
zijn niet geconcretiseerd. Vervolgens heeft [W] zich in 2010 tijdelijk teruggetrokken uit de
onderneming en zijn [Z], [X] en [Y] overeengekomen dat de Royal T-Stick merken in
gemeenschappelijk eigendom aan hen alle drie zouden worden overgedragen, wat voor
CTM ~859 bij de akte van 23 juni 2010 is gebeurd. Ook besprekingen daarna over
overdracht aan IVH hebben niet tot een concrete overeenkomst geleid, op grond waarvan
partijen gehouden zouden zijn tot overdracht aan die vennootschap. Voor overdracht van
CTM ~091 bestaat in ieder geval geen grond, nu partijen voor dat jongere merk in ieder
geval geen overeenkomst zijn aangegaan.
5.7.
[Z] c.s. onderschrijven de stellingen van [W] en bestrijden de geldigheid van de
akte van 2 februari 2012 beschreven in 4.10.
In de tussenkomst in reconventie
5.8.
[X] c.s. vorderen in reconventie jegens [W] een verklaring voor recht dat
uitsluitend [X] en [Y] rechthebbenden zijn op IR ~868, een gebod om de Australische en
Russische merkrechten verkregen middels IR ~868 over te dragen aan [X] en [Y] en mee te
werken aan de registratie van die overdracht en veroordeling van [W] in de volledige
proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.
5.9.
[X] c.s. leggen aan deze reconventionele vordering ten grondslag dat [Z] alle
merkrechten op de ROYAL T-STICK merken waartoe hij (mede) gerechtigd was,
waaronder IR ~868, aan [X] en [Y] heeft overgedragen bij de akte van 2 februari 2012. [W]
handelt onrechtmatig jegens [X] c.s. door IR ~868 op zijn naam te laten inschrijven op basis
van een oude akte die van onwaarde was geworden, terwijl hij wist dat de merken waren
overgedragen aan [X] en [Y]. Die overdracht is te kwader trouw en daardoor tevens in strijd
met Australisch en Russisch merkenrecht.
5.10.
[W] handhaaft zijn stelling in conventie dat tussen hem, [Z], [X] en [Y] de afspraak
is gemaakt dat alle merkrechten ter zake Royal T-Stick zouden worden overgedragen aan
Royal Group, althans aan hen alle vier, althans aan IVH. Dat staat er echter niet aan in de
weg dat hij krachtens twee overeenkomsten met [Z] van 1 december 2007, waarbij [Z] CTM
~859 en IR ~868 aan hem heeft verkocht, gerechtigd was om IR ~868 op zijn naam te
zetten, aldus [W].
in de zaak 12-1319
in conventie
5.11.
[X] c.s. vorderen in conventie na eisvermeerdering (samengevat), voor zover
mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
10
5.11.1. een verklaring voor recht dat [X] en [Y] rechthebbenden zijn op IR ~868,
waaronder het Australische en het Russische merk;
5.11.2. [W] te gebieden IR ~868 over te dragen aan [Y] en [X] en de daarvoor benodigde
formaliteiten te vervullen op straffe van een dwangsom;
5.11.3. [W] c.s. te gebieden iedere inbreuk op de merkrechten van [X] en [Y], waaronder
CTM ~859, te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom;
5.11.4. [W] c.s. te gebieden de op 8 juni 2012 in beslag genomen inbreukmakende
goederen om niet aan [X] c.s. over te dragen;
5.11.5. met veroordeling van [W] c.s. in de volledige proceskosten op de voet van artikel
1019h Rv.
5.12.
[X] c.s. leggen aan de inbreukvordering het volgende ten grondslag. De op 8 juni
2012 in Medemblik in beslag genomen inbreukmakende partij theestaafjes behoort mogelijk
toe aan [W] of Royal Group en [W] c.s. was ook betrokken bij de invoer van een partij
inbreukmakende thee in augustus 2012, die bij de Turks/Bulgaarse grens is tegengehouden.
[W] c.s. maken daarmee inbreuk op de merkrechten van [X] c.s. De stellingen van [W] in de
gevoegde procedure duiden er ook op dat hij voornemens is de Royal T-Stick merken te
gebruiken. Aan de vordering tot overdracht van IR ~868 en de verklaring voor recht worden
de in 5.9 beschreven stellingen ten grondslag gelegd.
5.13.
[W] c.s. voeren gemotiveerd verweer. [W] c.s. bestrijden onder andere dat de
rechtbank Den Haag bevoegd is kennis te nemen van het gevorderde in 5.11.1 en 5.11.2.
Volgens [W] c.s. is op grond van artikel 22 lid 4 EVEX II de Zwitserse rechter exclusief
bevoegd van die vorderingen kennis te nemen, omdat het WIPO, waar de internationale
registratie heeft plaatsgevonden, in Zwitserland is gevestigd.
Ten aanzien van de inbreuk bestrijden [W] c.s. voorts dat [X] c.s. gerechtigd zijn om die
merkrechten jegens hen te handhaven, omdat zij krachtens afspraken uit het verleden mederechthebbende zijn op die merken. Verder bestrijden [W] c.s. dat zij betrokken zijn geweest
bij de invoer van de partij thee in augustus 2012. Inmiddels is de op 8 juni 2012 in beslag
genomen partij theestaafjes aan [X] c.s. afgegeven, zodat [X] c.s. ook geen belang meer
hebben bij de inbreuk- en afgiftevorderingen.
In reconventie
5.14.
[W] heeft een reconventionele vordering ingesteld jegens [X] en [Y]. De
reconventionele vorderingen van [W] in deze zaak zijn gelijkluidend aan zijn vorderingen in
de tussenkomst in de zaak 12-812, beschreven in 5.4, met dien verstande dat de vorderingen
beschreven in 5.4.2 in de onderhavige procedure alleen tegen [X] en [Y] zijn gericht, niet
mede tegen [Z]. Ook de grondslagen voor deze vorderingen zijn gelijk aan die beschreven in
5.5.
5.15.
[X] en [Y] voeren in reconventie het in 5.6 beschreven verweer.
in de zaak 12-1479
5.16.
[Z] vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
primair
I.
een verklaring voor recht dat:
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
11
(i) de overdracht van de merkrechten terzake de merknaam “Royal T-Stick” zoals
omschreven in de akte van 2 februari 2012 ongeldig is: en
(ii) [Z] aldus nog steeds merkhouder is van CTM ~859 en IR ~868;
subsidiair
II.
een verklaring voor recht dat op grond van de buitengerechtelijke vernietiging van
4 mei 2012 de akte van 2 februari 2012 met terugwerkende kracht zonder effect is gebleven
en derhalve door deze akte geen wijziging is opgetreden in de rechtstoestand ten aanzien
van de merkrechten terzake de merknaam ‘Royal T-Stick’, in het bijzonder CTM ~859 en
IR ~868;
en bij toewijzing van A danwel B:
III.
om [X] en [Y] te veroordelen tot medewerking aan de ongedaanmaking van de
overdracht van de merkrechten omschreven in de akte van 2 februari 2012 en de
inschrijving van die overdracht in verschillende registers, zodat die weer op naam van [Z]
als merkhouder komen te staan;
IV
op straffe van een dwangsom;
V.
met veroordeling van [X] en [Y] in de kosten van de procedure.
5.17.
[Z] legt aan deze vordering de in 5.3 weergegeven stellingen ten grondslag.
5.18.
[X] en [Y] bestrijden dat [Z] de overeenkomst van 2 februari 2012 niet zou hebben
getekend. Ook van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden is volgens [X] en [Y]
geen sprake. Subsidiair betogen zij dat zij in ieder geval mede-rechthebbenden zijn als de
overeenkomst van 2 februari 2012 niet zou gelden, zodat voor overdracht van merkrechten
aan [Z] alleen geen grond is.
6.
De beoordeling
De bevoegdheid van de rechtbank in alle drie de zaken
6.1.
De rechtbank zal eerst nagaan in hoeverre zij bevoegd is in de procedures 12-812
en 12-1319 de vorderingen van [X] c.s. te beoordelen die strekken tot een verklaring voor
recht dat (kort gezegd) de rechten verbonden aan IR ~868 toekomen aan [X] en [Y] en tot
een gebod aan [W] om mee te werken aan registratie van IR ~868 op hun naam. De
rechtbank overweegt in dit verband dat zij in de procedure 12-1319, waarin [W] gedaagde
is, in beginsel rechtsmacht heeft op grond van artikel 2 Rv, omdat eisers en [W] woonplaats
hebben in Nederland en de vestigingsplaats van Royal Group niet noopt tot toepassing van
de EEX-Verordening2. In de procedure 12-812 geldt dat de rechtbank bevoegdheid kan
ontlenen aan artikel 7 lid 2 Rv, omdat deze vorderingen daar in reconventie zijn ingesteld.
Als de uitzonderingsbepaling van artikel 22 lid 4 EVEX II3 van toepassing is, zou het
voorgaande ingevolge artikel 1 Rv evenwel uitzondering lijden. Artikel 22 lid 4 EVEX II
dient echter restrictief te worden uitgelegd. Het heeft betrekking op de geldigheid, het
bestaan of het verval van het recht zelf, niet op geschillen over de vraag wie de rechtmatige
2
Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
3
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, ondertekend te Lugano op 30 oktober 2007 (EVEX-Verdrag 2007).
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
12
houder van het recht is. Dat volgt voor artikel 16 lid 4 EEX-Verdrag4 (de voorloper van
artikel 22 lid 4 EEX-Verordening) uit het Duijnstee/Goderbauer arrest5. De zinsnede ‘ten
aanzien van de registratie of geldigheid van merken’ in artikel 22 lid 4 EVEX II dient in
dezelfde zin te worden uitgelegd als de vrijwel gelijkluidende tekst in de artikelen 16 lid 4
EEX-Verdrag en 22 lid 4 EEX-Verordening. Nu de vorderingen van [X] en [Y] die
betrekking hebben op IR ~868 gaan over de vraag wie de rechtmatige houder van dat recht
is, is artikel 22 lid 4 EVEX II dan ook niet van toepassing. Derhalve komt de rechtbank
rechtsmacht toe op grond van artikel 2 en artikel 7 lid 2 Rv voor deze vorderingen.
6.2.
Voor zover de vorderingen van [X] c.s. zien op inbreuk op
Gemeenschapsmerkrechten door [Z] c.s. en [W], is deze rechtbank bevoegd daarvan kennis
te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en sub a en 97 lid 1 van de
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het
Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening
inzake het Gemeenschapsmerk, omdat [Z] c.s. en [W] in Nederland zijn gevestigd. Ten
aanzien van Royal Group is die bevoegdheid gebaseerd op artikel 7 lid 1 Rv, omdat de
inbreukvordering van [X] c.s. jegens Royal Group gebaseerd is op hetzelfde feitencomplex
als de inbreukvordering jegens [W], zodat die vorderingen zodanige samenhang vertonen
dat dat een gezamenlijke behandeling rechtvaardigt.
6.3.
Ten aanzien van alle andere vorderingen is deze rechtbank (relatief) bevoegd, reeds
omdat die bevoegdheid niet is bestreden. In de zaak 12-1479 merkt de rechtbank daarbij op
dat die procedure vanwege verknochtheid op grond van artikel 220 Rv door de rechtbank
Alkmaar naar deze rechtbank is verwezen bij vonnis van 15 augustus 2012.
in de zaak 12-812
in de hoofdprocedure en in de tussenkomst in conventie
Vorderingen van RTE
6.4.
Zoals [Z] c.s. terecht aanvoeren, is RTE in ieder geval geen (mede-) rechthebbende
op CTM ~859. RTE heeft ook niet gesteld dat aan de voorwaarden van artikel 22 lid 3
GMVo is voldaan of dat zij rechthebbende is op een ander ROYAL T-STICK merk waartoe
de vorderingen zich uitstrekken. Voor het door RTE gevorderde inbreukverbod of afgifte
van de in beslag genomen goederen bestaat derhalve geen rechtsgrond. De vorderingen van
RTE jegens [Z] c.s. zijn reeds daarom niet toewijsbaar.
Afspraak tussen [W], [Z], [X] en [Y]?
6.5.
Tussen de verschillende partijen in de onderhavige procedures is in geschil wie van
hen op dit moment de rechtmatige merkhouder is van CTM ~859, IR ~868 en andere
merkinschrijvingen voor het woordmerk of woordbeeldmerk ROYAL T-STICK (hierna
samen: ‘de ROYAL T-STICK merken’). Daarnaast stellen [W] c.s. zich op het standpunt dat
4
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken (Trb. 1969, 101).
5
Hof van Justitie EG 15 november 1983, C-288/82, NJ 1984, 695.
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
13
[W], [Z], [X] en [Y] in de periode 2007/2008 een overeenkomst hebben gesloten op grond
waarvan zij gehouden zijn de ROYAL T-STICK merken te registreren op naam van Royal
Group, althans [X], [Y], [W] en [Z] gezamenlijk, althans IVH. [W] c.s. vorderen in de
tussenkomst nakoming door [X], [Y] en [Z] van die verplichting. Alvorens in te gaan op de
vraag wie op dit moment rechthebbende(n) is of zijn op de ROYAL T-STICK merken, zal
de rechtbank eerst beoordelen of op die rechthebbende(n) een verplichting rust om die
merken te registreren op naam van Royal Group, de vier aandeelhouders gezamenlijk of
IVH.
6.6.
Uit de in 4.6 geciteerde notulen van een aandeelhoudersvergadering blijkt dat [Z]
als aandeelhouder van RTE in 2008 aan de andere aandeelhouders heeft toegezegd dat hij de
registraties van de merknaam ‘Royal T-Stick’ die op zijn naam stonden, over zou dragen
aan Royal Group. Tussen partijen is niet in geschil dat CTM ~859 en IR ~868 op dat
moment op naam van [Z] ingeschreven stonden en dat zij daar allemaal van op de hoogte
waren. De rechtbank gaat er daarom van uit dat die toezegging in ieder geval betrekking
heeft op deze twee merkinschrijvingen. [X], [Y] en [Z] hebben niet bestreden dat deze
afspraak gekwalificeerd kan worden als een overeenkomst tussen de partijen onderling, niet
als een toezegging aan (de algemene vergadering van aandeelhouders van) RTE, zodat de
rechtbank daar ook van uit zal gaan. Deze overeenkomst schiep de verplichting voor [Z]
jegens de overige aandeelhouders om CTM ~859 en IR ~868 over te dragen aan Royal
Group.
6.7.
Uit de in 4.4 tot en met 4.6 beschreven e-mail correspondentie en notulen blijkt
echter niet dat er een meer omvattende afspraak tussen partijen bestond, inhoudende dat
ieder van hen alle bestaande en toekomstige ROYAL T-STICK merken waarvan zij
rechthebbende waren of in de toekomst zouden worden aan Royal Group, aan alle vier
gezamenlijk of aan IVH dienden over te dragen. Er zijn derhalve onvoldoende aanwijzingen
dat de overeenkomst daarnaast ook verplichtingen van [X] en [Y] jegens de overige
aandeelhouders inhield. Op [X] en [Y] rust derhalve geen verbintenis tot nakoming van
enige contractuele verplichting tot overdracht van één of meer van de ROYAL T-STICK
merken aan Royal Group, aan [Z], [W], [X] en [Y] gezamenlijk of aan IVH. De door [W] in
de tussenkomst gevorderde verklaring voor recht van die strekking en de vordering tot
nakoming door [X] en [Y] zijn dan ook niet toewijsbaar, omdat er geen grondslag voor is.
6.8.
[Z] heeft geconcludeerd tot toewijzing van hetgeen [W] – mede jegens hem – in de
tussenkomst heeft gevorderd en die vorderingen niet bestreden. Desalniettemin volgt uit de
– op dit punt onbestreden – stellingen van [Z] c.s. en [X] c.s. dat volledige nakoming door
[Z] van zijn verplichting tot overdracht van CTM ~859 en IR ~868 inmiddels blijvend
onmogelijk is geworden. Op 23 juni 2010 heeft [Z] CTM ~859 immers in
gemeenschappelijk eigendom overgedragen aan hemzelf, [X] en [Y]. Die overdracht is
geldig, nu [Z] op 23 juni nog altijd beschikkingsbevoegd was. De overeenkomst tussen de
aandeelhouders van RTE in 2008 volstond op grond van artikel 17 lid 3 GMVo immers niet
voor overdracht van CTM ~859 aan Royal Group. Ter zake CTM ~859 is [Z] dus in ieder
geval niet meer bevoegd het volledige recht over te dragen. Hij zou slechts zijn aandeel
kunnen overdragen. Of [Z] in staat is om IR ~868 en zijn aandeel in CTM ~859 aan Royal
Group over te dragen, hangt af van de vraag of die merkrechten door middel van de akte van
2 februari 2012 zijn overgedragen aan [X] en [Y]. Immers, als dat zo is, is [Z] in het geheel
niet meer beschikkingsbevoegd over CTM ~859 en IR ~868. Alvorens de rechtbank kan
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
14
beoordelen in hoeverre de vordering tot nakoming van [W] in de tussenkomst toewijsbaar is
jegens [Z], dient derhalve eerst onderzocht te worden of de akte van 2 februari 2012 geldig
is.
Akte 2 februari 2012
6.9.
[Z] c.s. ontkennen stellig dat [Z] de akte van 2 februari 2012 heeft ondertekend. Op
grond van artikel 159 lid 2 Rv is het aan [X] en [Y] om te bewijzen dat de handtekening op
dat document echt is. De rechtbank zal daartoe een deskundigenbericht bevelen, uit te
voeren door een handschriftdeskundige. De kosten van het deskundigenbericht zullen
voorshands door [X] en [Y], als partijen die zich beroepen op de rechtsgevolgen van de
akte, betaald moeten worden.
6.10.
De rechtbank is van oordeel dat kan worden volstaan met de benoeming van één
deskundige en stelt voor als deskundige te benoemen: mevrouw R. Ter Kuile-Haller,
handschriftdeskundige te Den Haag. Deze deskundige heeft aangegeven een voorschot van
€ 1.500,- (inclusief BTW) te vragen. De rechtbank is voornemens aan de deskundige in
ieder geval de volgende vragen voor te leggen:
1. Met welke mate van waarschijnlijkheid kan gezegd worden dat de handtekening
geplaatst op het schriftelijke stuk weergegeven onder 4.10 van het tussenvonnis van
15 januari 2014, gedateerd 2 februari 2012, ter linkerzijde onder de naam “[Z]”
afkomstig is van [Z]?
2. Welke andere feiten of omstandigheden, voortvloeiend uit het onderzoek, kunnen
van belang zijn voor een goed begrip van de zaak?
De rechtbank zal alle partijen de mogelijkheid bieden zich bij akte uit te laten over de
persoon van de te benoemen handschriftdeskundige, de hoogte van het voorschot en de
vragen die aan de deskundige dienen te worden gesteld.
6.11.
Mochten [X] en [Y] niet slagen in hun bewijsopdracht, dan oordeelt de rechtbank
reeds nu als volgt. In dat geval is van een geldige overdracht door [Z] van CTM ~859 geen
sprake zodat dat merk gemeenschappelijk eigendom van [Z], [X] en [Y] is gebleven.
Gebruik door [Z] van dat merk vormt in dat geval geen merkinbreuk. Iedere deelgenoot is
op grond van artikel 3:169 BW immers gerechtigd de merkrechten te gebruiken, nu niet is
gesteld of gebleken dat dat gebruik niet te verenigen zou zijn met het gebruik door [X] en
[Y]. Voor zover [X] en [Y] zich tevens beroepen op inbreuk door [Z] op het
Gemeenschapswoordbeeldmerk CTM ~091, kan dat beroep evenmin slagen omdat niet is
gesteld of gebleken dat [Z] na 25 september 2012, de datum dat dat Gemeenschapsmerk is
ingeschreven, nog tekens heeft gebruikt die inbreuk maken op dat woordbeeldmerk. Op
grond van artikel 6 GMVo kon [Z] voor die datum geen inbreuk maken op CTM ~091. De
vorderingen van [X] en [Y] jegens [Z] zijn in dat geval niet toewijsbaar.
6.12.
Mochten [X] en [Y] niet slagen in hun bewijsopdracht, dan is [Z] gehouden
IR ~868 en zijn aandeel in CTM ~859 over te dragen aan Royal Group. De vordering van
[W] tot medewerking aan de overdracht van deze rechten en tot registratie van die
overdracht, is in dat geval toewijsbaar. Ook de daarbij gevorderde dwangsom, waartegen
geen verweer is gevoerd, komt voor toewijzing in aanmerking. Voor zover de vorderingen
in de tussenkomst betrekking hebben op andere merkinschrijvingen dan CTM ~859 en IR
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
15
~868 komen die niet voor toewijzing in aanmerking, alleen al omdat [W] niet heeft gesteld
dat [Z] bevoegd is over die andere merkinschrijvingen te beschikken.
6.13.
Mochten [X] en [Y] wel slagen in hun bewijsopdracht, dan oordeelt de rechtbank
reeds nu als volgt. [Z] c.s. beroepen zich subsidiair op een buitengerechtelijke vernietiging
van de overeenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. [Z]
stelt daartoe dat hij de Nederlandse taal onvoldoende machtig is om documenten zoals de
akte van 2 februari 2012 te begrijpen. Volgens [Z] heeft hij altijd in goed vertrouwen met
[X] en [Y] samengewerkt. [X] en [Y] hebben hem niet uitgelegd wat de strekking van de
akte van 2 februari 2012 was, terwijl zij gezien de benadeling van [Z] die uit de akte volgde
daartoe wel verplicht waren. De rechtbank overweegt daarover als volgt.
6.14.
Voor zover het al zo zou zijn dat [Z] de Nederlandse taal onvoldoende machtig is,
waardoor hij onvoldoende zou hebben begrepen wat de overeenkomst inhield, vormt dat
geen grond voor vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling. Uit de door
partijen in het geding gebrachte correspondentie blijkt dat [Z], [X] en [Y] schriftelijk met
elkaar communiceerden in de Nederlandse taal. Het was derhalve niet zo dat [Z] de
Nederlandse taal helemaal niet machtig was en [X] en [Y] dus behoorden te weten dat hij de
overeenkomst zeker niet kon begrijpen. Als [Z] de onderhavige overeenkomst niet goed
begreep, had het onder die omstandigheden op zijn weg gelegen om na te gaan wat de
strekking van de overeenkomst was en om zonodig eerst een vertaling te vragen, alvorens
die te ondertekenen. Als [Z] het Nederlands onvoldoende machtig is om een akte als de
onderhavige te kunnen begrijpen, is het derhalve aan zijn eigen onvoorzichtigheid te wijten
dat hij desondanks toch heeft getekend. Voor zover er al sprake zou zijn van dwaling, dient
deze derhalve voor rekening van [Z] te blijven.
6.15.
Ook het beroep van [Z] op bedrog kan niet slagen, omdat [Z] onvoldoende heeft
gemotiveerd dat [X] en [Y] opzettelijk informatie zouden hebben verzwegen of verstrekt of
andere kunstgrepen zouden hebben toegepast.
6.16.
Het beroep van [Z] op misbruik van omstandigheden kan evenmin slagen. [Z] heeft
niet gesteld dat hij op of rond 2 februari 2012 in een noodtoestand verkeerde, afhankelijk
was van [X] en [Y], in een abnormale geestestoestand verkeerde of dat er anderszins sprake
was van bijzondere omstandigheden waarvan [X] en [Y] misbruik hebben gemaakt.
6.17.
De slotsom van het voorgaande is dat, in het geval [X] en [Y] slagen in hun
bewijsopdracht, de merkrechten verbonden aan CTM ~859 en IR ~868 door middel van de
akte van 2 februari 2012 rechtsgeldig zijn overgedragen aan [X] en [Y] en dat die
overdracht niet vernietigbaar is.
6.18.
In dat geval zou [Z] vanaf 3 februari 2012 (de datum waarop de akte van 2 februari
2012 volgens [X] en [Y] is getekend) niet langer medegerechtigd zijn tot CTM ~859. [Z]
heeft niet bestreden dat de op 8 juni 2012 in beslag genomen theestaafjes voorzien waren
van het teken ROYAL T-STICK. Indien [X] en [Y] slagen in hun bewijsopdracht, is er
derhalve sprake van gebruik door [Z] van tekens die identiek zijn aan CTM ~859 voor
identieke waren in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo, doordat [Z] de theestaafjes in de
Gemeenschap had ingevoerd en ter verhandeling in voorraad had. Dat het de bedoeling was
dat de in beslag genomen partij theestaafjes zou worden uitgevoerd naar een bestemming
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
16
buiten de Gemeenschap doet daar niet aan af, nu de theestaafjes in de Gemeenschap in het
verkeer zijn gebracht. Indien [X] en [Y] slagen in hun bewijsopdracht heeft [Z] derhalve
inbreuk gemaakt op de merkrechten van [X] en [Y] op CTM ~859 op grond van artikel 9 lid
1 sub a en lid 2 GMVo door het invoeren en in voorraad hebben van de in beslag genomen
partij theestaafjes. In dat geval is het door [X] en [Y] gevorderde verbod toewijsbaar jegens
[Z], in zoverre dat het zal worden beperkt tot inbreuk op CTM ~859. Zoals hiervoor
overwogen zal het verbod zich niet uitstrekken tot CTM ~091.
6.19.
Ter comparitie hebben [X] en [Y] bevestigd dat partijen al een regeling hebben
getroffen over de in beslag genomen partij theestaafjes, waarbij die partij al door [Z] aan [X]
c.s. is afgegeven. [X] en [Y] hebben derhalve geen belang meer bij het gevorderde gebod tot
afgifte van de in beslag genomen partij theestaafjes, zodat dat gebod in ieder geval niet
toewijsbaar zal zijn.
6.20.
Indien [X] en [Z] slagen in hun bewijsopdracht, heeft dat voor de vordering van
[W] tot nakoming door [Z] het volgende tot gevolg. In dat geval is nakoming van de
overeenkomst voor [Z] in zijn geheel blijvend onmogelijk geworden, zodat de vorderingen
van [W] daartoe ook jegens [Z] zullen worden afgewezen.
6.21.
Ongeacht de uitkomst van de bewijsopdracht geldt met betrekking tot de gestelde
inbreuk door [Z] Bestrating en [Z] Holding het volgende. [X] en [Y] hebben onvoldoende
gemotiveerd gesteld dat deze rechtspersonen gebruik hebben gemaakt van tekens die
inbreuk maken op CTM ~859. Het enkele feit dat deze rechtspersonen op het adres van [Z]
zijn gevestigd en dat [Z] de enig aandeelhouder en bestuurder van deze rechtspersonen is,
wil nog niet zeggen dat zij ook, naast [Z], theestaafjes hebben verhandeld voorzien van
tekens die identiek zijn aan CTM ~859. Daarbij is van belang dat [X] en [Y] op 8 juni 2012
beslag hebben gelegd op theestaafjes onder [Z] krachtens een verlof waarbij alleen [Z] als
gerekwestreerde was vermeld en dat [Z] vervolgens niet heeft bestreden dat hij de
theestaafjes op voorraad had. De vorderingen van [X] en [Y] jegens [Z] Bestrating en [Z]
Holding in de hoofdzaak in de procedure 12-812 zijn derhalve niet toewijsbaar, ongeacht de
vraag of [X] en [Y] in hun bewijsopdracht slagen.
In de tussenkomst in reconventie
6.22. [X] c.s. vorderen in reconventie jegens [W] een verklaring voor recht dat
uitsluitend [X] en [Y] rechthebbenden zijn op de rechten voortvloeiend uit IR ~868 en dat
die rechten aan [X] en [Y] overgedragen dienen te worden. RTE beroept zich er niet op dat
zij (mede-)rechthebbende is op IR ~868 en heeft niet gesteld wat haar belang bij de
gevorderde verklaring voor recht is. Voorts valt zonder nadere motivering, die ontbreekt,
niet in te zien waarom de handelwijze van [W] onrechtmatig is jegens een derde die niet
stelt zelf rechthebbende te zijn op dat merk. De rechtbank zal de vorderingen van RTE in de
tussenkomst in reconventie dan ook afwijzen.
6.23.
De vraag of de gevorderde verklaring voor recht jegens [X] en [Y] gegeven kan
worden is afhankelijk van de vraag of [X] en [Y] een beroep kunnen doen op de akte van
2 februari 2012. Als die akte niet rechtsgeldig tot stand is gekomen zijn zij geen
rechthebbende op IR ~868 geworden en is de gevraagde verklaring voor recht niet
toewijsbaar. Ook voor deze vordering rust op [X] en [Y] de bewijslast ter zake de stelling
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
17
dat de op de akte van 2 februari 2012 geplaatste handtekening van [Z] is. Als [X] en [Y]
slagen in hun bewijsopdracht, zijn zij de rechthebbenden geworden en kan de verklaring
voor recht worden toegewezen. Als zij niet slagen in die bewijsopdracht is dat niet het
geval.
6.24.
[X] en [Y] vorderen daarnaast een gebod aan [W] tot overdracht van IR ~868 aan
hen. Zij stellen zich daarbij op het standpunt dat [W] onrechtmatig heeft gehandeld door in
de registers van het WIPO te laten registreren dat de merkrechten verbonden aan IR ~868
aan hem waren overgedragen, terwijl hij wist dat dat niet juist was. De rechtbank overweegt
hierover als volgt.
6.25.
[W] heeft IR ~868 op zijn naam laten registreren door overlegging aan het WIPO
van een verklaring van overdracht van 31 mei 2012, die mede door [Z] is ondertekend.
Blijkens die verklaring zou [Z] op 1 december 2007 de rechten verbonden aan IR ~868 aan
hem hebben overgedragen. In dat verband stelt [W] zich op het standpunt dat hij en [Z] op 1
december 2007 een overeenkomst hebben gesloten tot overdracht van de rechten uit
IR ~868, maar daar niet eerder uitvoering aan hebben gegeven omdat zij er vervolgens de
voorkeur aan gaven dat [Z] die rechten zou overgedragen aan de inmiddels opgerichte
rechtspersoon Royal Group. Zoals hiervoor vastgesteld zijn [W], [Z], [X] en [Y] dat in 2007
en 2008 ook overeengekomen. In de onderhavige procedure vordert [W] nakoming van die
latere afspraak. Als de akte van 1 december 2007 waaruit die overeenkomst blijkt al echt is
([X] en [Y] betwisten dat), vormt het maken van de latere afspraak een gedraging waarmee
[Z] en [W] aan elkaar te kennen hebben gegeven dat de overeenkomst van 1 december 2007
geen gelding meer had. Toen [W] het WIPO in 2012 verzocht om IR ~868 op zijn naam te
registreren op grond van de gestelde overeenkomst van 1 december 2007, behoorde hij
derhalve te weten dat hij zich beriep op een overeenkomst waaraan hij op dat moment geen
rechten meer kon ontlenen.
6.26.
Indien [X] en [Y] zouden slagen in hun bewijsopdracht, zou vast komen te staan
dat zij rechthebbenden zijn geworden op IR ~868. Onder de in 6.25 geschetste
omstandigheden, zou de registratie van IR ~868 door [W] op zijn naam in dat geval zijn aan
te merken als een handelen in strijd met hetgeen jegens [X] en [Y] in het maatschappelijk
verkeer betaamt6. Op grond van artikel 6:103 BW kan de rechtbank desgevorderd
schadevergoeding anders dan in geld toewijzen. Een gebod tot medewerking door [W] aan
overdracht van IR ~868 aan [X] en [Y] met indeplaatsstelling van het eindvonnis van de
daartoe benodigde akte indien [W] zijn medewerking niet verleent, zou een passende vorm
van schadevergoeding anders dan in geld vormen, zodat die vordering bij het slagen van de
bewijsopdracht toewijsbaar zou zijn.
6.27.
Indien [X] en [Y] niet zouden slagen in hun bewijsopdracht, valt niet in te zien dat
de handelwijze van [W] onrechtmatig jegens hen is, zodat die vordering in dat geval niet
voor toewijzing in aanmerking komt.
en voorts in de hoofdprocedure en in de tussenkomst in conventie en reconventie
6.28.
6
De rechtbank houdt iedere verdere beslissing in deze zaak aan.
In dezelfde zin ook Rechtbank ’s-Gravenhage 22 augustus 2012, IEPT20120822.
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
18
in de zaak 12-1319
in conventie
6.29.
Voor de door [X] c.s. in deze procedure gevorderde verklaring voor recht en het
gebod tot medewerking door [W] aan overdracht van IR ~868 op hun naam, geldt hetzelfde
als hetgeen hiervoor in 6.22 tot en met 6.27 is overwogen ten aanzien van de vorderingen
van [X] c.s. jegens [W] in de zaak 12-812. Voor de beoordeling van de vorderingen van [X]
en [Y] is derhalve ook in deze procedure nodig dat zij bewijs aandragen van de echtheid van
de handtekening op de akte van 2 februari 2012. Ook in deze procedure zal de rechtbank
daartoe een deskundigenbericht bevelen, uit te voeren door een handschriftdeskundige.
Daarbij dienen [X] en [Y] op voorhand de kosten te dragen, nu zij zich beroepen op de
rechtsgevolgen van die akte. Hetgeen is overwogen in 6.10 is van overeenkomstige
toepassing in deze zaak.
6.30.
Mochten [X] en [Y] slagen in hun bewijsopdracht, dan is de gevorderde verklaring
voor recht toewijsbaar. In dat geval is tevens het in 5.11.2 beschreven gebod tot
medewerking aan inschrijving van IR ~868 toewijsbaar. Indien [X] en [Y] niet slagen in hun
bewijsopdracht zullen de in 5.11.1 en 5.11.2 beschreven vorderingen worden afgewezen.
6.31.
[X] c.s. hebben in deze procedure tevens een inbreukverbod op hun merkrechten,
waaronder CTM ~859, jegens [W] c.s. gevorderd. Zij hebben echter onvoldoende concreet
gemotiveerd dat [W] en/of Royal Group inbreuk hebben gemaakt op CTM ~859 en/of CTM
~091 of inbreuk hebben gemaakt op enig ander merk waarop zij rechthebbende zijn. De
enkele stelling dat de bij [Z] in beslag genomen partij theestaafjes mogelijk aan [W] of
Royal Group zou toebehoren is daartoe onvoldoende. Ook het feit dat [W] IR ~868 op zijn
naam heeft laten inschrijven in het register en de proceshouding van [W] c.s. in de
onderhavige gevoegde procedures betekenen niet dat [W] en/of Royal Group inbreuk
hebben gemaakt op de gestelde merkrechten of dat er een concrete dreiging is dat zij dat
zullen gaan doen. Ongeacht de uitkomst van de bewijsopdracht is er daarom geen grond
voor toewijzing van het jegens [W] c.s. gevorderde inbreukverbod en de vordering tot
afgifte van de inbreukmakende theestaafjes.
in reconventie
6.32.
Voor de vorderingen van [W] jegens [X] en [Y] in deze zaak geldt hetzelfde als
hetgeen ten aanzien van de vorderingen van [W] in de tussenkomst in de zaak 12-812 is
overwogen in 6.6 en 6.7. De vorderingen van [W] in reconventie zijn derhalve niet
toewijsbaar.
en voorts in conventie en reconventie
6.33.
De rechtbank houdt iedere verdere beslissing in deze zaak aan.
C/09/422591 / HA ZA 12-812 en C/09/430707 / HA ZA 12-1319 en C/09/433630 /
HA ZA 12-1479
15 januari 2014
19
in de zaak 12-1479
6.34.
De vraag of het in deze procedure (primair) door [Z] gevorderde toewijsbaar is, is
afhankelijk van de vraag of de akte van 2 februari 2012 echt is. Ook in deze zaak zal de
rechtbank derhalve een deskundigenbericht door een handschriftdeskundige bevelen. Gelet
op het bepaalde in artikel 159 lid 2 Rv dragen [X] en [Y] ook in deze procedure de
bewijslast ter zake de ondertekening door [Z] van die akte en dienen zij derhalve op
voorhand de kosten van de deskundige te voldoen. Hetgeen is overwogen in 6.10 is van
overeenkomstige toepassing in deze zaak.
6.35.
Mochten [X] en [Y] niet slagen in hun bewijsopdracht, dan is de door [Z]
gevorderde verklaring voor recht in zoverre toewijsbaar, dat in onderdeel I (ii) daarvan
slechts verklaard kan worden dat [Z] nog steeds mede merkhouder is van CTM ~859. Ook
de gevorderde medewerking door [X] en [Y] aan de ongedaanmaking van de overdracht is
in dat geval toewijsbaar, eveneens met dien verstande dat CTM ~859 in dat geval weer
mede op naam van [Z] als merkhouder ingeschreven dient te worden.
6.36.
Mochten [X] en [Y] slagen in hun bewijsopdracht, dan zijn de vorderingen van [Z]
niet toewijsbaar.
6.37.
De rechtbank houdt iedere verdere beslissing in deze zaak aan.
7.
De beslissing
De rechtbank
in alle drie de gevoegde zaken
7.1.
verwijst de zaak naar de rol van 12 februari 2014 voor het nemen van een akte als
bedoeld in 6.10 door ieder van partijen;
7.2.
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op
15 januari 2014.

Download Report