Sehr geehrte Damen und Herren,

B& B-BULLETIN | Recht des geistigen Eigentums
April 2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit unserer Aprilausgabe möchten wir Sie auf aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Patent-, Markenund Kartellrecht aufmerksam machen. Wir wünschen eine interessante Lektüre!
Ihre B&B-Bulletin Redaktion
Die Themen dieser Ausgabe im Überblick:
Schlussanträge des Generalanwalts zu Huawei . /. ZTE: die gerichtliche
Durchsetzung standardrelevanter Patente wird vermutlich schwieriger .............................................................. S. 1
Kartellrechtliche Grenzen markenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen ........................................................ S. 4
Die neuen Richtlinien des US-Patentamts zur Prüfung natürlicher Phänomene und abstrakter Ideen ................ S. 5
Zur Patentierbarkeit von Pflanzen – Die aktuellen Entscheidungen "Brokkoli II"
und "Tomate II" der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts .............................................. S. 7
Eine „delikate“ Angelegenheit. Können beschreibende Angaben zur markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr führen? ............................................................................................................................. S. 9
Vorsicht vor irreführenden Zahlungsaufforderungen bei Schutzrechten! ........................................................... S. 10
Patentrecht
Schlussanträge des Generalanwalts zu Huawei . /. ZTE: die gerichtliche Durchsetzung standardrelevanter Patente wird vermutlich
schwieriger
Essentielle Patente zu einer Norm können einen ganzen Markt blockieren. Es ist in der Rechtsprechung
anerkannt, dass die Verweigerung einer Lizenz an einem essentiellen Patent ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sein kann. Aber wann handelt ein Patentinhaber missbräuchlich? Hierüber
gehen die Meinungen weit auseinander. Klarheit soll eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
bringen. Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof hat bereits seine Schlussanträge abgegeben.
Während die Durchsetzung des durch ein Patent
verliehenen Monopols grundsätzlich nicht kartell- oder
wettbewerbswidrig ist, kann die Durchsetzung eines
Patents nach der neueren Rechtsprechung der deutschen und europäischen Gerichte einen Missbrauch
einer marktbeherrschende Stellung darstellen, wenn
der Patentinhaber Lizenzen nach wettbewerbsbeschränkenden Kriterien vergibt. Kritische Konstellationen in diesem Sinne ergeben sich häufig dann, wenn
das Patent für eine Norm essentiell ist, d.h. die Norm
kann nicht befolgt werden, ohne den Gegenstand des
Patents zu benutzen. Hierbei kann es sich sowohl um
eine von einem nationalen oder internationalen
Norminstitut verabschiedete Norm als auch um eine
sogenannte De-facto-Norm handeln, bei der die
Produkte bestimmte Eigenschaften aufweisen müssen,
um vom Markt akzeptiert zu werden, ohne dass dies
von einer Organisation oder auch nur schriftlich festgelegt wurde. Eine besondere Aktualität hat dieses
Thema in den aktuellen Patentstreitigkeiten in der
Telekommunikationsbranche gewonnen, bei denen
häufig das geltend gemachte Patent benutzt werden
muss, um eine Telekommunikationsnorm zu befolgen,
die ihrerseits wiederum erforderlich ist, um z.B. ein
Mobilfunknetz zu betreiben oder daran zu partizipieren.
Die Durchsetzung eines entsprechenden Patents
bedeutet dabei in vielen Fällen den Ausschluss der
angegriffenen Partei vom Markt.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(BGH) kann der aus einem für eine Norm essentiellen
Patent in Anspruch genommene Beklagte gegenüber
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dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers
einwenden, dieser missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem
Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen (BGH KZR 39/106 - Orange-Book vom 6.
Mai 2009). Allerdings hat der BGH diesen Einwand an
weitgehende Bedingungen geknüpft. Ein missbräuchliches Verhalten des Patentinhabers, das für einen
erfolgreichen Einwand gegen das Unterlassungsbegehren erforderlich wäre, liegt nach der Rechtsprechung des BGH nur dann vor, wenn der Beklagte ein
unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat, an das er sich gebunden hält und
das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne
gegen das Diskriminierungs- oder Behinderungsverbot
zu verstoßen. Ferner fordert der BGH, dass der
Beklagte, sofern er den Gegenstand des Patents
bereits benutzt, die Verpflichtungen einhält, die der
abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des
lizenzierten Gegenstandes knüpft. Dies bedeutet
insbesondere, dass der Beklagte die Lizenzgebühren
gemäß seinem Angebot zahlt oder hinterlegt. Die
Orange-Book-Entscheidung des BGH ist vielfach auch
dahingehend interpretiert worden, dass der Beklagte
die Benutzung des patentgeschützten Gegenstandes
nicht in Abrede stellen darf. In verschiedenen
Entscheidungen der Instanzgerichte wurde darüber
hinaus gefordert, dass der Beklagte das Patent nicht
angreifen darf bzw. eine Nichtigkeitsklage zurücknehmen muss.
In der Praxis ist dieser Einwand in vielen Fällen
unbehelflich geblieben, weil – bei grundsätzlicher
Lizenzbereitschaft des Beklagten – die Parteien sich
nicht über die Höhe der Lizenzgebühr einigen konnten.
Insbesondere konnte der Patentinhaber diesen
Einwand vielfach dadurch abwehren, dass er ein Vielfaches der von dem Beklagten angebotenen Lizenzgebühr forderte. Bei der Prüfung, ob diese Forderung
missbräuchlich sein könnte, trat neben dem Umstand,
dass die Forderung auch einer wesentlich höheren
Lizenzgebühr nicht notwendigerweise missbräuchlich
sein muss, noch die praktische Schwierigkeit hinzu,
dass ein objektiver Vergleichsmaßstab in der Regel
nicht gegeben war, da Lizenzverträge in der Telekommunikationsindustrie in der Regel weltweit gelten,
während aufgrund des Territorialprinzips in dem streitigen Fall nur die angemessene Lizenzgebühr für eine
Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland zu
bestimmen war. Ebenso erschwerend kam hinzu, dass
vielfach Kreuzlizenzen eine Rolle spielen und der
tatsächliche Wert einer Lizenz sich nicht notwendigerweise in der Lizenzgebühr widerspiegelt.
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Die europäischen Kartellbehörden haben demgegenüber einen anderen Ansatz verfolgt. Sie stützen sich
darauf, dass bei einer von einem Norminstitut
verabschiedeten Norm Parteien, die über ein essentielles Schutzrecht verfügen, in der Regel eine sogenannte FRAND-Erklärung abgeben müssen, in der sie sich
verpflichten, jedermann eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen
zu vergeben (die Bezeichnung FRAND leitet sich aus
Fair, Reasonable And Non-Discriminatory ab). In dem
Verfahren AT.39939 gegen Samsung Electronics hatte
die Europäische Kommission in einer Pressemitteilung
die Auffassung vertreten, dass ein Patentinhaber, der
eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, rechtsmissbräuchlich handelt, wenn er einen Unterlassungsanspruch gegen eine verhandlungsbereite Partei durchsetzt.
Die Ansätze des BGH und die Ansätze der Europäischen Kommission sind konträr zueinander und haben
jeweils Anlass zur Kritik gegeben. Nach dem Ansatz
des BGH ist der Einwand des Beklagten gegen das
Unterlassungsbegehen des Patentinhabers nur dann
erfolgreich, wenn die Lizenzforderung des Patentinhabers nachweislich missbräuchlich überhöht ist,
sodass Patentinhaber es leicht haben, unter Androhung der Durchsetzung des Unterlassungsanspruches
und damit des Ausschlusses vom Markt sehr hohe
Lizenzgebühren durchzusetzen (sogenannter patent
hold-up). Umgekehrt kann, wenn die reine Verhandlungsbereitschaft ausreichen soll, der Beklagte die
Durchsetzung des Patentes dadurch hinausziehen
oder möglicherweise sogar vereiteln, dass er sich zwar
grundsätzlich verhandlungsbereit gibt, aber die
Verhandlungen bewusst in die Länge zieht (sogenannter reverse hold-up). In dieser Situation hatte das
Landgericht Düsseldorf in der Entscheidung 4b O
14/12 vom 21. März 2013 dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Frage vorgelegt, ob der
Inhaber eines für eine Norm essentiellen Patentes, der
gegenüber der Normierungsorganisation eine FRANDErklärung abgegeben hat, seine marktbeherrschende
Stellung mit der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruches bereits dann missbraucht, wenn der
Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen
über eine Lizenz erklärt hat, oder nur dann, wenn der
Patentverletzer dem Patentinhaber ein
annahmefähiges unbedingtes Angebot für einen Lizenzvertrag
unterbreitet hat, dessen Ablehnung eine unbillige
Behinderung bzw. Diskriminierung wäre, und der
Patentverletzer im Vorgriff auf die ihm zu erteilende
Lizenz die ihn treffenden Vertragspflichten erfüllt. In
den weiteren Fragen an den Gerichtshof ging es um
die genaueren Voraussetzungen für einen Missbrauchstatbestand.
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In dem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof
(Rechtssache C-170/13 Huawei Technologies Co., Ltd.
gegen ZTE Corp. und ZTE Deutschland GmbH) hat
der Generalanwalt Wathelet am 20. November 2014
seine Schlussanträge abgegeben. In diesen Anträgen
steuert er einen Mittelkurs zwischen dem Ansatz des
BGH nach der Entscheidung Orange Book und der
Auffassung der Europäischen Kommission, indem er
fordert, einerseits die starke Verhandlungsposition des
Patentinhabers, wie sie bei Befolgung der Grundsätze
der Entscheidung Orange Book gegeben ist, und
andererseits die Möglichkeit, durch vage und unverbindliche Erklärungen der Verhandlungsbereitschaft
dem Unterlassungsanspruch des Patentinhabers zu
entgehen, einzuschränken. Der Generalanwalt weist
einleitend darauf hin, dass der Inhaber eines für eine
Norm essentiellen Patents nicht zwangsläufig über
eine marktbeherrschende Stellung verfügt. Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung sind einerseits ein Abhängigkeitsverhältnis
zwischen dem Inhaber des Patents und anderen
Unternehmen und andererseits ein Missbrauch dieser
Stellung durch den Patentinhaber mit Hilfe von Mitteln,
die von den Mitteln eines normalen Wettbewerbs
abweichen. Das besagte Abhängigkeitsverhältnis
vorausgesetzt, liegt ein solcher Missbrauch vor, wenn
der Patentinhaber sich nicht an eine von ihm abgegebene FRAND-Erklärung hält. Ausgehend hiervon
schlägt der Generalanwalt dem EuGH vor, dahingehend zu entscheiden, dass ein Patentinhaber, der
aufgrund eines für eine Norm essentiellen Patents
über eine marktbeherrschende Stellung verfügt und
der den Unterlassungsanspruch aus diesem Patent
durchsetzen will, dem angeblichen Patentverletzer
zunächst ein schriftliches Angebot für einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat, das
alle üblicherweise in einem Lizenzvertrag der betreffenden Branche aufgeführten Bedingungen enthält,
insbesondere die genaue Höhe der Lizenzgebühr und
die Art ihrer Berechnung. Der angebliche Patentverletzer ist, sofern er dieses Angebot nicht annimmt, im
Gegenzug verpflichtet, dem Patentinhaber kurzfristig
ein angemessenes schriftliches Gegenangebot bezüglich der Klauseln zu unterbreiten, mit denen er nicht
einverstanden ist. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten,
insbesondere hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen an Angebot und Gegenangebot, legte sich der
Generalanwalt nicht fest. Der angebliche Patentverletzer kann seiner Ansicht nach jedoch in jedem Fall den
Missbrauchseinwand erfolgreich erheben, wenn er die
Festsetzung von FRAND-Bedingungen durch ein
Gericht oder Schiedsgericht verlangt. Der Generalanwalt empfahl weiterhin dem Gerichtshof, dahingehend
zu entscheiden, dass es einem Missbrauchseinwand
nicht entgegensteht, wenn der angebliche Patentverletzer bei den Verhandlungen sich das Recht vorbe-
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hält, vor einem Gericht oder Schiedsgericht die
Rechtsbeständigkeit des Patents anzugreifen und/oder
geltend zu machen, dass er die Lehre des Patents
nicht nutzt oder das Patent für die betreffende Norm
nicht essentiell ist.
Im Grundsatz folgt der Generalanwalt damit dem
Ansatz der Europäischen Kommission. Ein Missbrauch
einer beherrschenden Stellung läge nach seinen
Schlussanträgen dann vor, wenn der Patentinhaber die
Verpflichtung seiner FRAND-Erklärung nicht einhält,
obwohl die angegriffene Partei objektiv bereit, willens
und fähig ist, einen Vertrag über eine solche Lizenz zu
schließen. Es kommt also nicht darauf an, ob die
Forderung des Patentinhabers missbräuchlich überhöht ist, sondern auf die objektive Lizenzbereitschaft
der angegriffenen Partei. Dabei werden die Rollen
gewissermaßen umgekehrt. Der Patentinhaber ist
zunächst in der Pflicht, ein angemessenes Lizenzangebot zu unterbreiten, und er muss letztendlich nachweisen, dass die Gegenpartei objektiv nicht zu einem
Lizenzvertrag bereit ist.
Das Urteil des Gerichtshofs wird in den nächsten
Monaten erwartet. Es steht viel dafür, dass er den
Anträgen des Generalanwalts folgen und einen Mittelkurs zwischen den Ansätzen der Europäischen Kommission und des BGH steuern wird. Für die Praxis
werden sich möglicherweise aber nur graduelle
Verschiebungen ergeben. Vor Gericht wird regelmäßig
die Situation auftreten, dass sich die Parteien über die
Lizenzbedingungen nicht einig sind, und die Gerichte
müssen dann nach wie vor entscheiden, ob die Weigerung des Patentinhabers, auf die von dem Beklagten
angebotenen Bedingungen einzugehen, rechtsmissbräuchlich ist. Die bekannten Probleme bei der
Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebühr bzw.
der Einhaltung der FRAND-Bedingungen bestehen
dabei nach wie vor und es liegt letztendlich im Ermessen der Gerichte, ob sie ein Beharren der angegriffenen Partei auf Lizenzbedingungen, die deutlich unter
den Forderungen des Patentinhabers liegen, als
Zeichen einer mangelnden Verhandlungsbereitschaft
ansehen oder nicht. Bisherige Tendenzen in den
Anforderungen an den Patentinhaber und den Beklagten werden sich dabei wahrscheinlich fortsetzen. Da
die Unterbreitung eines abweichenden Gegenangebotes (außer wenn es offensichtlich nicht ernst gemeint
ist), für sich genommen voraussichtlicher Weise nicht
als Zeichen mangelnder Verhandlungsbereitschaft zu
werten ist, wird in der Entscheidungspraxis wahrscheinlich ein Zeitmoment hinzutreten, dergestalt, dass
erst nach Ablauf einer gewissen Verhandlungsdauer
nicht mehr von einer objektiven Verhandlungsbereitschaft der angegriffenen Partei auszugehen ist. Interessant ist dabei die Frage, ob die fragliche Zeitspanne
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kürzer als die übliche Verfahrensdauer eines Patentverletzungsprozesses sein wird und ob von einer
grundsätzlichen Lizenzbereitschaft der angegriffenen
Partei auch dann noch ausgegangen werden kann,
wenn diese den Abschluss eines Lizenzvertrages unter
den Vorbehalt stellt, dass der Rechtsbestand des
Patents in einem Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren zumindest erstinstanzlich bestätigt sein muss. In
einer anderen Hinsicht haben die Schlussanträge des
Generalanwalts die Rechtsprechung der Instanzgerichte bereits beeinflusst. In einer kürzlichen Entscheidung
hat das Landgericht Düsseldorf entschieden (Urteil in
Sachen 4b O 140/13 - France Brevets ./. HTC), dass
ein für eine Norm essentielles Patent nicht notwendigerweise eine marktbeherrschende Stellung bedingt,
sondern vielmehr aufgrund der Umstände des Einzel-
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falls zu prüfen ist, ob eine solche vorliegt. Es ist zu
erwarten, dass andere Gerichte dem folgen werden.
Für Parteien, die aus einem für eine Norm essentiellen
Patent angegriffen werden, bedeutet dies, dass zwar
möglicherweise in der Folge der zu erwartenden
EuGH-Entscheidung die Anforderungen an den Missbrauchstatbestand gegenüber den Vorgaben der
Orange Book – Entscheidung herabgesetzt werden,
aber der Nachweis einer markbeherrschenden
Stellung, die überhaupt erst den Einwand eröffnet, die
angegriffene Partei habe einen Anspruch auf eine
Lizenz, schwieriger wird.
Dr. Stefan Schohe, Patentanwalt, Partner
Büro München
E-Mail: [email protected]
Markenrecht / Kartellrecht
Kartellrechtliche Grenzen markenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen
Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen sind aus der Praxis des Markenrechts nicht wegzudenken. Sie können die friedliche Koexistenz von Unternehmen sichern, die mit identischen oder ähnlichen
Marken für identische oder ähnliche Produkte nebeneinander auf dem Markt tätig sind. Markenrechtliche
Abgrenzungsvereinbarungen können allerdings kartellrechtliche Probleme aufwerfen, da sie wettbewerbsbeschränkende Verpflichtungen für eine oder beide Parteien enthalten können. Das OLG Düsseldorf hat im Anschluss an die Jette Joop-Entscheidung des BGH vom 7. Dezember 2010 in einer neueren
Entscheidung vom 15. Oktober 2014 (Az. VI (Kart) 42/13), die jetzt veröffentlicht wurde, sehr klare kartellrechtliche Beurteilungskriterien für Abgrenzungsvereinbarungen aufgestellt.
In seiner Entscheidung vom 15. Oktober 2014 hat das
OLG Düsseldorf (Az. VI (Kart) 42/13) die kartellrechtlichen Grenzen markenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen klar konturiert: Sie sind grundsätzlich kartellrechtlich zulässig, wenn sie die bestehenden
Schutzrechte lediglich konkretisieren, d.h. auf den
Schutzinhalt der Markenrechte beziehen. Aus dem
Schutzinhalt der älteren Marke muss sich ein "ernsthafter, objektiv begründeter Anlass zu der Annahme"
ergeben, es bestünden Verbotsansprüche für den
Inhaber der älteren Marke, also ein "echter" Markenkonflikt. Die Abgrenzungsvereinbarung muss sich also
auf den konkreten Markenkonflikt beziehen.
Die rote Linie liegt kartellrechtlich dort, wo territorial,
zeitlich oder sachlich wettbewerbsbeschränkende
Verpflichtungen für eine oder beide Parteien in die
Abgrenzungsvereinbarung hineingeschrieben werden,
die über die Grenzen des "echten" Markenkonfliktes
hinausgehen.

Räumlich über den Inhalt hinaus: Ein "no go"
für eine Abgrenzungsvereinbarung ist danach
ein pauschales Wettbewerbsverbot (unabhängig von der Benutzung bestimmter Marken) in bestimmten Territorien. Auch nicht
kartellrechtsfest sind Benutzungsverbote für
bestimmte Marken in Ländern, in denen es
gar keine älteren Markenrechte der anderen
Partei gibt. Möglich bleiben danach Benutzungsverbote im Hinblick auf bestimmte Territorien für bestimmte Marken, in denen sich
markenrechtliche Verbotsansprüche ernsthaft
begründen lassen. Man kann danach gewisse
Zweifel daran haben, ob es zulässig ist,
markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen territorial mit "weltweiter" Geltung abzuschließen, obwohl gar kein weltweiter
Markenschutz besteht. Im Hinblick auf
territorial überschießende markenrechtliche
Abgrenzungsvereinbarungen wäre allerdings
eine geltungserhaltende Reduktion denkbar.
In diesem Fall wäre nur der „territorial
überschießende“ Teil der Vereinbarung unwirksam.
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
Sachlich
über
den
Inhalt
hinaus:
Kartellrechtlich bedenklich sind sachliche
Tätigkeitsverbote gegenüber bestimmten
Kundengruppen, die unabhängig davon
gelten, welche Marke eingesetzt wird. Im
Gegensatz dazu sollte kartellrechtlich ein
Benutzungsverbot im Hinblick auf eine
bestimmte Marke gegenüber bestimmten
Kundengruppen zulässig sein, sofern bei
Benutzung gegenüber diesen bestimmten
Kundengruppen ein Markenkonflikt ernsthaft
in Betracht kommt. Die durchaus weit
verbreitete Praxis, dass sich der Inhaber der
jüngeren Marke zur Benutzung seiner Marke
nur für ganz bestimmte Waren oder
Dienstleistungen verpflichtet, dürfte damit
kartellrechtlich bedenklich sein. Denn ein
solches positives Benutzungsgebot beinhaltet
ein Benutzungsverbot für Waren oder
Dienstleistungen, für die die ältere Marke eine
Benutzung gar nicht verbieten kann. Deshalb
sollten sachliche Benutzungsverbote in
Abgrenzungsvereinbarungen immer nur das
verbieten, was die ältere Marke ernsthaft
verbieten kann - und nicht den Inhaber der
jüngeren Marke auf eine bestimmte
Benutzung festlegen.
Beispiel: A ist Inhaber der Wortmarke XYZ für
Arzneimitteldatenbanken. A schließt mit B eine Abgrenzungsvereinbarung wegen B‘s jüngerer Wortmarke XYZ, die B für Medizinprodukte benutzt. A kann B kartellrechtsfest in
der Abgrenzungsvereinbarung verpflichten,
die Marke XYZ nicht für Arzneimitteldatenbanken zu benutzen. A darf allerdings B nicht
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verpflichten, die Marke XYZ ausschließlich für
medizinische Geräte einzusetzen, weil es eine ganze Reihe anderer markenrechtlich unproblematischer Waren oder Dienstleistungen
gibt, für die B seine Marke einsetzen dürfte,
beispielsweise für orthopädische Produkte
oder auch für Krankentransporte.

Zeitlich über den Inhalt hinaus: Nichtangriffsabreden sind grundsätzlich in markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen nur
zulässig für relative Schutzhindernisse, nicht
für absolute Schutzhindernisse. Insbesondere
Angriffe des Vertragspartners wegen anfänglicher oder nachträglicher absoluter Schutzhindernisse sowie wegen Verfalls nach fehlender rechtserhaltender Benutzung dürfen
nicht ausgeschlossen werden.
Die Entscheidung des OLG Düsseldorf hat zu höherer
Rechtsicherheit beigetragen, indem sie die kartellrechtlichen Grenzen von markenrechtlichen Abgrenzungen
klar herausgearbeitet hat. Vor dem Hintergrund der
Risiken kartellrechtswidriger Absprachen sollten die
Kriterien des OLG Düsseldorf bei der Gestaltung
markenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen sorgsam berücksichtigt werden.
Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, LL.M.,
Rechtsanwalt, Partner
Büro Berlin / Potsdam
E-Mail: [email protected]
Patentrecht
Update aus dem US-Patentamt: Die neuen Richtlinien zur Prüfung
natürlicher Phänomene und abstrakter Ideen
Seit 2014 werden Patentanmeldungen aus dem Bereich der Medizin, Biotechnologie und computerimplementierten Erfindungen durch das US-Patentamt (USPTO) vermehrt als nicht dem Patentschutz zugänglich beanstandet und zurückgewiesen. Grund hierfür sind interne Prüfungsrichtlinien des USPTO, die
infolge einer sehr breit auslegbaren Logik beinahe alle Erfindungen in den Life Sciences als angeblich
auf rein natürlichen Phänomenen beruhend disqualifizierten. Auch auf Druck der Öffentlichkeit und der
Industrie hat das USPTO nun eine überarbeitete Version der Richtlinien als Übergangsrichtlinien zur
öffentlichen Diskussion gestellt.
Im März letzten Jahres veröffentlichte das USPatentamt (USPTO) an das Prüferchor adressierte
Richtlinien zur Analyse von Patentansprüchen, die sich
auf natürliche Phänomene oder abstrakte Ideen
beziehen oder diese zum Gegenstand haben. Diese
Richtlinien entfalteten eine zerstörerische Wirkung bei
der Prüfung von Patenten im Feld der Biotechnologie,
Medizin und Computersoftware. Über Nacht wurde der
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Rechtsbestand von bereits erteilten und als patentfähig
erachteten Patenten ungewiss und das Erteilungsverfahren vieler anhängiger Patentanmeldungen eine
Tortur. Was war geschehen?
Mit drei richtungweisenden Entscheidungen, nämlich
Association for Molecular Pathology v. Myriad
Genetics, Inc (Myriad), Mayo Medical Laboratories, et
al. v. Prometheus Laboratories, Inc. (Mayo) und Alice
Corp. v. CLS Bank International (Alice), dehnte der US
Supreme Court – das höchste US-Gericht – die Anwendung des Kriteriums der generellen Patentfähigkeit
unter 35 U.S.C §101 massiv aus. Im US-Patentgesetz
definiert der §101, welche Gegenstände dem Patentschutz überhaupt zugänglich sein sollen. Eine
Bestimmung, die in der Vergangenheit bei der Prüfung
von Patentanmeldungen eine eher untergeordnete
Rolle spielte. §101 lautet sinngemäß:
„Wer immer ein neues Verfahren, Vorrichtung,
Erzeugnis, oder Zusammensetzung erfindet oder
entdeckt, oder ein neue und nützliche Verbesserung
solcher, kann ein Patent dafür erhalten, gemäß den in
diesem Titel angegebenen Voraussetzungen.“
Die bisherige US-Rechtsprechung wendete die
Bestimmung nur an, um reine Entdeckungen, abstrakte Ideen und Naturphänomene auszuschließen.
Nun hat sich der Supreme Court aber in Mayo, Myriad
und Alice dazu entschieden, die Auslegung und
Umfang des §101 neu zu definieren, um insbesondere
die Anforderungen an Patentansprüche im Bereich der
computerimplementierten
Erfindungen
und
der
Biotechnologie anzuheben. Aus den Entscheidungen
lässt sich die Einschätzung des Supreme Court
herauslesen, viele Patentansprüche würden zu breit
erteilt. Mayo, entschieden 2012, betraf eine Erfindung
im Bereich der Diagnostik. Beansprucht wurde ein
Verfahren zur Optimierung einer Arzneimitteldosierung
durch Überwachung der Korrelation der Konzentration
des Arzneimittels im Vergleich zu roten Blutkörperchen. Der Supreme Court erkannte in dieser Korrelation jedoch nur ein „Naturprinzip“ und empfand die
weiteren Merkmale des Anspruchs zur Feststellung der
Konzentrationen als unzureichend, um das Verfahren
über die Stufe eines reinen Naturprinzips zu heben
und dem Patentschutz zugänglich zu machen. In der
Myriad Entscheidung von 2013 wurden isolierte DNA
Sequenzen als „Naturstoffe“ und daher als nicht
patentfähig gemäß §101 eingestuft, soweit sie zu
solchen in der Natur vorkommenden Sequenzen identisch sind. So genannte cDNA Sequenzen, die sich in
ihrer Sequenz von natürlich vorkommenden Nukleinsäure Sequenzen unterscheiden, wurden aber als
patentierbar erachtet. Die Entscheidung Alice im Jahr
2014 betraf computerimplementierte Erfindungen.
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Unter Anwendung der in Mayo entwickelten
Grundsätze wurde die Patentierung von abstrakten
Ideen insoweit eingeschränkt, als die bloße Nennung
von Hardware in einem Patentanspruch, beispielsweise eines Datenträgers oder Computers, nicht mehr als
ausreichend angesehen wurde um die Hürde des §101
zu überwinden.
Auf Basis der Mayo und Myriad Entscheidungen hatte
das USPTO im März 2014 Prüfungsrichtlinien erlassen, die die Analyse von Erfindungen im Zusammenhang mit Naturphänomenen und abstrakten Ideen im
Prüfungsverfahren regeln sollten. Mit diesen
Richtlinien schoss das USPTO allerdings über das Ziel
hinaus: die Entscheidungen des Supreme Court
wurden weit über deren Inhalt hinaus interpretiert, so
dass sich die Richtlinien gegen so gut wie alle
Ansprüche im Bereich der Biotechnologie anwenden
ließen. Die Zahl an Zurückweisungen aufgrund des
§101 nahm exorbitant zu und machte es Anmeldern
fast unmöglich, Patentansprüche mit Bezug auf Naturstoffe, Gensequenzen, diagnostische oder therapeutische Verfahren in einem in der Praxis vernünftigen
Umfang zur Erteilung zu bringen – vollkommen unabhängig von den sonstigen Voraussetzungen zur
Patentfähigkeit.
Damit war der §101 durch den Supreme Court und das
USPTO als neuer Türsteher des Clubs der patentierbaren Erfindungen im US-Patentsystem etabliert. Ein
Türsteher, der Erfindungen nach oft nicht nachvollziehbaren, geradezu willkürlichen Kriterien den Zugang
zum Patentschutz verwehrt.
Durch öffentlichen Druck der Industrie in den USA
wurde im Dezember 2014 eine überarbeitete Version
als Übergangsrichtlinien – gewissermaßen Work-inProgress – erlassen. Diesmal hat das USPTO die
Öffentlichkeit explizit aufgefordert, den Entwurf zu
kommentieren. Von dieser Möglichkeit wurde bisher
umfangreich Gebrauch gemacht.
Die vorherigen Richtlinien verlangten bei der Prüfung
eines Patentanspruchs auf Patentfähigkeit eine
umständlich Analyse der Anspruchsmerkmale anhand
mehrerer Fragen und insgesamt 12 einzelner
Faktoren, um festzustellen, ob die Voraussetzungen
des §101 erfüllt seien oder nicht. Dies hat Prüfbescheide und Antwortschreiben unnötig aufgebläht.
Dieses System wurde in den Übergangsrichtlinien
deutlich verschlankt. Im Wesentlichen wird der §101
nun in drei Schritten geprüft:
1.
Richtet sich der Anspruch auf ein Verfahren,
eine Vorrichtung, ein Erzeugnis oder eine Zusammensetzung?
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JA → Frage 2; NEIN → nicht patentfähig
2.
Bezieht sich der Anspruch auf ein Naturgesetz, eine Naturphänomen oder eine abstrakte Idee (auf so genannte „rechtliche Ausnahmen“)?
JA → Frage 3; NEIN → patentfähig
3.
Nennt der Anspruch weitere Elemente, die
einen wesentlichen Beitrag zu der rechtlichen
Ausnahme leisten?
JA → patentfähig; NEIN →nicht patentfähig
Die erste Frage wird in der Praxis wohl eine eher
untergeordnete Rolle spielen, da die meisten
Patentansprüche unter zumindest eine der genannten
Kategorien einzuordnen sein werden. Eine klassische
Ausnahme wäre ein nach europäischer Praxis verfasster Verwendungsanspruch, der üblicherweise in
ein Verfahren umformuliert werden muss.
Ob sich ein Anspruch oder ein Anspruchsmerkmal auf
eine rechtliche Ausnahme, wie beispielsweise ein
Naturphänomen oder eine abstrakte Idee, bezieht –
Frage 2 – soll gemäß der neuen Richtlinien davon
abhängig sein, ob sich der Anspruchsgegenstand von
der rechtlichen Ausnahme „merklich unterscheidet“.
Aus den vom USPTO bereitgestellten Beispielen ergibt
sich eine zentrale Rolle dieses Kriteriums bei der Beurteilung der Patentfähigkeit von Naturstoffen. Über 90%
aller Naturstoffbeispiele sind, soweit Frage 2 mit JA
beantwortet wird, im Ergebnis nicht patentfähig. Erfreulicherweise lehren uns die neuen Richtlinien aber
auch, dass für eine „merkliche Unterscheidung“ bereits
kleine Unterschiede ausreichen können. So sei die
Nennung von Naturstoffen in Verfahrensansprüchen
generell unschädlich soweit der Verfahrensanspruch
sich auch ausreichend von einem entsprechenden
Stoffanspruch unterscheidet.
Es ist zu erwarten, dass in der Praxis die Prüfung der
dritten Frage bezüglich weiterer Anspruchsmerkmale,
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die einen wesentlichen Beitrag zu dem im Anspruch
genannten Naturprinzip leisten, spielentscheidend für
einen Eintritt in den Club der patentierbaren Erfindungen sein wird. Auch hier lässt sich jedenfalls aus
den Beispielen der neuen Richtlinien mehr Raum zur
Argumentation und eine weniger strenge Auslegung
des Begriffs „wesentlicher Beitrag“ ableiten. Leider ist
den neuen Richtlinien wenig Neues zu diagnostischen
Verfahrensansprüchen zu entnehmen. Diagnostische
Verfahren werden mittlerweile standardmäßig unter
§101 im Prüfungsverfahren beanstandet, was den
Aufwand und die Kosten der Erteilungsverfahren signifikant erhöht hat. Hier muss bedauerlicherweise abgewartet werden, wie sich die Rechtsprechung des
Federal Circuit (das höchste Patentgericht in den USA)
und des Supreme Court in Zukunft entwickelt.
Leider hat der Federal Circuit nur zwei Tage nach der
Veröffentlichung der neuen Richtlinien in seiner
Entscheidung University of Utah Research Foundation
… and Myriad Genetics, Inc. v. Ambry Genetics Corp.
(Myriad II) den Patentausschluss von Genmaterial
auch auf so genannte Primer ausgedehnt. Primer sind
kurze DNA Teilstücke die zur spezifischen
Vervielfältigung von Genabschnitten im Labor
eingesetzt werden. Diese Entscheidung ist für
Praktiker auf dem Bereich der Biotechnologie
unbefriedigend und wenig nachvollziehbar. Primer,
insbesondere wenn sie als Paare beansprucht werden,
kommen abgesehen von ihrer Sequenzidentität so in
der „Natur“ nicht vor. Dies zeigt, dass die neueren
Entscheidungen des Supreme Court und des Federal
Circuit sich durch ein begrenztes Verständnis der zur
Grunde liegenden Technologie und einer zumindest
fragwürdigen Interpretation des Begriffs „Natur“
auszeichnen. Es bleibt somit weiter abzuwarten wie
sich die Rechtsprechung in diesem Gebiet in den USA
entwickeln wird.
Dr. David Kuttenkeuler, Patentanwalt
Büro München
E-Mail: [email protected]
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April 2015
Patentrecht
Zur Patentierbarkeit von Pflanzen – Die aktuellen Entscheidungen
"Brokkoli II" und "Tomate II" der Großen Beschwerdekammer des
Europäischen Patentamts
Artikel 53 (b) des Europäischen Patentübereinkommens schließt Züchtungsverfahren für Pflanzen und
Tiere, die auf der Kreuzung von Pflanzengenomen und anschließender Selektion beruhen, von der Patentierbarkeit aus. In zwei kürzlich ergangenen Entscheidungen stellt die Große Beschwerdekammer des
Europäischen Patentamts nunmehr jedoch klar, dass Pflanzen und Pflanzenprodukte, die auf diesem
Wege gewonnen wurden, von diesem Patentierbarkeitsausschluss nicht betroffen sind.
In den Entscheidungen "Brokkoli II" (G 2/13) und "Tomate II" (G 2/12) vom 25. März 2015 hat die Große
Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
genauer bestimmt, unter welchen Umständen Pflanzen
und Pflanzenbestandteile von der Patentierung im
Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens
(EPÜ) ausgeschlossen sind.
Die Entscheidung "Tomate II" bezieht sich auf ein
Patent, mit dem Züchtungsverfahren von Tomaten mit
geringem Wassergehalt sowie durch dieses Verfahren
hergestellte Produkte unter Schutz gestellt wurden.
Gegen die Patenterteilung legte ein Wettbewerber des
Patentinhabers Einspruch ein und erhob dabei den
Einwand, das Patent umfasse die Patentierung von "im
Wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren" für
Pflanzen, die nach Artikel 53 (b) EPÜ nicht patentierbar seien. Als die Einspruchsabteilung entschied, das
beanspruchte Züchtungsverfahren sei aufgrund von
Artikel 53 (b) EPÜ nicht patentierbar, legte der Patentinhaber Beschwerde ein.
Der Fall "Brokkoli II" geht zurück auf ein Patent, mit
dem ein Züchtungsverfahren für Brokkoli mit einem
erhöhten Anteil an bestimmten gesundheitsfördernden
Bitterstoffen und damit gewonnene Brokkoli-Arten
geschützt werden sollten. Auch hier wurde im Einspruchsverfahren entschieden, das beanspruchte
Züchtungsverfahren sei wegen Artikel 53 (b) EPÜ nicht
patentierbar, und der Patentinhaber ging daraufhin in
die Beschwerde.
Die mit den Fällen befassten Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts legten die
Frage, was genau ein "im Wesentlichen biologisches"
Züchtungsverfahren sei, der Großen Beschwerdekammer vor. Die Große Beschwerdekammer ist die
höchste Rechtsprechungsinstanz des Europäischen
Patentamts und hat die Aufgabe, Rechtsfragen von
grundsätzlicher Bedeutung zu beantworten und eine
einheitliche Auslegung des Europäischen
tübereinkommens zu gewährleisten.
Paten-
Ende 2010 stellte die Große Beschwerdekammer
daraufhin in ihren Entscheidungen "Brokkoli I" (G 2/07)
und "Tomate I" (G 1/08) klar, dass Züchtungsverfahren, bei denen das gesamte Genom von Pflanzen
sexuell gekreuzt und anschließend selektioniert wird,
nicht patentierbar sind, selbst wenn sie unter Einsatz
molekularer Marker durchgeführt werden.
Offen blieb dabei jedoch die Frage, ob von diesem
Patentierungsausschluss auch die mit solchen Züchtungsverfahren gewonnenen Pflanzen betroffen sind.
Diese Frage wurde im weiteren Verlauf der Beschwerdeverfahren nun erneut der Großen Beschwerdekammer vorgelegt.
In den nunmehr ergangenen Entscheidungen "Brokkoli
II" und "Tomate II" stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass der Patentierungsausschluss für "im
Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren" nach
Artikel 53 (b) EPÜ eng auszulegen ist. Das Patentierungsverbot erstreckt sich demnach nicht auf Pflanzen
und Pflanzenmaterial, die mit solchen Züchtungsverfahren hergestellt wurden.
Pflanzen oder Pflanzenmaterial (etwa Pflanzenteile
oder Früchte), die über ein Verfahren gewonnen werden, das auf der Kreuzung von Pflanzengenomen und
anschließender Selektion beruht, sind somit patentierbar, sofern sie den übrigen Anforderungen des Europäischen Patentübereinkommens genügen. Dies bedeutet insbesondere, dass der Patentanspruch neu
und erfinderisch sein muss (Artikel 54 und 56 EPÜ)
und nicht individuell auf eine bestimmte Pflanzensorte
gerichtet sein darf (Artikel 53 (b) EPÜ, 1. Alternative).
Ein allgemein formulierter Patentanspruch, in dem
nicht eine bestimmte Pflanzensorte individuell bean-
8
B& B-BULLETIN | Recht des geistigen Eigentums
sprucht wird, ist jedoch zulässig, auch wenn er möglicherweise (mehrere) Pflanzensorten umfasst (G
1/98).
Ferner stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass
bei der Formulierung eines Produktanspruchs für eine
solche Pflanze das Format eines "Product-byProcess“-Anspruchs zulässig ist. Die zu schützende
Pflanze kann also über ihr Herstellungsverfahren definiert werden, auch wenn dieses Herstellungsverfahren
ein (nicht patentierbares) "im Wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren" darstellt.
April 2015
Die Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 der Großen
Beschwerdekammer schaffen Klarheit in einem Bereich, in dem bisher große Rechtsunsicherheit bestand. Dies wird es Erfindern in Zukunft erleichtern,
wirksam Schutz für ihre erfinderische Leistung im
Bereich der Pflanzenbiotechnologie in Anspruch zu
nehmen.
Dr. Holger Dormann, Patentanwalt
Büro München
E-Mail: [email protected]
Markenrecht
Eine „delikate“ Angelegenheit. Können beschreibende Angaben zur
markenrechtlichen Verwechslungsgefahr führen?
Im Oktober 2014 bestätigte das Bundespatentgericht (BPatG) einmal mehr die deutsche Spruchpraxis,
nach der eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr regelmäßig zu verneinen ist, wenn sich die
Gemeinsamkeiten der Vergleichszeichen im Wesentlichen auf beschreibende oder sonst schutzunfähige
Elemente beschränken. Schutzunfähige Markenbestandteile dürfen nach dem BPatG beim Zeichenvergleich nicht berücksichtigt werden, weil dies dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe
selbst gleichkommen würde. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) nimmt im Ergebnis einen gegenteiligen Standpunkt ein. Danach können schutzunfähige Markenbestandteile sehr wohl Berücksichtigung
finden, jedenfalls sofern sie den jeweiligen Gesamteindruck der Vergleichszeichen dominieren.
1. In dem Beschluss zum Aktenzeichen 28 W (pat)
519/13 hatte das BPatG darüber zu befinden, ob zwischen der jüngeren Marke
und der Widerspruchsmarke
die Gefahr von Verwechslungen
besteht. Beide Zeichen beanspruchten in Warenklasse
29 „Fleisch- und Wursterzeugnisse“, sodass von einer
Identität der Waren auszugehen war. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wurde vom BPatG
als sehr gering eingestuft, da der Wortbestandteil DELIKAT im Zusammenhang mit den hier relevanten
Widerspruchswaren einen unmittelbar beschreibenden
Hinweis auf deren „wohlschmeckendes und köstliches
Aroma“ enthält. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke leitet sich daher allein aus der Grafik – der
schwarzen Ovalumrandung – des Wortbestandteils ab.
Der Wortbestandteil DELIKAT bleibt unberücksichtigt.
Vor diesem Hintergrund hat das BPatG nur auf einen
sehr geringen Grad der Markenähnlichkeit erkannt.
Schutzunfähige Markenbestandteile dürfen nach Auffassung des BPatG beim Zeichenvergleich nicht berücksichtigt werden, weil dies dem markenrechtlichen
Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleichkommen würde. Eine klangliche und begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet damit aus, da der in beiden Marken identisch enthaltene Wortbestandteil DELIKAT
wegen seines unmittelbaren beschreibenden Inhalts
für „Fleisch- und Wursterzeugnisse“ nicht geeignet ist,
kollisionsbegründend herangezogen zu werden. Nur in
bildlicher Hinsicht ist eine gewisse Ähnlichkeit aufgrund
des die Wortelemente in beiden Marken jeweils umgebenden Ovals anzunehmen. Allerdings reicht der Grad
für „Fleisch- und Wursterzeugnisse“ nicht geeignet ist,
kollisionsbegründend herangezogen zu werden. Nur in
bildlicher Hinsicht ist eine gewisse Ähnlichkeit aufgrund
des die Wortelemente in beiden Marken jeweils umgebenden Ovals anzunehmen. Allerdings reicht der Grad
der bildlichen Ähnlichkeit nicht aus, um vorliegend eine
Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke
und der Widerspruchsmarke
anzunehmen. Der Widerspruch wurde zurückgewiesen.
2. Hätte der vorgenannte Sachverhalt indes nicht vom
BPatG sondern vom EuG beurteilt werden müssen,
spricht einiges dafür, dass dem Widerspruch stattgegeben worden wäre. So hatte das EuG in der Rechtssache T-149/12 (Urteil vom 16. Januar 2014) in einem
fast identisch gelagerten Fall darüber zu entscheiden,
ob zwischen dem jüngeren Zeichen
und
der Widerspruchsmarke
Verwechslungsgefahr besteht, was das EuG im Ergebnis auch annahm.
Die Vergleichszeichen beanspruchten in der Warenklasse 9 identische Waren, nämlich „Fotoapparate und
Digitalkameras“ und das EuG billigte ferner die Sichtweise der Beschwerdekammer, wonach der Wortbestandteil MICRO für die Widerspruchswaren lediglich
beschreibend ist und die Unterscheidungskraft der
Widerspruchsmarke allein aus der Farb- und Schriftbildkombination folgt. Gleichwohl besteht nach
Auffassung des EuG die Gefahr von Verwechslungen,
da die Vergleichszeichen durch den in beiden Zeichen
enthaltenen Wortbestandteil MICRO eine hochgradige
bildliche Ähnlichkeit aufweisen.
9
B& B-BULLETIN | Recht des geistigen Eigentums
Erst prüfen,des
dann
zahlen!
Auffassung
EuG
die Gefahr von Verwechslungen,
da die Vergleichszeichen durch den in beiden Zeichen
Da sich die Wortbestandteil
rechtliche Verfolgung
Versender
von
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Zahlungsaufforderungen
aufgrund
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bildliche Ähnlichkeit aufweisen.
teilweise kriminell organisierten Struktur als schwer
erweist,
steht auch
die Prävention
erster Stelle.
Zwar
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das EuG an
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dass
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Schutzrechte
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Korrespondenz
des Amtes,
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sein
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einer kollisionsbegründenden Zeichenähnlichkeit führen. Da der beschreibende Wortbestandteil MICRO
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als
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in der
Widerspruchsmarke
bildlich
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verlangen.
Alle entsprechenden Gebühren
deutlich
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ein solcher Umwerden vorab
bei der Anmeldung
entrichtet.
stand ausnahmsweise die Verwechslungsgefahr
begründen.
April 2015
3.
Gegenüberstellung
beiden Entscheidungen
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zu prüfen.
zeigt
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dass die deutsche
und europäische
Eine einmal
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Sie nicht! – abgesehen von Fällen ihrer Verkehrsdurchsetzung – keine kollisionsbegründende Stellung
zukommt,
kann dies
auf europäischer
Ebene
anders
Falls Sie weitere
Fragen
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wir Ihnen
sein,
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das
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Kombinatinatürlich
Verfügung
(+49 89
559680imoder
postonszeichen
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einnimmt.
Der
[email protected]).
Auch die
Patentund MarSchutzbereich
der entsprechend
Gemeinschaftsmarke
ist werden,
damit im
kenämter können
kontaktiert
Vergleich
zur deutschen
Marke weiter.
Der Grundsatz,
so das DPMA
(+49 89 2195-0
oder [email protected])
dass
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nur
oder sich
EPAaus
in München
(+49 89 2399-5116Zeichen
oder patschwer
keine Rechte
gegen
Drittmarken
herleiten
[email protected])
oder die
WIPO
in Genf (+41
22
lassen,
giltoder
damit
auf europäischer Ebene nur einge338 83 38
[email protected]).
schränkt. Dies sollte sowohl bei der Anmeldestrategie
als auch bei der Entscheidung über die Durchführung
von
Widerspruchsverfahren
stets im Hinterkopf behalDr. Jan
Krauß
ten
werden. Büro München
Patentanwalt,
E-Mail: [email protected]
Dr. Eckhard Ratjen, LL.M., Rechtsanwalt
Büro Bremen
E-Mail: [email protected]
3. Die Gegenüberstellung der beiden Entscheidungen
zeigt einmal mehr, dass die deutsche und europäische
Spruchpraxis voneinander abweicht. Während im
Hinweis
deutschen Widerspruchsverfahren beschreibenden
Elementen – abgesehen von Fällen ihrer VerkehrsVorsicht
irreführendenStellung
Zahlungsaufforderungen bei Schutzdurchsetzung – vor
keine kollisionsbegründende
zukommt, kann dies auf europäischer Ebene anders
rechten!
sein, wenn das beschreibende Element im KombinatiAuch
der gewerbliche
Rechtsschutz
vor Betrügern
nicht sicher. In letzter Zeit häufen sich die Mitteionszeichen
eine dominierende
Stellungist
einnimmt.
Der
lungen über Unternehmen und Einzelpersonen, die Rechnungen mit irreführenden ZahlungsaufforderunSchutzbereich der Gemeinschaftsmarke ist damit im
gen für die Veröffentlichung und/oder Registrierung ihrer Anmeldungen und Patente versenden. Solche
Vergleich zur
deutschen
Marke
weiter.
Der Grundsatz,
Schreiben
werden
national
und
international
– auch für Marken und Designs – versendet.
Die Angebote, Zahlungsaufforderungen bzw. Rechnungen und Überweisungsträger dieser Unternehmen
wecken teilweise den Anschein amtlicher Formulare,
bzw. können diesen täuschend ähnlich sein. Das
offizielle Erscheinungsbild derartiger Rechnungen ist
irreführend: Die von diesen Unternehmen angebotenen Dienstleistungen stehen in keinerlei Zusammenhang mit den Ämtern oder Behörden. Rechtlich entfalten solche Schreiben für sich allein keinerlei Wirkung.
Es besteht daher keine Verpflichtung, Rechnungen zu
bezahlen, die Ihnen von solchen Unternehmen für die
„Bearbeitung“ einer Patentanmeldung ausgestellt
werden. Im Übrigen entfalten etwaige Zahlungen an
diese Unternehmen auch keinerlei Rechtswirkung in
den Verfahren nach EPÜ und PCT.
Gerichtlich ist die wettbewerbsrechtliche Unlauterkeit
des Versands selbst eines Erinnerungsschreibens,
das eine Nähe zu Formularen des DPMA suggeriert
und den Markeninhaber zur Zahlung einer Verlängerungsgebühr mit einem Aufschlag von 100 % auffordert, bereits mehrfach gerichtlich festgestellt worden
(LG Kiel Urteil vom 10.06.2010 – 15 O 20/10, LG
Berlin: Urteil vom 05.05.2010 - 96 O 186/09). Das
Gerichtlich ist die wettbewerbsrechtliche Unlauterkeit
des Versands selbst eines Erinnerungsschreibens,
das eine Nähe zu Formularen des DPMA suggeriert
und den Markeninhaber zur Zahlung einer Verlängerungsgebühr mit einem Aufschlag von 100 % auffordert, bereits mehrfach gerichtlich festgestellt worden
(LG Kiel Urteil vom 10.06.2010 – 15 O 20/10, LG
Berlin: Urteil vom 05.05.2010 - 96 O 186/09). Das
Versenden der Rechnungen kann auch einen Betrug
gemäß § 263 Abs. 1 StGB darstellen, falls durch das
Schreiben ein Auftragsverhältnis zur Behörde
(DMPA, WIPO oder EPA) suggeriert wird.
Ein Beispiel für eine Zahlungsaufforderung haben wir
hier für Sie abgebildet:
10
B& B-BULLETIN | Recht des geistigen Eigentums
April 2015
11
erweist, steht die Prävention an erster Stelle. Hierzu
ein paar Tipps.
Weitere Beispiele für angebliche Rechnungen zu Patentanmeldungen und Patenten finden Sie auf der
Website des DPMA unter http://www.dpma.de/service/
dasdpmainformiert/warnung/index.html, des EPA unter
www.epo.org/warning_de.html.
Informationen
zu
angeblichen Rechnungen für PCT-Anmeldungen und
entsprechende Beispiele finden Sie auf der Website
der WIPO unter www.wipo.int/pct/de/warning/pct_ warning.html.
Erst prüfen, dann zahlen!
Da sich die rechtliche Verfolgung der Versender von
irreführenden Zahlungsaufforderungen aufgrund ihrer
teilweise kriminell organisierten Struktur als schwer
erweist, steht die Prävention an erster Stelle. Hierzu ein
paar Tipps.
-
Falls Sie einen Vertreter für Ihre Schutzrechte bestellt haben, ist eine Korrespondenz zwischen Ihnen und den Ämtern
grundsätzlich selten.
-
Noch seltener ist eine Korrespondenz des
Amtes, in der von Ihnen eine Zahlung gefordert wird. Daher sollten Sie solch ein
Schreiben besonders sorgfältig prüfen.
-
Es gibt keine offiziellen Patentregister, die
eine amtliche Extragebühr für die Veröffentlichung Ihrer Anmeldung verlangen. Alle entsprechenden Gebühren werden vorab bei der Anmeldung entrichtet.
-
Besonders effektiv ist es, den Zahlungszweck und die Kontonummer auf der
„Rechnung“ zu prüfen. Eine Liste der
Bankkonten der jeweiligen Ämter finden
Sie auf deren Homepages. Wenn sich die
angegebene Kontonummer dort nicht findet, zahlen Sie nicht!
Falls Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen
natürlich zur Verfügung (+49 89 559680 oder [email protected]). Auch die Patent- und Markenämter können entsprechend kontaktiert werden,
so das DPMA (+49 89 2195-0 oder [email protected])
oder EPA in München (+49 89 2399-5116 oder
[email protected]) oder die WIPO in Genf (+41 22
338 83 38 oder [email protected]).
Dr. Jan Krauß, Patentanwalt, Partner
Büro München
E-Mail: [email protected]
Redaktion:
Dr. Björn Bahlmann
Rechtsanwalt
[email protected]
Dr. Julian Waiblinger
Rechtsanwalt
[email protected]
Dr. Dennis Kretschmann
Patentanwalt
[email protected]
Dr. Eckhard Ratjen
Rechtsanwalt
[email protected]
Dr. Michael Rüberg
Rechtsanwalt
[email protected]
Dr. Martin Erbacher
Patentanwalt
[email protected]
MÜNCHEN
BREMEN
BERLIN
DÜSSELDORF
FRANKFURT
BIELEFELD
POTSDAM
KIEL
Dr. Björn Hülsen
Patentanwalt
[email protected]
ALICANTE
PARIS
7
SHANGHAI