はじめに 特許ライセンスの交渉過程にお い て 、一 方 当 事 者 が 相 手 方 の 申 入 れより広範な権利を望む場合に、 その行き詰まりを打開する方法と し て 、正 式 な ラ イ セ ン ス 供 与 で は な く 、「 非 係 争 特 約 」が よ く 提 案 さ ライセンスより狭い権利だという 滅する」 。例えば、 がその特許に 製品に対するすべての特許権が消 れる。これは、 非係争特約は正式な 理解を前提とする。しかしながら、 近時示された３件の米国連邦裁判 係る製品の製造・販売ライセンス に供与した場合、 による当 を A 所 判 決 は 、非 係 争 特 約 を 特 許 ラ イ 注1） ような形であれ広範な非係争特約 入れようとする権利よりも、どの 正式なライセンス供与として申し る 方 向 性 に 鑑 み る と 、特 許 権 者 が いう方向性を明らかにした。かか センスと同等のものとして扱うと 張できないことは確立している。 間接の顧客に対して当該特許を主 により「許可 （ authorized ）」 されて いるとみなされ、 は、 の直接・ 該 製 品 の 販 売 は 、当 該 ラ イ セ ン ス を提案する際には注意を要する。 年 の Quanta 事件におい て、 最高裁判所があえて「ライセン B 非係争特約と正式なライセンス 供与との間に差異がないというこ 摘した。 センスと同等視されるべきだと指 い て は 、ラ イ セ ン ス と 非 係 争 特 約 保することが認められた。 Spansion 事件判決は、注目に値する。なぜな とは、まず特許消尽との関連で明 との間に重要な区別はないと判示 ら、 米国連邦倒産法 らかになった。米国法の原則では、 条件の非係争特約により特許権者 した。したがって、非係争特約は、 その文言上、知的財産の「ライセン 事件 において、 連邦 TransCore 巡 回 区 控 訴 裁 判 所（ 特 許 関 連 事 件 の特許権は消尽すると明確に判示 そ の 範 囲 次 第 で は あ る も の の 、特 ス」にのみ適用されるところ、連邦 「正当な権原の下で許可された特 は特許消尽との関係では特許ライ の 解 説 者 は 、無 条 件 の 非 係 争 特 約 れた販売」と表現したところ、多く スを受けた販売」 ではなく「許可さ B を担当する連邦控訴裁判所） は、無 特 許 消 尽 A 許 製 品 の 最 初 の 販 売 に よ り 、当 該 し 、上 記 最 高 裁 判 所 の 見 解 を 支 持 許権者の競合相手を含む川下の顧 は、 （n） 巡 回 区 控 訴 裁判 所 は 条 した。 TransCore と Mark IV は、 自 動料金徴収システムに関する特定 第 の対象製品の使用および販売を 「許可」 するものとなり得る。 米国連邦倒産法 条 事件 では、 別の連邦控 Spansion 訴 裁 判 所 が 、倒 産 と の 関 連 に お い 事件判決を重視し、米 TransCore 国連邦倒産法 条 との関 総括 う TransCore 事件の判示内容を文 字通り採用したのである。 特許ライセンスと同等であるとい 勝訴の判決を下した。こ Panasonic の よ う に 裁 判 所 は 、非 係 争 特 約 は 係争特約は Innovus に対して拘束 力を有することを理由として、 許 法 の 原 則 に 基 づ き 、 Philips と との間で合意された非 Panasonic 得するという長年にわたる米国特 注2） ご く 最 近 、米 国 連 邦 地 方 裁 判 所 は 、非 係 争 特 約 は 特 許 の 譲 受 人 に イセンス供与と同等のものとして かに非係争特約を明示的な特許ラ さまざまな状況の下で TransCore 事件判決を採用する裁判では、 明ら 対しても拘束力を有すると判示し 扱う傾向がある。したがって、 非係 条 に基づくライセンス は、 和解契約は米国連邦倒産 Apple 約において一定の特許を Apple に 対して主張しないことに同意して いたが、その後倒産手続の申立て た 。 Innovus 事 件 で 、 Philips と り、 当該特許に基づく TransCore の 権利は消尽しているとして、 の主張を認める判決を下した。 を 行 い 、米 国 倒 産 法 に 基 づ き 当 該 は、いずれも相手方に対 Panasonic して特定の特許を主張しないこと 法 に同意する旨の契約を締結した。 そのような特約を策定したい場合 度に慎重にこれを扱う必要があり、 は、 正式なライセンス供与と同じ程 しかしながら、その後 連の取引を通じて とが肝要である。 は、 経験豊富な弁護士に相談するこ を 構 成 す る も の で あ り 、ラ イ セ ン した。 Innovus は、 当該特許が侵害さ 注4）Innovus Prime, LLC v. Panasonic Corp. 2013 U.S. Dist. LEXIS 93820, Case No. C-12-00660-RMW（N.D. Cal. 2013） は、 一 Philips サ ー が 倒 産 し 、ラ イ セ ン ス を 拒 絶 （ Philips ・ Panasonic 間の契約の存在 を 知 ら な い ま ま ）当 該 特 許 を 取 得 イ セ ン シ ー は 、当 該 ラ イ セ ン ス に し よ う と し た 場 合 で あ っ て も 、ラ 基づく権利を留保することができ ると主張した。 れたとして を提訴した。 Panasonic 事件判決を 裁判所は、 TransCore 引 用 し つ つ 、特 許 の 譲 受 人 は 従 前 注3）In re Spansion, 507 Fed.Appx. 125 （3d Cir. 2012） I n n o v uが s 注4） のライセンスを負担した特許を取 注 2）TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271（Fed. Cir. 2009） （n） の主張を認め、 裁 判 所 は Apple は和解契約に基づく権利を留 Apple 注1）Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617（2008） 3 6 5 争特約の交渉の際には、 契約当事者 和解契約の拒絶を申し立てた。 非係争特約を条件 とする特許の譲渡 からである。 イセンスに相当するものだとした 係 に お い て 、非 係 争 特 約 は 特 許 ラ （n） （被告） は Mark IV から購入した料金徴収 システムを構築・導入した。これに を提訴した。同 対して TransCore は、 Mark IV との 和解契約の対象である特許を侵害 したとして 裁判所は、 TransCore と Mark IV と の和解契約は、 への当該シ 3 6 5 3 6 5 判決理由の中で、 裁判所は、 特許 消尽の有無の判断という意味にお ステムの販売を許可するものであ （n） て、 事件判決の幅広い表 TransCore 現に依拠した。 Spansion は、 和解契 注3） 3 IV 3 6 5 を締結した。数年後、 客 や ユ ー ザ ー に 対 し て 、当 該 特 許 モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 伊藤 見富法律事務所（外国法共同事業事務所） の特許を行使しない旨の和解契約 外国法事務弁護士 （第二東京弁護士会外国特別会員、 原 資格国：アメリカ合衆国ニューヨーク州） 。コーポレー ト部門テクノロジー・グループ所属のパートナー。主 な業務分野は、 テクノロジー、 コンテンツその他の知的 財産権の開発契約、ライセンス契約および提携契約な ど。1993年から1995年まで、米国ミシガン東部地区の Avern Cohn地裁判事の下でロー・クラークを務める。 E T C 2 2016.3 2016.3 3 米国特許法における ライセンスvs.特許非係争特約 III B V スチュアート S. ベラハ Stuart S. Beraha E T C E T C 2 0 0 8 外国法事務弁護士 （第二東京弁護士会外国特別会員、 原 資格国：アメリカ合衆国カリフォルニア州）。コーポ レート部門テクノロジー・グループのパートナー。主 な業務分野は知的財産権関連の取引および助言の提 供で、ライセンス契約の構築や交渉、技術移転、特許侵 害訴訟の和解、 外部委託契約、 共同開発契約、そのほか テクノロジー企業に関連した知的財産案件等に従事。 当事務所サンフランシスコ・オフィスを経て東京オ フィスに赴任。 米国カリフォルニア州弁護士。 2010年カリフォルニア 大学アーバイン校 B.A. 取得。2014年コロンビア大学 ロースクールJ.D. 取得。コーポレート部門テクノロ ジー・トランザクション・グループに所属。 I II 早川 真人 Masato Hayakawa ベンジャミン ハン Benjamin Han E T C
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