Presentatie voorzitter Mr. Otto Swens

De Reikwijdte van octrooibescherming en de bijdrage
aan de stand van de techniek
Woensdag 12 maart 2014
AIPPI Symposium, Zeist
De reikwijdte van octrooibescherming
en de bijdrage aan de stand van de
techniek
AIPPI Symposium, Zeist,
Otto Swens, Vondst Advocaten
Beschermingsomvang = bijdrage?
•
•
Geen wettelijke bepaling / verhouding artikel 69 EOV + Protocol
T 409 / 91 (EXXON)
“Article 84 EPC also requires that the claims must be supported by the
description, in other words it is the definition of the invention in the claims
that needs support. In the Board’s judgment, this requirement reflects the
general legal principle that the extent of patent monopoly as defined by
the claims, should correspond to the technical contribution to the art
in order for it to be supported, or justified”
•
T 939/92 (Agrevo)
“(…) it has for long been a generally accepted principle that the extent of
the patent monopoly should correspond to and be justified by the
technical contribution to the art (…)”
© Maart, 2014
O. Swens,
Vondst Advocaten, Amsterdam
1
De Reikwijdte van octrooibescherming en de bijdrage
aan de stand van de techniek
Woensdag 12 maart 2014
AIPPI Symposium, Zeist
Beschermingsomvang = bijdrage?
•
NL: Hof Den Haag, Lundbeck/Generieken, 24 januari 2012, r.o. 14.5
e.v.
•
UK: House of Lords, Lundbeck/Generics, 25 februari 2009, par. 83:
“Although it is an extra-statutory concept, I accept that, at least as a
general rule, the monopoly to be granted to the patentee is to be
assessed by reference to the “technical contribution” made by
the teaching of the patent.”
Dus: het staat niet in de wet, maar het is wel het algemene uitgangspunt
en het kan een doorslaggevende rol spelen bij de uitleg van octrooien
‘Absolute’ stofbescherming
•
•
•
Tot 1978 werden in Nederland enkel werkwijzen om een stof te
maken beschermd
Vanaf 1 januari 1978: stofbescherming; op de stof als zodanig
G2/88 (Mobil Oil):
“(…) a patent which claims a physical entity per se, confers absolute
protection upon such physical entity; that is, wherever it exists and
whatever its context (and therefore for all uses of such physical entity,
whether known or unknown).(…)”
•
“Absolute” stofbescherming dus, ongeacht of het een bekende of
onbekende toepassing betreft
© Maart, 2014
O. Swens,
Vondst Advocaten, Amsterdam
2
De Reikwijdte van octrooibescherming en de bijdrage
aan de stand van de techniek
Woensdag 12 maart 2014
AIPPI Symposium, Zeist
Absolute stofbescherming vs monopolie is
bijdrage aan SvT: … spanningen…
1. Een product en haar voordelige eigenschappen zijn al beschreven, maar
2.
3.
4.
niemand heeft nog kunnen maken. Is een nieuwe en inventieve
werkwijze om het product voor het eerst te verkrijgen dan gelijk te
stellen met het verrijken van de stand van de techniek met het product?
Maakt een partij die het product op een andere manier maakt toch
inbreuk? Is dat redelijk en wenselijk?
Het geclaimde product lost een technisch probleem op. Is de
beschermingsomvang los te zien van die oplossing? Dekt de conclusie
het gebruik van het product zonder dat de oplossing wordt
gerealiseerd?
Een claim op een klasse van producten terwijl het octrooi slechts één van die
producten uit de klasse nawerkbaar beschrijft. Is de stand van de techniek
dan verrijkt met alle producten in de klasse?
Het product wordt uitsluitend geclaimd aan de hand van zijn functie (‘free beer
claim’). Is de stand van de techniek dan verrijkt met dat product?
Ad 1. TKvB: JA, stofbescherming
•
T 595/90 (Kawasaki Steel) (bevestigd in latere T uitspraken):
“The subject matter is only concerned with a known desideratum and
not with a new problem. (..) The question is whether the desideratum
was still unachievable at the priority date of the patent. This is relevant
since it is the view of the Board that a product which can be
envisaged as such with all characteristics determining its
identity, may become nevertheless non-obvious and claimable
as such, if there is no known way or applicable (analogy) method
in the art to make it and the claimed methods for its preparation
are therefore the first to achieve this in an inventive manner”.
© Maart, 2014
O. Swens,
Vondst Advocaten, Amsterdam
3
De Reikwijdte van octrooibescherming en de bijdrage
aan de stand van de techniek
Woensdag 12 maart 2014
AIPPI Symposium, Zeist
NL: voorlopig ook JA
•
Hof Den Haag januari 2012:
• NIET PER SE, T595/90 relevant, maar de octrooihouder moet
aantonen dat er geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het
product kon worden verkregen – T 990/96
• Een monopolie op alleen de werkwijze lijkt fair: ook dan krijg je
immers absolute bescherming. Dat verandert pas op het moment dat
een andere partij een wezenlijk andere manier weet te vinden om het
product te maken (r.o. 14.2)
•
Vr Den Haag augustus 2012: JA – Als een gemiddelde vakman slechts
langs inventieve weg de nieuwe stof kan verkrijgen is er kennelijk
inventieve denkarbeid nodig geweest om tot deze stof te komen en is de
stof logischerwijze om die reden inventief, ook al lag het bestaan van de
stof wellicht voor de hand
NL: voorlopig ook JA (vervolg)
•
•
Hoge Raad juni 2013: JA – een product hoewel bekend wat betreft
samenstelling en mogelijke eigenschappen, vloeit niet op voor de hand
liggende wijze voort uit de stand van de techniek als er geen andere
bekende werkwijzen waren om die stof te verkrijgen (verwijst naar
T595/90)
De bewijslast ligt niet bij de octrooihouder, maar bij eiser in de
nietigheidszaak.
De Hoge Raad acht absolute stofbescherming dus in beginsel terecht. Dit
wordt alleen anders als de partij die nietigheid stelt aantoont dat er ook
andere manieren waren om het product te maken.
© Maart, 2014
O. Swens,
Vondst Advocaten, Amsterdam
4
De Reikwijdte van octrooibescherming en de bijdrage
aan de stand van de techniek
Woensdag 12 maart 2014
AIPPI Symposium, Zeist
Kritiek
•
Van Engelen (Ars Aequo jan 14):
Ik betwijfel of de door de Hoge Raad geformuleerde regel juist is (…)
Het lijkt immers vanzelfsprekend dat ‘iets’ wat bekend is, niet nieuw is
en in ieder geval ook voor de hand liggend is, zodat het om die reden
dus ook niet inventief kan zijn.”
Het gebruik van het woord ‘bekend’ is ongelukkig, beter zou zijn
‘desideratum’.
•
Tsoutsanis: Als het product voor de hand ligt en Lundbeck beroept
zich op de uitzondering ex T595/90, dan zou gezien T 990/96je
denken dat Lundbeck, - en niet de Generieken - moet bewijzen dat er
geen andere bekende werkwijzen waren om het product te maken.
UK: JA
•
UK High Court: NEE – de bijdrage aan de stand van de techniek is
overduidelijk alleen de werkwijze om de stof te maken. Met absolute
stofbescherming krijgt de octrooihouder teveel.
•
UK House of Lords: JA – verwijst naar T595/90. High Court had in
eerste aanleg ook zo moeten oordelen. Nietigheid op basis van
Biogeen insufficiency gaat niet op nu het om ‘gewone’ productclaim
gaat, niet om een klasse producten.
© Maart, 2014
O. Swens,
Vondst Advocaten, Amsterdam
5
De Reikwijdte van octrooibescherming en de bijdrage
aan de stand van de techniek
Woensdag 12 maart 2014
AIPPI Symposium, Zeist
Kritiek
•
UK Appeal Court, Lord Hoffmann, par. 46
“There are obviously public policy arguments on both sides: the
T595/90 line of cases shows that sometimes the “real invention” does
not lie in the discovery of the new substance, but in finding a process
of manufacture. But Parliament has chosen to allow product claims
and the jurisprudence of the EPO, which we have always regarded as
carrying great weight, shows that such claims can be made in the
latter case as well. It is too late to have regrets about the breadth
of the monopoly which such claims confer.”
Kritiek
•
Kitchin J, artikel “How much for how little”
“Recent attempts by trial judges in Lundbeck and Conor to limit the
scope of monopolies or deny them altogether in the light of the judges
assessment of technical contributions made by inventors have not met
with favour on appeal. Certainly, there is no room to distinguish between
goals which are obvious and those which are not. A person who finds a
way of making a product which is an obvious goal is entitled to a claim to
the product and not just his way of making it. And the first person to
make a new product and propose a plausible use for it appears to be in a
strong position to contend for a monopoly which covers all uses,
whatever the technology. The benefit of this approach is that it provides
certainty. But does it do so at the expense of fairness?
© Maart, 2014
O. Swens,
Vondst Advocaten, Amsterdam
6
De Reikwijdte van octrooibescherming en de bijdrage
aan de stand van de techniek
Woensdag 12 maart 2014
AIPPI Symposium, Zeist
1) ‘Wat bekend is kun je uitvinden’
 Supervezel PPX met grote treksterkte is bekend, de verwachte
eigenschappen ook, zij het in theorie. En: niemand kon het maken
 Draatjes heeft nieuwe en inventieve methode uitgevonden om de vezel
voor het eerst te maken en krijgt octrooi met twee conclusies:
1. Verstrekte vezel van PPX met een treksterkte van tenminste 2 - 4
GPa, een elasticiteitsmodulus van 80-120 GPa en een
hittebestendigheid tot tenminste 400°C.
2. Werkwijze ter vervaardiging van een PPX vezel, waarbij men PPX
verstrekt bij een temperatuur net onder het smeltpunt, met een
verstrekgraad van tenminste 10 en in een zuurstofvrije atmosfeer.
 ThreadThreat brengt ook PPX vezels op de markt, echter verkregen via
een andere methode.
 Draatjes stelt: inbreuk op (uitsluitend) de productconclusie 1.
Grensgeval 2
Het geclaimde product lost een technisch probleem op. Is de
beschermingsomvang niettemin los te zien van die oplossing? Of
dekt het ook gebruik van het product zonder dat de oplossing wordt
gerealiseerd?
Met andere woorden: maakt een partij inbreuk als deze het product
gebruikt zonder het in het octrooi beschreven voordeel te bereiken?
Is de bescherming zo ‘absoluut’?
© Maart, 2014
O. Swens,
Vondst Advocaten, Amsterdam
7
De Reikwijdte van octrooibescherming en de bijdrage
aan de stand van de techniek
Woensdag 12 maart 2014
AIPPI Symposium, Zeist
NL: absoluut? of niet helemaal?
•
G2/88: absoluut: elk gebruik van het product ongeacht het doel dat het
dient en ongeacht of er elementen aan worden toegevoegd of het met
elementen worden vermengd (ook Benyamini, blz. 97).
 Rb Den Haag 15 juli 2005: hoever strekt de stofbescherming uit hoofde
van G2/88?
“Uitgangspunt moet zijn dat ook voor stofconclusies geldt dat deze
alleen octrooirechtelijk kunnen worden beschermd voor zover de
betreffende stoffen een technische toepassing hebben.”
 Zuivere, ongewenste verontreinigingen / ongewenst bijproduct /Geen
bijdrage in de werkzaamheid, dus: geen reële technische toepassing
NL: absoluut? Of niet helemaal?
•
Hof Den Haag, Hoffmann-La Roche / Organon Technika, sep 1996:
• Conclusie 13 octrooi Hoffmann – La Roche: kitconclusie
• Kits Organon Technika verkregen via werkwijze NASBA vallen
onder conclusie 13
• Toch geen inbreuk, want kits volgens conclusie 13 zijn enkel kits
verkregen via werkwijze volgens conclusie 1 (PCR)
•
Hof Den Haag Medinol / Abbott, okt 2012:
• Conclusie 1 op stent met, o.a., eerste en tweede meanderpatronen
• Stent van Abbott heeft eerste en tweede meanderpatronen
• Toch geen inbreuk, want de stent van Abbott bevat tweede
meanderpatronen waarbij het probleem dat conclusie 1 oplost zich
niet voordoet.
© Maart, 2014
O. Swens,
Vondst Advocaten, Amsterdam
8
De Reikwijdte van octrooibescherming en de bijdrage
aan de stand van de techniek
Woensdag 12 maart 2014
AIPPI Symposium, Zeist
2) ‘Geen oplossing, geen inbreuk’
•
Anti-Fragile ontwikkelt oplossing voor het probleem van de
breekbaarheid van porseleinen servies: een grafeen coating
•
Anti-Fragile krijgt Nederlands octrooi met de volgende conclusie:
“servies voorzien van een grafeen coating”
•
Horecaservies verhandelt plastic servies en vindt uit dat haar plastic
servies met grafeen coating in het donker licht geeft.
•
Horecaservies kent het Nederlands octrooi van Anti-Fragile. Zij
onderzoekt of de grafeen coating van invloed is op de breekbaarheid
van haar plastic servies. Dit blijkt niet het geval.
•
Horecaservies lanceert het “Glow in the Dark” plastic servies met de
grafeen coating. Anti-Fragile stelt: inbreuk op het Nederlands octrooi.
© Maart, 2014
O. Swens,
Vondst Advocaten, Amsterdam
9

Download Report