Is meeprofiteren van een bekend merk toegestaan?

Nieuwsbrief IE/ICT
8 mei 2014
Is meeprofiteren van een bekend merk toegestaan?
Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 6 februari 2014 in de zaak tussen
Red Bull (de producent van het bekende energiedrankje) tegen de bekende Amsterdamse
coffeeshop en caféhouder “The Bulldog” blijkt dat u mag inspelen op een vertrouwde
merknaam van een ander. Nadat Red Bull succesvol werd met haar energiedrankje,
introduceerde The Bulldog er onder haar eigen naam ook één. Red Bull verzette zich
hiertegen. Het Europese Hof heeft nu toetsingscriteria gegeven wanneer op grond van een
“geldige reden” mag worden meegelift op de reputatie van een bekend merk, in dit geval
Red Bull. Omdat The Bulldog al langer diensten aanbood die een verband hebben met
energiedrankjes (namelijk het schenken van drankjes), had zij een geldige reden om
gebruik te maken van het bekende merk Red Bull, ook al had The Bulldog aangegeven met
haar energiedrankje een graantje te willen meepikken van het succes van Red Bull. Een
voor Nederland baanbrekende uitspraak. (IEPT20140206)
Sinds de start van het bedrijf in 1975 is The Bulldog uitgegroeid tot een grote internationale
keten. Naast de bekende coffeeshops zijn er ook cafés, hotels en veel merchandise
producten. Red Bull heeft op 11 juli 1983 haar merk geregistreerd in de Benelux voor nietalcoholische dranken. Slechts drie dagen later registreert The Bulldog haar beroemde logo
ook voor niet-alcoholische dranken. In 1987 lanceert Red Bull haar energiedrank. Pas tien
jaar later, in 1997, volgt de introductie in de Benelux. Mede door het grote verkoopsucces
van Red Bull, besluit The Bulldog twee jaar later haar eigen energiedrankje op de markt te
brengen. Dat is het startsein voor een ruim tien jaar lange juridische strijd tussen de twee
“bulls”.
pagina 2
Red Bull vindt dat The Bulldog inbreuk maakt op haar (inmiddels) bekende merk uit 1983
door op ongeoorloofde wijze van de bekendheid van haar merk te profiteren. In eerste
instantie wijst de rechtbank Amsterdam de verbodsvordering van Red Bull af. De merken
zouden te weinig met elkaar overeenstemmen, mede door de totaal andere betekenis van
de woorden. Drie jaar later wijst het hof Amsterdam in hoger beroep de vorderingen van
Red Bull echter grotendeels toe. Het staat volgens het hof vast dat Red Bull een bekend
merk is voor energiedrankjes en dat het publiek een verband zal leggen tussen Red Bull en
The Bulldog, omdat beide namen gebruikt worden voor energiedrankjes en beide het
woord “Bull” bevatten. De eigenaar van The Bulldog heeft in een interview bovendien
gezegd “een graantje mee te willen pikken van de miljardenomzet van Red Bull”. Volgens
het hof komt deze handelwijze neer op aanhaken bij de aantrekkingskracht en reputatie
van het bekende merk, zonder hiervoor een financiële vergoeding te betalen. Normaal
gesproken is er onder die omstandigheden sprake van merkinbreuk, tenzij de
inbreukmaker (in dit geval: The Bulldog) kan aantonen dat hij een geldige reden heeft die
rechtvaardigt dat hij met het gebruik van een overeenstemmend teken profiteert van de
reputatie van het bekende merk. The Bulldog beroept zich op een dergelijke geldige reden,
met verwijzing naar haar eerdere gebruik (sinds 1975) van dezelfde handelsnaam voor
horecadiensten, waaronder het schenken van dranken, nog voordat Red Bull in 1983 als
merk werd ingeschreven en een bekend merk is geworden. Het hof verwerpt dat verweer
op grond van al 40 jaar oude jurisprudentie en stelt dat The Bulldog alleen een geldige
reden kan hebben als er een bepaalde noodzaak is om nu juist deze naam voor
energiedrankjes te gebruiken, welke noodzaak er volgens het hof niet is.
The Bulldog “bijt” terug en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens The Bulldog is de
uitleg van “de geldige reden” door het Amsterdamse hof achterhaald. Op grond van
Europees recht zou volgens haar voor een geldige reden voldoende zijn dat zij haar naam
al te goeder trouw gebruikte voordat Red Bull als merk werd gedeponeerd. Nu er nog nooit
eerder hierover op een zo hoog niveau is beslist, twijfelt de Hoge Raad of inderdaad een
ruimere uitleg aan het begrip “geldige reden” moet worden gegeven. De Hoge Raad stelt
daarom vragen van uitleg aan de hoogste Europese rechter, het Europese Hof van Justitie.
Het Europese Hof stelt op 6 februari jl. dan dat “een geldige reden” inderdaad wel méér
omvat dan alleen een bepaalde “noodzaak”. Het Hof formuleert toetsingscriteria voor de
belangenafweging die gemaakt moet worden tussen de houder van een bekend merk en
een derde die een daarmee overeenstemmend teken reeds gebruikte voordat het bekende
merk werk geregistreerd. The Bulldog gebruikt haar naam al voor horecadiensten,
waaronder de verkoop van dranken. De latere verkoop van energiedrankjes kan in dat licht
worden gezien als daadwerkelijke uitbreiding van het assortiment van de producten en
diensten die The Bulldog al aanbood en niet als een poging om voordeel te trekken uit de
reputatie van het merk Red Bull.
pagina 3
Hoe sterker de reputatie van het teken (The Bulldog) in relatie tot een bepaald assortiment
producten voordat het bekende merk (Red Bull) werd gedeponeerd, hoe noodzakelijker het
gebruik van dat teken (The Bulldog) voor de verhandeling van dezelfde producten als
waarvoor het bekende merk (Red Bull) is ingeschreven, aldus het Hof. Dit geldt in het
bijzonder als de producten van het bekende merk (Red Bull) naar hun aard geassocieerd
worden met de producten waarvoor het teken (The Bulldog) eerder is gebruikt.
Het woord is nu weer aan de Nederlandse feitenrechter om met de handvatten van het
Europese Hof te bepalen of The Bulldog een geldige reden heeft om inbreuk te maken op
het merkrecht van Red Bull. De kans dat The Bulldog alsnog wint en dat het oordeel van
het Amsterdamse hof wordt herzien, is groot. Dat zal voor het bedrijfsleven een belangrijke
uitspraak zijn. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het vervolg.
Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u zich wenden tot:
Eva Rotte
[email protected]
024 - 3 828 391
Disclaimer
De informatie in deze nieuwsbrief is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere relaties en kan niet worden gebruikt als advies in
individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de specifieke situatie toegesneden advies worden gegeven.
Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt Hekkelman Advocaten N.V. geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
© Hekkelman Advocaten N.V.

Download Report